5.4. Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich

Die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung reicht nur dann aus, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermöglicht und es nicht nur erlaubt, zu einigen Mitgliedern der beanspruchten Klasse zu gelangen (T 409/91, ABl. 1994, 653; T 435/91, ABl. 1995, 188 und T 172/99). Hierin wurde eine Tatfrage gesehen. Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung ist demnach, dass sie den Fachmann in die Lage versetzt, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten. Diese Auffassung vertraten die Kammern auch in zahlreichen Entscheidungen, z. B. T 19/90 (ABl. 1990, 476), T 418/91, T 548/91, T 659/93, T 435/91 (ABl. 1995, 188) und T 923/92 (ABl. 1996, 564; diese Frage wurde vor kurzem in T 1727/12 "Biogen Sufficiency") ausführlich angesprochen). Dieser Grundsatz gilt bei allen – wie auch immer definierten – Erfindungen; es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung durch ihre Funktion definiert wird oder nicht. Die Besonderheit der funktionellen Definition eines technischen Merkmals besteht darin, dass es durch seine Wirkung definiert wird. Eine solche Definition bezieht sich ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen und ist solange zulässig, wie alle Alternativen dem Fachmann zur Verfügung stehen und das gewünschte Ergebnis liefern (T 1121/03 und T 369/05, s. auch T 2128/13). Im Hinblick auf ein funktionell, also durch sein Ergebnis definiertes Verfahren entschied die Kammer in T 1051/09, dass eine verallgemeinerbare Lehre fehle, d. h. eine Lehre, die innerhalb des Schutzumfangs der Ansprüche anwendbar sei und über die konkreten Beispiele hinausgehe.

Zur Stützung breiter Ansprüche können nähere technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein (T 612/92, T 694/92, ABl. 1997, 408; T 187/93). Dies muss von Fall zu Fall entschieden werden. Die Kammer muss auch überzeugt sein, dass der Fachmann erstens der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen und sie zweitens im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann. Ist sie nicht davon überzeugt, dass die erste Voraussetzung erfüllt und eine Ausführungsmöglichkeit aufgezeigt ist, so braucht sie die zweite Voraussetzung nicht zu prüfen (T 792/00).

In T 1064/15 betraf die Erfindung Kombinationen aus Nadeln und Nahtmaterial mit Widerhaken, die sich zum Verbinden von Gewebe bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen eignen. Die Erfordernisse von Anspruch 1 konnten für kreisförmige Querschnitte umgesetzt werden, doch stellte sich die Frage der ausreichenden Offenbarung im Zusammenhang mit nicht kreisförmigen Querschnitten. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) selbst wollte die Lehre des Patents sowohl auf kreisförmige als auch auf nicht kreisförmige Querschnitte anwenden und begehrte Schutz für beide Ausführungsformen. Da nur offenbart wurde, wie die Erfindung mit länglichen Grundkörpern mit kreisförmigem Querschnitt auszuführen ist, wäre es unzureichend und unverhältnismäßig, wenn dies den Erfordernissen der ausreichenden Offenbarung genügen würde. Das kann der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben, weil es nach Auffassung der Kammer gegen den allgemeinen Grundsatz verstößt, dass der Patentschutz der offenbarten Lehre entsprechen muss. Beim streitigen Patent war dies für nicht kreisförmige Querschnitte nicht der Fall. Auf der Grundlage der Offenbarung als Ganzem und des allgemeinen Fachwissens konnte der Fachmann für einen wesentlichen Teil des Anspruchs nicht feststellen, welche Abmessung mit dem Durchmesser (SD) gemeint war, d. h., bei einer Nadel mit einem bestimmten Durchmesser wusste er nicht, welchen Durchmesser eines nicht kreisförmigen Nahtmaterials er wählen sollte, um die Festigkeit der Naht zu verbessern, was einen wesentlichen Teil der Lehre des Streitpatents darstellte.

In T 553/10 befand die Kammer, dass die vom Beschwerdeführer angeführten Passagen ein Verfahren zur Herstellung von Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxiden offenbarten, die entweder innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs von Anspruch 1 lägen. Es fehle ein zusätzlicher Verfahrensschritt, der für die Herstellung von unter den Anspruch 1 fallenden Oxiden notwendig sei. Die Anleitung in der Anmeldung sei unzureichend, und dies könne nicht durch den Verweis auf das allgemeine Fachwissen behoben werden. Die von einem Angestellten des Beschwerdeführers abgegebene schriftliche Erklärung sei daher von geringer Beweiskraft für die Ermittlung des einschlägigen allgemeinen Fachwissens.

In T 239/13 vom 5. Juli 2017 enthielt Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht das Erfordernis, dass das "Granulat" sauer sein muss. Nach Auffassung der Kammer hat eine Lösung des beanspruchten Granulats an sich trotz einiger saurer Komponenten möglicherweise einen alkalischen pH-Wert. In Bezug auf saures Granulat lieferte die Beschreibung – die ausschließlich auf saures Granulat einging – dem Fachmann hinreichend technische Informationen und Leitlinien, die ihn in die Lage versetzten, ohne unzumutbaren Aufwand saures Granulat mit "verbesserten Lagerungseigenschaften" innerhalb des gesamten Schutzbereichs von Anspruch 1 herzustellen. In Bezug auf alkalisches Granulat, zu dem es keine konkrete Lehre gab, müsste der Fachmann ein Forschungsprogramm durchführen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Fachmann anhand der Lehre der Beschreibung keine hinreichenden technischen Informationen und Leitlinien erhielt, um das beanspruchte Granulat ohne unzumutbaren Aufwand und innerhalb des gesamten Schutzbereichs von Anspruch 1 herstellen zu können.

In T 1994/12 (Kautschukzusammensetzung) wurde argumentiert, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nicht erfüllt sei, weil der Fachmann angesichts der Ungewissheit bezüglich der Beschaffenheit des Asphalts nicht in der Lage sei, die Beispiele des Patents zu reproduzieren. Dazu stellte die Kammer fest, dass es bei der ausreichenden Offenbarung nicht um die Erfindung gehe, die der Anmelder bei der Abfassung der Anmeldung vielleicht im Sinn hatte, sondern vielmehr um die Erfindung, die in den Patentansprüchen anhand technischer Merkmale definiert ist (s. R. 43 (1) EPÜ), was auch bei der Beurteilung anderer Patentierbarkeitskriterien wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Fall sei.

S. auch dieses Kapitel II.C.7.1.2.

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