5.5. Parameter

Wird ein wesentliches Merkmal der Erfindung durch Parameter ausgedrückt, stellt sich die Frage, ob der Parameter so definiert ist, dass es dem Fachmann möglich ist, anhand der Offenbarung in ihrer Gesamtheit und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zum beanspruchten Gegenstand führen (T 61/14).

Beschränkt sich die Offenbarung eines Streitpatents auf Erzeugnisse, die, wenn sie anhand des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt werden, durch unterscheidungskräftige Parameter gekennzeichnet sind, so schließt ein Anspruch, der diese Parameter nicht von vornherein nennt, auch solche Ausführungsformen ein, die sich nicht durch das offenbarte Verfahren herstellen lassen. Eine solche Offenbarung eines einzigen Wegs für die Ausführung der Erfindung kann nur dann als ausreichend gelten, wenn sie den Fachmann in die Lage versetzt, die Erfindung im gesamten Bereich des Anspruchs auszuführen (T 517/98). In T 172/99 traf die Kammer folgende Entscheidung: Wird die Lösung eines technischen Problems, mit der sich eine relevante Wirkung erzielen lässt, für einen beanspruchten Gegenstand mithilfe eines neu formulierten und damit unüblichen Parameters definiert, so trifft den Patentinhaber eine besondere Pflicht, sämtliche Informationen zu offenbaren, die erforderlich sind, um den neuen Parameter zuverlässig nicht nur i) formal korrekt und vollständig zu definieren, sodass der Fachmann seine Werte ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln kann, sondern auch ii) so, dass seine Gültigkeit für die Lösung des technischen Problems der Anmeldung bzw. des Patents insgesamt zuverlässig gewährleistet bleibt; die routinemäßig ermittelten Werte dürfen also nicht so ausfallen, dass unter den beanspruchten Gegenstand auch Varianten fallen, die die relevante Wirkung nicht herbeiführen und das entsprechende technische Problem somit nicht lösen können (in zahlreichen Entscheidungen bestätigt; s. z. B. T 914/01, T 179/05 und T 75/09).

In T 815/07 wies die Kammer darauf hin, dass der in einem Anspruch enthaltene Parameter dazu diene, ein wesentliches technisches Merkmal der Erfindung zu definieren. Seine Bedeutung bestehe darin, dass das Vorhandensein des technischen Merkmals zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitrage. Mit dem angegebenen Verfahren zur Bestimmung des Parameters müssten sich daher gleichbleibende Werte erzielen lassen, sodass der Fachmann bei Ausführung der Erfindung erkennen könne, ob das, was er erhalte, die Aufgabe löse oder nicht. Diese Entscheidung wurde in T 120/08 und T 593/09 zitiert. Entscheidend ist laut der zuletzt genannten Entscheidung, ob der Parameter so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, die zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe erforderlichen technischen Maßnahmen (z. B. Wahl geeigneter Verbindungen) anhand der Offenbarung als Ganzes und mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) zu identifizieren (s. auch dieses Kapitel II.C.8.2. "Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche").

In T 147/12 zielte der Einwand des Beschwerdeführers (Einsprechenden) nicht darauf ab, dass es kein Verfahren zur Bestimmung des Alkalimetallgehalts in Polyethern gab. Vielmehr argumentierte der Beschwerdeführer unter Verweis auf D7 (wissenschaftliche Veröffentlichung), D8 (Studie) und D11 (vom Einsprechenden vorgelegter Versuchsbericht), dass der ermittelte Wert für den Alkalimetallgehalt in dem Polyether vom jeweils verwendeten Analyseverfahren abhänge. Die Kammer stellte fest: Selbst wenn die Messbedingungen – wie vom Beschwerdeführer behauptet – zu Variationen im gemessenen Alkalimetallgehalt führten, bedeute dies alleine noch keine unzureichende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands insgesamt, da nicht gezeigt worden sei, dass die Ungewissheit bezüglich des Alkalimetallgehalts das beanspruchte Verfahren in solchem Umfang beeinflusse, dass der Fachmann, der das Verfahren durchführen wolle, mit einem unzumutbaren Aufwand konfrontiert sei. Der Beschwerdeführer habe gezeigt, dass der Fachmann aufgrund der Ungewissheit bezüglich des Messverfahrens für den Alkalimetallgehalt nicht feststellen könne, ob der von ihm ermittelte Wert innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereichs liege. Allerdings wurde nicht gezeigt, dass der Fachmann infolge dieser Ungewissheit grundsätzlich daran gehindert würde, einen Polyether gemäß Anspruch 1 herzustellen. Die Kammer erklärte, dass T 83/01 (Fachmann nicht in der Lage, den beanspruchten Parameter zu messen) und T 815/07 (in Anspruch 1 definiertes Testverfahren, das völlig willkürliche Werte ergab) auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sind.

Dass kein unmittelbares, eigenständiges Verfahren speziell zur Bestimmung des Parameters beschrieben wird, ist jedoch dem ausreichenden Charakter der Beschreibung an sich nicht abträglich, wenn die Ansprüche nicht auf ein Verfahren zur Bestimmung des Parameters gerichtet sind (T 256/87, betrifft Art. 83 und 84 EPÜ, Einhaltung der geänderten Anspruch 1). In der Sache T 83/01 stellte die Kammer fest, dass das Patent die Anforderungen des Art. 83 EPÜ 1973 nicht erfüllt, wenn der Fachmann zwar keinen Grund hat, die gegebene Definition des Parameters in Zweifel zu ziehen, aber im Patent jede Angabe dazu fehlt, wie dieser Parameter gemessen werden soll. In T 808/09 war dem Patent (Patrone zur Verwendung in einer Getränkezubereitungsmaschine/flüssige Schokoladenzutat) nach Ansicht der Kammer nicht zu entnehmen, wie der maßgebliche Parameter der Erfindung, nämlich die Viskosität der flüssigen Schokoladenzutat, zu messen war. Selbst wenn dieses Viskositätsmerkmal in den Oberbegriff des Verfahrensanspruchs 1 verschoben worden wäre und sich der Oberbegriff auf den Stand der Technik bezogen hätte, hätte dies das Problem der unzureichenden Offenbarung nicht gelöst. Damit nämlich die Bezugnahme auf einen Stand der Technik im Oberbegriff diesen Zweck angemessen erfüllt, muss das Streitpatent trotzdem alle nötigen Informationen so detailliert enthalten, dass der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Im vorliegenden Fall wären dafür Angaben erforderlich gewesen, mit welcher Vorrichtung die Viskosität zu messen ist und welche Parameter dabei zu beachten sind. Diese Angaben fehlten jedoch völlig. In ihrer im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung getroffenen Entscheidung verwies die Kammer auf T 805/93 (Viskositätsmessung bei "Raumtemperatur"), T 83/01 und T 1250/01 (beide: Messung eines maßgeblichen Parameters).

In T 2096/12 konnte der Fachmann anhand der im Patent enthaltenen Offenbarung nicht wissen, nach welchem Messverfahren der beanspruchte Parameter für die Dicke zu bestimmen war. Die Kammer stimmte den Aussagen in T 593/09 zu und betonte, dass ein fehlendes Testverfahren für einen Parameter, bei dem es sich um ein beanspruchtes Merkmal handele, an sich nicht zu einer mangelnden Offenbarung führe. In einem Fall, der beispielsweise Bereiche für die Länge oder Breite eines klar strukturierten Artikels betrifft, könnten die Parameter eindeutig und ohne jeden Zweifel festgelegt werden. Allerdings müsse im Einzelfall beurteilt werden, ob dies möglich sei. Wenn der Schutzbereich des Patents nicht definiert sei und nicht zuverlässig bestimmt werden könne, wie im vorliegenden Fall, in dem weder die Ansprüche noch die Beschreibung einen Hinweis darauf lieferten, wie das Parametermerkmal auszulegen sei, könne nur der Schluss gezogen werden, dass die Erfordernisse von Art. 100 b) EPÜ nicht erfüllt waren.

In T 1064/15 konnte der Fachmann aufgrund des nicht definierten Parameters "Durchmesser (SD)" nicht wissen, welchen Querschnitt er wählen sollte, um die gewünschte technische Wirkung zu erzielen. Um die Voraussetzungen für eine ausreichende Offenbarung zu erfüllen, reicht es nicht aus, einen Gegenstand herstellen zu können, der unter den Wortlaut eines Anspruchs fällt. Dieser Gegenstand muss auch die angebliche oder gewünschte technische Wirkung aufweisen, die mit der Erfindung erzielt wird (T 815/07). Das Feld der nicht kreisförmigen Querschnitte ist aufgrund der enormen Formenvielfalt sehr viel größer als das der kreisförmigen Querschnitte. Daher war es umso wichtiger zu wissen, wie der Schlüsselparameter solcher Formen, nämlich der Durchmesser, bestimmt wird.

In T 602/10 kam die Kammer zu dem Schluss, dass sich der Patentinhaber bewusst dafür entschieden habe, zur Messung der Runzligkeit ein anderes Verfahren als das im Stand der Technik gebräuchliche heranzuziehen. Folglich war er verpflichtet, vollständige Angaben bezüglich der Mittel und Prozesse zu dessen Umsetzung zu machen. Allgemein ausgedrückt: Geht es in der Frage der ausreichenden Offenbarung um die Beschreibung eines Verfahrens zur Ermittlung eines Parameters, so sollten die Angaben in der Beschreibung umso präziser sein, je weniger gebräuchlich das Verfahren ist. Im vorliegenden Fall hätte sich der Fachmann bei der Umsetzung des patentgemäßen Verfahrens zur Messung der Runzligkeit primär auf die Lehre des Streitpatents verlassen müssen, da aus dem Stand der Technik keine Verwendung eines entsprechenden Verfahrens bekannt war.

Lassen sich (nicht offenbarte) Versuchsbedingungen einstellen, obwohl die Verfahren zur Bestimmung des Parameters nur unvollständig beschrieben werden, so kann die Erfindung dennoch hinreichend offenbart sein. S. z. B. T 1062/98. Sowohl in T 485/00 als auch in T 225/93 waren im Stand der Technik drei Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Flächenausdehnung von CaCO3-Partikeln bekannt. In beiden Fällen wurde weder in der Beschreibung noch im allgemeinen Fachwissen einem Verfahren der Vorzug gegeben. In T 485/00 urteilte die Kammer, dass die Nachbildung eines Beispiels und das Vermessen der Oberfläche des erhaltenen Erzeugnisses anhand von zwei oder drei wohlbekannten Verfahren für den Fachmann keinen unzumutbaren Aufwand darstelle. In T 225/93 stellte die Kammer jedoch fest, dass es drei unterschiedliche Messverfahren gebe, die nicht immer zu demselben Ergebnis führten, was einen unzumutbaren Aufwand bedeute.

In T 417/13 wies die Kammer darauf hin, dass es in der Entscheidung T 225/93 von Bedeutung war, dass der Stand der Technik keinen Hinweis darauf enthielt, welches Messverfahren insbesondere für die CaCO3-Partikel geeignet war. Im Gegensatz zum Sachverhalt in T 225/93 wurde im vorliegenden Fall festgestellt, dass der Fachmann ein bestimmtes Messverfahren ausgewählt hätte. Die Kammer gelangte in der Sache T 417/13 schließlich zu dem Schluss, dass sich der Fachmann im vorliegenden Fall der PVC-Partikel nicht für ein Mess-, sondern für ein Siebverfahren, z. B. nach der Norm ISO 1624, entschieden hätte. Es gab keinen aktenkundigen Nachweis, dass unterschiedliche Messbedingungen bei einem solchen Verfahren zur Auswahl von PVC-Partikeln geführt hätten, die den Fachmann daran gehindert hätten, die Erfindung anspruchsgemäß auszuführen.

In T 641/07 vertrat die Kammer unter Hinweis auf T 485/00 die Auffassung, dass keine unzureichende Beschreibung vorliegt, wenn der Fachmann in die Lage versetzt wird, die Erfindung nachzuarbeiten, und es ausreicht, eines der Beispiele nachzuarbeiten, um das Verfahren zur Messung eines Parameterwerts zu identifizieren, da ein solches Identifizierungsverfahren nicht als unzumutbarer Aufwand bezeichnet werden kann. In T 1712/09 befand die Kammer, dass der Einsprechende nicht hinreichend nachgewiesen hatte, dass das Verfahren zur Messung der Parameter nicht ausführbar war. Die in seinen Versuchsberichten beschriebenen Tests waren nämlich nicht entsprechend den Anweisungen im Streitpatent durchgeführt worden, da andere Messapparaturen verwendet worden waren als die im Patent genannten. Nach Ansicht der Kammer hatte er gar nicht versucht, die Erfindung nachzuarbeiten (kein Kalibrierungsversuch), was jedoch Grundvoraussetzung der Art. 100 b) und 83 EPÜ ist. Sie verwies auf T 815/07 (Erfordernis gleichbleibender Werte) sowie T 1062/98 und T 485/00 (Möglichkeit der Kalibrierung des Verfahrens zur Bestimmung der strittigen Parameter). In der Entscheidung T 548/13 wurde festgestellt, dass die Rechtsprechung zu Parametern, darunter T 815/07, insofern nicht greift, als es sich in T 548/13 nicht um einen quantitativen Parameter handelte.

Auch die Entscheidung T 45/09 betraf einen Fall, in dem die Bedingungen hinterfragt wurden, unter denen der Einsprechende seine Tests – und zwar unter Verwendung eines handelsüblichen Produkts – durchgeführt hatte, denn die Eigenschaften eines zu einem Zeitpunkt T1 im Handel erhältlichen Produkts sind nicht zwangsläufig identisch mit denen eines zum Zeitpunkt T2 unter derselben Handelsbezeichnung vermarkteten Produkts und im vorliegenden Fall war deren Identität nicht belegt worden. Auch bemängelte die Kammer die Kalibrierung des Messverfahrens. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Einsprechende nicht nachgewiesen hatte, dass das Messverfahren für den Parameter nicht ausführbar und somit die Offenbarung der Erfindung mangelhaft war, obwohl ihm die Beweislast oblag und er diesen Beweis hätte erbringen können, wenn er versucht hätte, das fragliche Verfahren anhand mindestens einer der erfindungsgemäßen Kieselsäuren nachzuarbeiten.

Wenn offensichtlich ist, dass der Fachmann bei Abwägung von Einfachheit und Bequemlichkeit und der erforderlichen Genauigkeit ein bestimmtes analytisches Messverfahren wählen wird (da im Patent keines offenbart wird), sind die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt (s. z. B. T 492/92). Ganz anders lag der Fall in der Sache T 466/05. In T 492/92 war festgestellt worden, dass die Tatsache, dass zwei vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Verfahren zur Messung eines bestimmten Parameters nicht unbedingt zum gleichen Ergebnis führten, noch nicht beweise, dass ein Fachmann diesen Parameter des beanspruchten Stoffgemisches nicht mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmen könne. In T 466/05 hingegen wusste der Fachmann nicht einmal, welcher Parameter bestimmt werden sollte, und die Erfindung war daher nicht ausreichend offenbart.

In T 2403/11 befand die Kammer, dass die Mehrdeutigkeit eines Parameters im Anspruch für sich genommen nicht genügt, um die ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ob aufgrund der Mehrdeutigkeit eine unzureichende Offenbarung vorliegt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden (s. T 593/09 und T 472/14). Anders gelagert waren die Fälle T 882/03, wo es ebenfalls um Viskosität ging, aber die Mehrdeutigkeit nur geringfügige Variationen nach sich zog, und T 492/92, wo der Fachmann wusste, welche Methode er wählen musste. In T 2403/11 war dem Fachmann nicht bekannt, welche Methode und welche Messparameter auszuwählen waren. Auch T 482/09 betrifft eine Messmethode der Viskosität (s. auch T 808/09 und T 805/93 oben). In T 1697/12 deckten die Ansprüche durch offene Bereichsangaben Ausführungsformen ab, die mit dem im Patent offenbarten Verfahren nicht herstellbar waren, die aber mit anderen, künftig zu erfindenden Verfahren herstellbar sein könnten (unzureichende offenbarte Erfindung).

Soweit Erfindungen durch Ansprüche definiert sind, die unklare Merkmale, wie z. B. unklare Parameter enthalten, die auch nicht durch die Beschreibung klargestellt werden, kann die Erfindung möglicherweise nur durch den zu erreichenden Effekt verstanden werden. Dieser Effekt, der somit berücksichtigt werden muss, wird dann unter Art. 83 EPÜ begutachtet, um die Ausführbarkeit der Erfindung zu beurteilen (T 862/11).

S. schließlich T 1845/14 (unklarer Parameter; s. Catchword – diese Entscheidung behandelte zahlreiche Fragen).

S. auch dieses Kapitel II.C.8.2.

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