9. Beweisfragen

Ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung setzt ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraus (s. z. B. Entscheidung T 19/90, ABl. 1990, 476, und Entscheidung T 890/02, ABl. 2005, 497). Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in Inter-partes-Verfahren liegt beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen (s. Entscheidung T 182/89, ABl. 1991, 391).

Eine bloße Erklärung, dass die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" nicht die im Patent beanspruchten Ergebnisse erbracht habe, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht aus (s. auch T 406/91, T 418/91, T 548/91, T 588/93, T 465/97, T 998/97, T 499/00, T 751/00 und T 967/09). Machen die Parteien einander widersprechende, aber unsubstantiierte Aussagen zu den für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevanten Tatsachen und ist es dem EPA nicht möglich, die Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln, so muss der Sachverhalt im Zweifel im Sinne des Patentinhabers ausgelegt werden (T 72/04). Die Kammer befand, dass bei einem Patent, das zum Beleg der ausreichenden Offenbarung nur ein Beispiel mit einem hypothetischen Versuchsprotokoll aufweist, die Beweislast dafür, dass dieses Protokoll in der Praxis wie angegeben ausführbar ist, beim Patentinhaber liegt. Der Nachweis, dass eine Variante des Protokolls ausführbar ist, ist wahrscheinlich nicht ausreichend (T 792/00). Jedoch offenbarte das Patent in T 397/02 eine spezifische humanisierte Version eines Maus-Antikörpers sowie zahlreiche spezifische Alternativen dazu. Der Fall war daher nicht vergleichbar mit demjenigen in T 792/00 (oder in T 984/00), in dem kein einziges konkretes Beispiel für den beanspruchten Gegenstand gegeben wurde. Somit war der Beschwerdeführer (Einsprechende) dafür beweispflichtig, dass die Erfindung nicht ausgeführt werden konnte.

In T 63/06 räumte die Kammer ein, dass im Allgemeinen der Einsprechende die Beweislast in Bezug auf unzureichende Offenbarung trägt. Werden im Patent allerdings keinerlei Angaben dazu gemacht, wie ein Merkmal der Erfindung in die Praxis umgesetzt werden kann, so besteht nur eine schwache Vermutung, dass die Erfindung hinreichend offenbart ist. In einem solchen Fall kann der Einsprechende seiner Beweispflicht dadurch genügen, dass er glaubhaft macht, dass das allgemeine Fachwissen es dem Fachmann nicht ermöglichen würde, dieses Merkmal in die Praxis umzusetzen. Dann trägt der Patentinhaber die Beweislast für die gegenteilige Behauptung, dass das allgemeine Fachwissen den Fachmann durchaus zur Ausführung der Erfindung befähigen würde. In jüngerer Zeit wurde diese Frage in T 338/10 behandelt, der zufolge die begründeten Argumente des Einsprechenden die Beweislast umkehren. In T 491/08 stellte die Kammer unter Hinweis auf T 63/06 fest, dass eine Vermutung besteht, dass Patentanmeldungen sich im Allgemeinen auf eine Erfindung beziehen, die so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Wieviel Argumente und Beweise wiegen müssen, um diese Vermutung zu widerlegen, hängt von dieser ab: Bei einer starken Vermutung sind gewichtigere Argumente und Beweise erforderlich als bei einer schwachen Vermutung. Enthält eine Patentanmeldung keine detaillierten Informationen dazu, wie die Erfindung in die Praxis umgesetzt werden soll, so genügen weniger gewichtige Argumente und Beweise. Ernsthafte Zweifel daran, ob der Fachmann die beanspruchte Erfindung ausführen kann, z. B. aufgrund von nachvollziehbaren und plausiblen Argumenten, sind hier ausreichend (s. auch T 347/15).

In T 518/10 ging es um die Beweislast im Falle eines Offenbarungsmangels, die in der Regel beim Einsprechenden liegt. In der vorliegenden Sache hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) behauptet, dass die Anwendung des im Streitpatent beschriebenen Extraktionsverfahrens es dem Fachmann – entgegen der vorherrschenden technischen Meinung – ermögliche, aus maritimem und aquatischem Tiermaterial einen Extrakt zu gewinnen, der die Verbindung (II) enthalte. Die Beschwerdegegner bestritten dies und wiesen nach, dass sich die Verbindung (II) nicht durch Anwendung des im Patent beschriebenen allgemeinen Verfahrens herstellen lässt. Somit lag die Beweislast beim Patentinhaber, der belegen musste, dass das Verfahren wie im Patent angegeben funktioniert. Mit der bloßen Behauptung, dass die Verbindung (II) aufgrund der Ernährung des Krills durch Algen theoretisch im Extrakt enthalten sein könnte, hat der Beschwerdeführer keinen Beweis erbracht, der die Versuchsergebnisse der Beschwerdegegner hätte widerlegen können, und seiner Beweislast nicht genügt. Ebenso wenig teilte die Kammer die Auffassung des Beschwerdeführers, dass die Beschwerdegegner, nachdem es ihnen nicht gelungen war, den Extrakt anhand der patentgemäßen Lehre zu gewinnen, nun eine Forschungsreihe durchführen und versuchen müssten, eine Verbindung zu finden, die – nach der vorherrschenden technischen Meinung – vermutlich gar nicht zu finden sein dürfte und für deren Existenz noch nicht einmal das Streitpatent einen schlüssigen Beweise lieferte.

In T 2571/12 war die Einspruchsabteilung zu dem Schluss gelangt, weil der Einsprechende keinen Beweis dafür geliefert habe, dass eine neuropsychiatrische Störung nicht wirksam mit einem Glutathion-Vorläufer behandelt werden könne, sei davon auszugehen, dass das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Dem widersprach die Kammer. Es müsse in der Patentschrift aufgezeigt werden, dass die beanspruchte Behandlung für die beanspruchte therapeutische Indikation geeignet sei. Wie beispielsweise in der Entscheidung T 609/02 erläutert, genügt eine bloße Aussage in einer Patentanmeldung, der Stoff X könne zur Behandlung der Krankheit Y verwendet werden, nicht, um die ausreichende Offenbarung zu gewährleisten: Es ist vielmehr vorgeschrieben, dass das Patent gewisse Informationen, etwa in Form experimenteller Untersuchungen, enthält, um zu belegen, dass der beanspruchte Stoff eine direkte Wirkung auf einen metabolischen Mechanismus aufweist, der mit der Krankheit einhergeht und entweder aus dem Stand der Technik bekannt ist oder im Patent selbst nachgewiesen wird.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte eine Feststellung einer unzureichenden Offenbarung ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraussetzen. Der von der Prüfungsabteilung im Ex-parte-Verfahren T 1020/11 dargelegte Sachverhalt zur Rechtfertigung einer Feststellung einer unzureichenden Offenbarung beruhte auf einem möglichen Problem, das bei einer Kombination verschiedener Antigene auftreten könnte. Es lagen jedoch keine nachprüfbaren aktenkundigen Nachweise dafür vor, dass im speziellen vorliegenden Fall eine Interferenz das Problem war. Ohne solche nachprüfbaren, einschlägigen Nachweise für den konkreten Fall fehlte dem Einwand unzureichender Offenbarung nach Auffassung der Kammer die Überzeugungskraft (s. auch das inter-partes Verfahren T 872/13 (Pharmazeutische Zusammensetzung) – der Einsprechende beschrieb eine Reihe möglicher Schwierigkeiten, auf die der Fachmann stoßen könnte, die jedoch, gestützt auf nachprüfbare Fakten, keine ernsthaften Zweifel aufkommen ließen; – in diesem Fall der Fachmann war in der Lage die Methode des Beispiels 8 zu ändern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen – routinemäßige Änderungen).

In T 1437/07 ging es um den Einwand, dass es nicht plausibel sei, dass die therapeutische Wirkung erzielt werden könne, weil die in Beispiel 9 offenbarte Behandlung nicht tatsächlich durchgeführt wurde. Die Kammer verwies unter anderem auf R. 42 (1) e) EPÜ, nach der ein Beispiel nicht zwingend angegeben werden muss. Die Kammer wies den Einwand zurück.

Für den Nachweis mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung verlangen die Kammern, dass die Nacharbeitung bei Einhaltung der in den Beispielen genannten Bedingungen nicht gelingt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn der Einsprechende das patentierte Verfahren unter Bedingungen wiederholt, die zwar unter Anspruch 1 fallen, sich aber in mehrfacher Hinsicht von denen der im Streitpatent genannten Beispiele unterscheiden (T 665/90). Auch in T 1712/09 waren die in den Versuchsberichten beschriebenen Tests nicht entsprechend den im Patent enthaltenen Anweisungen durchgeführt worden, denn es wurden andere Messapparaturen verwendet. Nach Feststellung der Kammer war gar nicht versucht worden, die Erfindung nachzuarbeiten, was jedoch Grundvoraussetzung der Art. 100 b) und 83 EPÜ ist. Durch ein Nacharbeiten hätten sich aber nicht nur die Ergebnisse bestätigen (oder widerlegen) lassen, sondern es hätte sich vor allem das Verfahren zur Bestimmung des bzw. der strittigen Parameter auf die im Patent genannten Werte kalibrieren lassen. Die Kammer entschied also, dass der Einsprechende die Nichtausführbarkeit des Verfahrens zur Messung der fraglichen Parameter und folglich die unzureichende Offenbarung der Erfindung nicht nachgewiesen hatte, obwohl ihm die Beweislast oblag. Zur Möglichkeit der Kalibrierung des Verfahrens s. auch T 1062/98, T 485/00 und T 45/09.

Die Nacharbeitung sollte nur anhand der genannten Beispiele gegeben sein müssen. Daher reiche es nicht, die Nacharbeitbarkeit aufgrund von Laborversuchen zu bestreiten, wenn im Patent als einziges Ausführungsbeispiel ein industrieller Fermentationsprozess beschrieben sei (T 740/90). Die Offenbarung wurde auch als ausreichend angesehen, wenn der Einsprechende nur Äquivalente der im Patent genannten Tenside verwendet hatte, da er seine Beweispflicht nicht erfüllt hatte (T 406/91).

In T 541/96 kam die Kammer zu dem Schluss, dass, wenn eine Erfindung scheinbar gegen allgemein akzeptierte physikalische Gesetze und anerkannte Theorien verstößt, die Offenbarung so ausführlich sein muss, dass ein Fachmann, der mit der Standardlehre in Naturwissenschaft und Technik vertraut ist, sich davon überzeugen kann, dass die Erfindung tatsächlich ausführbar ist, wobei die Beweislast beim Anmelder liegt (s. auch T 1023/00, T 1329/07 und T 1796/07). Je mehr eine neue Erfindung mit bislang gültigem technischen Wissen bricht, desto höher sind die Anforderungen an den Umfang der in der Patentanmeldung gegebenen technischen Informationen und Erläuterungen, um den Durchschnittsfachmann, dem eben nur das konventionelle Fachwissen zur Verfügung steht, in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen (T 1785/06).

Im Ex-parte-Verfahren T 2340/12 bezog sich die Anmeldung auf eine Raumenergie-Implosionseinheit. Die Kammer bemerkte, ihr sei nicht klar, wie das Torsionsfeld oder die Raumenergie zu messen sei. Der Beschwerdeführer (Anmelder) machte geltend, dass über 40 000 Internetveröffentlichungen im Zusammenhang mit "Raumenergie" zu finden seien. Es wurden jedoch keine konkreten Internetveröffentlichungen angeführt, die zur Erläuterung der Begriffe Torsionsfeld oder Raumenergie beigetragen hätten. Der Anmelder verwies lediglich auf durchgeführte "indirekte" Messungen, ohne auf die Art dieser Versuche oder ihre Bedeutung für die beanspruchte Erfindung näher einzugehen, obwohl er in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer dazu aufgefordert worden war. Die Prüfungsabteilung kritisierte die Versuche. Der Beschwerdeführer betonte, dass das EPÜ keine experimentellen Nachweise verlange. Des Weiteren stellte der Beschwerdeführer die Kompetenz der Prüfungsabteilung angesichts der Forderung solcher Nachweise infrage. Die Kammer wies darauf hin, dass die Anmeldung bei Erfindungen auf technologischen Gebieten ohne anerkannte theoretische oder praktische Grundlage nach der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sämtliche Details der Erfindung enthalten sollte, die erforderlich sind, um die Wirkung zu erzielen (vgl. T 541/96, Nr. 6.2 der Gründe). Dies ergebe sich als direkte Folge aus der Tatsache, dass der Fachmann bei Erfindungen auf solchen Gebieten nicht auf allgemeines und anerkanntes Fachwissen zurückgreifen kann. Die Kammer erklärte, das EPÜ enthalte keine Vorschrift, nach der die Patenterteilung davon abhängig ist, dass der Anmelder durch Versuchsergebnisse nachweist, dass die beanspruchte Erfindung zufriedenstellend funktioniert. Das Einreichen solcher Ergebnisse sei nicht als eine Pflicht des Anmelders zu betrachten, sondern vielmehr als ein Recht, das dem Anmelder Gelegenheit gebe nachzuweisen, dass sich die Prüfungsabteilung (oder die Beschwerdekammer) bei ihren ersten Feststellungen geirrt hat. Die Entscheidung enthält Ausführungen zur Beweislast in den Ex-parte-Verfahren (s. beispielsweise T 967/09, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, für eine Zusammenfassung der Grundsätze der Rechtsprechung in den Inter-partes-Verfahren).

Die Kammer in T 1273/09 bezweifelte ernstlich, dass die beanspruchte homöopathische Behandlung von Bluthochdruck verlässlich und reproduzierbar durch das beanspruchte Gemisch erzielbar war, und zwar aus folgenden Gründen: i) nach den Maßstäben der "konventionellen" Medizin und Wissenschaft sei es unvorstellbar, dass ein homöopathisches Medikament, das keinerlei aktiven Wirkstoff enthält, bestimmte therapeutische Wirkungen erzielt, und ii) nach den Maßstäben der homöopathischen Medizin sei es unvorstellbar, dass ein homöopathisches Medikament, das nicht nach homöopathischen Grundsätzen angewendet wird, bestimmte therapeutische Wirkungen entfalten kann. Die Kammer war nicht überzeugt, dass die Offenbarung in der Anmeldung – die in diesem Fall die einzige Informationsquelle war – den Fachmann in die Lage versetzen würde, die beanspruchte Behandlung von Bluthochdruck verlässlich und reproduzierbar zu vollziehen. Die Begründung war nicht, wie von den Beschwerdeführern vorgebracht, ein bloßer nicht substantiierter "Unglaube", sondern die Schlussfolgerung beruhte auf der Auswertung des verfügbaren qualitativen und quantitativen Beweismaterials.

S. Kapitel III.G.5.1.2 c) "Ausreichende Offenbarung".

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