3.1.6 Nacharbeitbare Offenbarung im Prioritätsdokument

Die folgenden Entscheidungen heben hervor, dass das Prioritätsdokument die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung so offenbaren muss, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

In T 81/87 (ABl. 1990, 250) ist nach Auffassung der Kammer das Argument, der Fachmann könne, wenn er auf Schwierigkeiten stoße, die Offenbarung anhand seines allgemeinen Fachwissens so ergänzen, dass er sie praktisch ausführen könne, keine Entschuldigung dafür, dass ein Definitionsmerkmal der Erfindung fehlt, vom Erfinder nicht erkannt worden und auch in der Beschreibung nicht implizit enthalten ist. Die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, müssen in der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten sein. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestandteilen der Offenbarung können nicht nachträglich durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Missbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulation zu überrunden, ohne dass sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müssten. Dieser Entscheidung wurde z. B. in T 301/87, ABl. 1990, 335 und T 296/93, ABl. 1995, 627 gefolgt.

Wird dem Fachmann ein Gegenstand als solcher offenbart, heißt dies nach Auffassung der Kammer in T 301/87 (ABl. 1990, 335) nicht zwangsläufig, dass damit für Prioritätszwecke auch ein Bestandteil dieses Gegenstands offenbart wird, wenn dieser nicht unmittelbar und eindeutig als solcher bezeichnet wird und es erheblicher Nachforschungen bedarf, um seine Identität festzustellen.

In T 296/93 (ABl. 1995, 627) wies die Kammer das Argument zurück, dass im Prioritätsdokument relevante technische Informationen fehlten, die erforderlich seien, damit der Fachmann die beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand ausführen könne. S. auch T 207/94 (ABl. 1999, 273), T 767/93, T 20/04.

In T 919/93 kam die Kammer zu dem Schluss, dass die europäische Anmeldung in der eingereichten Fassung entsprechende, im Hinblick auf Art. 83 EPÜ 1973 wesentliche Textstellen enthielt, nicht jedoch das Prioritätsdokument, das deshalb für den beanspruchten Gegenstand nicht nacharbeitbar war.

Auch in T 843/03 wies die Kammer darauf hin, dass das Prioritätsdokument eine nacharbeitbare Offenbarung enthalten muss (T 81/87, ABl. 1990, 250; T 193/95). Laut mehrerer Beschwerdekammerentscheidungen setze eine ausreichende Offenbarung voraus, dass der Fachmann in der Lage sei, im Wesentlichen alle in den Bereich der Ansprüche fallenden Ausführungsformen nachzuarbeiten, und dieses Ziel ohne unzumutbaren Aufwand erreichen müsse. Die Kammer gelangte auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zum Erfordernis des Art. 83 EPÜ 1973 (T 19/90, ABl. 1990, 476) und zum Neuheitserfordernis (T 464/94) zu dem Schluss, dass, wenn ein Anmelder eine technische Offenbarung bereitstelle und einen Prima-facie-Beweis für bestimmte technische Merkmale in einer Anmeldung erbringe, die Beweislast beim EPA liege nachzuweisen, dass irgendetwas nicht belegt sei. Die Kammer war der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung nicht den rechtlich angemessenen Weg eingeschlagen habe, als sie mit der Begründung zu Ungunsten des Patentinhabers entschied, dass "[…] ausgehend von Abbildung 7 keine absolute Aussage darüber getroffen werden kann, ob darin korrekt gebildete HPV-16-Partikel zu sehen sind". Die Kammer erachtete den vollständigen Nachweis solcher Tatsachen nicht für ein Erfordernis im Rahmen des EPÜ und konnte keine ernsthaften, durch nachprüfbare Fakten untermauerten Zweifel der Prüfungsabteilung erkennen.

In T 903/05 sah die Kammer unter Verweis auf G 2/98 (ABl. 2001, 413) keine Rechtsgrundlage dafür, zusätzliche Kriterien wie das Vorhandensein von Versuchsdaten im Prioritätsdokument zu verlangen, die die Funktionsfähigkeit der Erfindung glaubhaft gemacht hätten. Die Kammer war außerdem überzeugt, dass die im Patent, nicht aber im Prioritätsdokument enthaltenen Versuchsdaten den Charakter der offenbarten Erfindung nicht veränderten. S. auch T 1834/09.

Nach Auffassung der Kammer in T 107/09 war der Antikörper MR1 unverzichtbar, um die Erfindung gemäß Anspruch 1 nachzuarbeiten. Die "schriftliche" Offenbarung in der früheren US-Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wurde, würde den Fachmann selbst bei Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht befähigen, die Erfindung auszuführen. Die Hybridom-Zelllinie, die den Antikörper MR1 produziert, war erst nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung bei der ATCC (American Type Culture Collection) hinterlegt worden. Da im EPÜ nicht ausdrücklich geregelt ist, wann das biologische Material zu einer früheren Anmeldung hinterlegt werden muss (R. 28 EPÜ 1973 betrifft europäische Anmeldungen), verwies die Kammer insbesondere auf die Entscheidung G 1/03, wonach das Kriterium der ausreichenden Offenbarung – in Bezug auf eine frühere Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird – am Anmeldetag dieser Anmeldung erfüllt sein muss. Wenn also, so die Kammer, die Hinterlegung des biologischen Materials eine Voraussetzung dafür ist, dass das Kriterium der ausreichenden Offenbarung für eine "Prioritätsanmeldung" erfüllt ist, so muss dieses Material spätestens am Anmeldetag dieser früheren Anmeldung hinterlegt worden sein. Dies war hier nicht der Fall.

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