3.1.9 Erfindungen, die sich auf Nukleotid- und Aminosäuresequenzen beziehen

In T 923/92 (ABl. 1996, 564) befand die Kammer, dass dem Anspruch 1, dessen Gegenstand durch Verweis auf die Aminosäuresequenz gemäß Abbildung 5 definiert war, die Priorität der früheren Anmeldungen P1 und P2 nicht zuerkannt werden konnte, in denen diese Aminosäuresequenz nicht offenbart worden war. Die in Abbildung 5 dargestellte Sequenz unterschied sich von denjenigen in Abbildung 5 von P1 und P2 durch drei Aminosäuren. Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann in dem Verweis auf die Aminosäuresequenz eines Proteins ein technisches Primärmerkmal sehen, das mit Art und Wesen des Produkts zusammenhängt. Die vom Patentinhaber angezogenen Beweismittel hätten sich auf die Austestung einer begrenzten Zahl von Parametern beschränkt und allenfalls eine Ähnlichkeit, nicht aber die Identität der beiden Polypeptide belegt. Diese unterschieden sich in einem wesentlichen Merkmal - der primären Aminosäuresequenz.

Im Verfahren T 351/01 wurde ein Polynukleotid, das Gegenstand des Anspruchs 1 war, sowohl durch seine Strukturmerkmale als auch durch seine Funktion definiert. In den Prioritätsunterlagen I und II wurde ein Polynukleotid mit derselben Funktion wie dasjenige des Anspruchs 1 offenbart. Allerdings unterschied sich seine Struktur von der des Polynukleotids des Anspruchs 1 durch fünf Basen, die sich ausnahmslos in dem Teil der Sequenz befanden, der nicht in Zusammenhang mit der Funktion steht, d. h. außerhalb der codierenden Region liegt. Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme G 2/98 (ABl. 2001, 413) der Großen Beschwerdekammer, die eine weite Auslegung abgelehnt hatte, bei der zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung im Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, unterschieden wird, gelangte die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als derselbe wie der in den Prioritätsunterlagen offenbarte Gegenstand angesehen werden konnte. S. auch T 1213/05.

In T 30/02 befand die Kammer, dass das Vorliegen von zwei zusätzlichen Guaninresten in einer nach Art. 54 (3) EPÜ 1973 angeführten Anmeldung offenbarten Nukleotidsequenz zu einem anderen Molekül führe, das nicht unmittelbar und eindeutig aus der früheren Anmeldung herzuleiten sei, deren Priorität beansprucht wurde. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird allgemein anerkannt, dass die Nukleotidsequenz einer Nucleinsäure ein wesentliches Merkmal darstellt, das mit Wesen und Art der Nucleinsäure als solcher und – sofern die Nukleotidsequenz eine codierende Sequenz ist – auch mit dem codierten Protein zusammenhängt (vgl. T 923/92, ABl. 1996, 564). Dem Fachmann ist bekannt, dass schon eine minimale Veränderung der Nukleotidsequenz zu einer Nucleinsäure führen kann, die sich nicht nur in struktureller, sondern auch in funktioneller Hinsicht unterscheidet. S. auch Entscheidung T 70/05.

In T 250/06 bezog sich Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags auf rekombinante DNA-Moleküle, die eine Nukleotidsequenz umfassen, die für einen Maus-Delta-Opioid-Rezeptor (DOR) kodiert, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er unter Bedingungen geringer Stringenz mit der in Abbildung 5 dargestellten DNA-Sequenz hybridisiert. Der Beschwerdeführer II wies darauf hin, dass Abbildung 5 im Prioritätsdokument sich durch die Hinzufügung von sieben eingestreuten Basen in der 3’-untranslatierten Region unterschied. Die Kammer wies darauf hin, dass Bedingungen von geringer Stringenz eben für das Screening von Molekülen entwickelt worden seien, die sich etwas von der Hybridisierungssonde unterschieden. Es sei daher zu erwarten, dass sich die durch Hybridisierung mit der DNA nach Abbildung 5 des Prioritätsdokuments einerseits und des streitigen Patents andererseits erhaltene Gruppe von Molekülen nicht unterscheiden würde.

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