1.8.1 Ersetzung eines speziellen Merkmals durch einen allgemeineren Ausdruck – keine Aufnahme nicht offenbarter Äquivalente

In T 416/86 (ABl. 1989, 309) wurde entschieden, die Tatsache, dass ein Arbeitsmittel bekannt sei, nehme dessen Äquivalente nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt seien. Dies habe zur Folge, dass die Äquivalente eines offenbarten Arbeitsmittels als neu und somit als nicht offenbart zu betrachten seien, wenn die ursprünglichen Unterlagen darauf keinen Hinweis enthielten. In Anwendung dieses Grundsatzes entschied die Kammer, der Ersatz eines in der Erfindung offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenderen allgemeinen Ausdruck sei als eine unter Art. 123 (2) EPÜ 1973 fallende unzulässige Erweiterung zu betrachten, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte mit dem Anmeldungsgegenstand in Verbindung gebracht würden. Daher wurde der Austausch eines strukturell definierten Elements gegen dessen offenbarte Funktion als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 gewertet. S. auch T 694/07 und T 2537/10.

In T 265/88 wurde die Hinzufügung von ursprünglich nicht offenbarten Äquivalenten durch Einsetzen eines umfassenderen technischen Ausdrucks anstelle eines einzigen offenbarten technischen Mittels nicht zugelassen. In T 284/94 (ABl. 1999, 464) erklärte die Kammer, dass eine Änderung, die ein offenbartes konkretes Merkmal entweder durch seine Funktion oder durch einen allgemeineren Begriff ersetze und somit nicht offenbarte Äquivalente in den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung einführe, nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 unzulässig sei.

In den Entscheidungen T 157/90 und T 397/89 wurde betont, dass es nicht ausreiche, wenn eine Verallgemeinerung eines Merkmals nur eine formale Stütze in den ursprünglichen Unterlagen finde. Sind z. B. in der ursprünglichen Anmeldung nur besondere Ausführungsformen beschrieben und kann der Fachmann der Anmeldung die Verallgemeinerungsfähigkeit nicht entnehmen, so ist eine Verallgemeinerung eines Merkmals nicht zulässig.

In T 685/90 stellte die Kammer fest, dass spezielle Äquivalente zu ausdrücklich offenbarten Merkmalen nicht automatisch zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung gehörten, wenn dieser als Stand der Technik nach Art. 54 (3), (4) EPÜ 1973 gegen eine jüngere Anmeldung herangezogen werde. Ausgehend davon gelangte sie zu der Auffassung, dass diese Äquivalente auch nicht zum Offenbarungsgehalt einer europäischen Patentanmeldung gehörten, wenn dieser zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung im Sinne von Art. 123 (2) EPÜ 1973 beurteilt werde. Zum Verbot der Aufnahme von Äquivalenten s. auch T 673/89.

In T 40/97 stellte die Kammer fest, dass der Fachmann dann, wenn mehrere im Wesentlichen ähnliche Ausführungsarten mit äquivalenten Begriffen erörtert würden, unter normalen Umständen die Merkmale eines Elements einer Ausführungsart, das detailliert beschrieben werde, gedanklich auf das vergleichbare, weniger genau beschriebene Element einer anderen Ausführungsart übertrage, sofern es keinen gegenteiligen Hinweis gebe.

In T 653/03 wurde der ursprünglich in Anspruch 1 verwendete Begriff "Dieselmotor" durch den Begriff "Verbrennungsmotor" ersetzt. Die Kammer urteilte, dass sich die Behandlung von Abgasen in der ursprünglichen Anmeldung immer auf einen Dieselmotor bezog und dass der Fachmann daraus nicht ableiten konnte, dass der Gegenstand des erteilten Patents ein für jede Art von Verbrennungsmotor geeignetes Verfahren abdeckte. Die Verallgemeinerung war daher nicht zulässig.

In T 868/07 ließ die Kammer zu, dass ein nicht offenbartes Merkmal durch ein sowohl in der Stamm- als auch in der Teilanmeldung offenbartes allgemeineres Merkmal ersetzt wurde. Die Kammer führte aus, dass das allgemeine Merkmal im selben Kontext in der Beschreibung und in den Zeichnungen der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart und Art. 76 (1) EPÜ daher erfüllt war. Da das allgemeinere Merkmal im selben Kontext in der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung offenbart war, sah die Kammer auch keinen Grund für einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ.

In T 714/08 wurde hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags nicht bestritten, dass die Verknüpfung der drei betreffenden Verbindungen in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht allgemein offenbart war. Der Beschwerdeführer machte jedoch geltend, dass der geänderte Anspruch 1 durch Beispiel 6 der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt werde, weil dort eine Zusammensetzung offenbart sei, die diese drei Verbindungen umfasse. Die Kammer stellte fest, dass in Beispiel 6 der Anmeldung in der eingereichten Fassung tatsächlich eine Zusammensetzung beschrieben ist, die die drei im geänderten Anspruch 1 definierten Verbindungen umfasst, dass aber trotzdem geprüft werden muss, ob dieses spezifische Beispiel eine geeignete Grundlage für die im geänderten Anspruch 1 enthaltene Verallgemeinerung darstellen kann, wonach die drei Verbindungen in beliebigen Mengen und möglicherweise in Verbindung mit anderen Kupplern und Oxidationsbasen vorhanden sein können. Nachdem der Fachmann durch die Offenbarung dieses Beispiels nur diese einzige Information erhält, kam die Kammer zu dem Schluss, dass durch die Änderung technische Informationen hinzugefügt werden, die der Fachmann der bloßen Offenbarung des Beispiels 6 in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig hätte entnehmen können. Dies stand im Einklang mit den in T 962/98 festgelegten Erfordernissen. Die Kammer stellte einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ fest.

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