2.3.2 Begriff der Zäsur

Die folgenden Entscheidungen befassen sich ebenfalls mit dem Begriff des Schutzbereichs, aber auch mit der Frage, ob die Erteilung des Patents eine Zäsur für die Vornahme von Änderungen an den Anmeldungsunterlagen darstellt. Wie in T 1481/14 zusammengefasst, bildet danach die Erteilung eines Patents nicht zwangsweise eine automatische und entgültige Zäsur, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschliesst. Eine Zäsurwirkung kann allenfalls in den Beschränkungen gesehen werden, die nach R. 80 und 138 EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ für weitere Änderungen des Patents gelten.

In T 1149/97 (ABl. 2000, 259) befand die Kammer, dass der Erlass des Beschlusses über die Erteilung eines europäischen Patents normalerweise eine Zäsur für die Vornahme von Änderungen an den Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren bildet, sofern kein Einspruch vorliegt. Ist ein Einspruch eingelegt worden, so kann eine Zäsurwirkung aufgrund der Erteilung eines Patents in den Beschränkungen gesehen werden, die nach R. 57a, R. 87 und Art. 123 (3) EPÜ 1973 für weitere Änderungen der Patentschrift gelten. Obwohl sich Art. 123 (3) EPÜ 1973 nur auf die Ansprüche des europäischen Patents bezieht, können Änderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen auch den Schutzbereich nach Art. 69 (1) EPÜ 1973 erweitern. Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 und Art. 69 EPÜ 1973 vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepasst worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsmängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne dass ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 vorliegt. Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht. S. auch T 37/99 und T 684/02.

In T 1481/05 unterschied die Kammer den Sachverhalt von demjenigen in T 1149/97. Die Kammer stimmte der Aussage in T 1149/97 zu, dass die "Zäsurwirkung" durch Art. 123 (3) EPÜ gestützt wird und dass folgendermaßen zu prüfen ist, ob diese Bestimmung verletzt wurde: Lässt sich ein Gegenstand identifizieren, der in der erteilten Fassung des Patents außerhalb des Schutzbereichs lag, aber innerhalb des Schutzbereichs liegen würde, wenn die betreffende Änderung (die Wiederaufnahme gestrichener Merkmale) zulässig wäre? Nach dieser Prüfung konnte die Kammer keinen Verzicht auf Gegenstände feststellen.

Ebenso erläuterte die Kammer in T 81/03, warum sich der Sachverhalt im vorliegenden Fall entgegen der vom Einsprechenden behaupteten erheblichen Zäsurwirkung der Erteilung eines europäischen Patents von dem im Verfahren T 1149/97 (ABl. 2000, 259) unterschied. Die Kammer stellte auch fest, dass Änderungen eines europäischen Patents auf der Grundlage des gesamten Reservoirs der ursprünglich in der entsprechenden Anmeldung offenbarten Merkmale vorgenommen werden können, sofern durch diese Änderungen Art. 123 (3) EPÜ 1973 nicht verletzt wird und die Bestimmungen des Art. 69 (1) EPÜ 1973 gebührend berücksichtigt werden.

In T 241/02 erklärte die Kammer, dass weder die Tatsache, dass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) sein Einverständnis mit der Fassung des Streitpatents erklärt habe, noch Überlegungen zur Rechtssicherheit die in R. 57a oder Art. 123 (2) EPÜ 1973 enthaltenen Erfordernisse für Änderungen erweiterten. Die Erteilung eines Patents bilde daher nicht zwangsweise eine automatische und endgültige Zäsur, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschließe (hier die Wiederaufnahme von Teilen der Beschreibung, die sich auf das beanspruchte Verfahren bezogen). Die Einspruchsabteilung hatte auf der Grundlage der Entscheidung T 1149/97 (ABl. 2000, 259) entschieden, dass eine Wiederaufnahme nicht möglich sei, weil sie gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 verstoßen würde, hatte dabei jedoch weder auf bestimmte Teile der Beschreibung Bezug genommen noch die wiederaufzunehmenden Teile mit einer konkreten Aussage in Verbindung gebracht, inwieweit die Erzeugnisansprüche unter Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 erweitert würden. Die Kammer entschied, dass der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall – anders als in T 1149/97 – in der Beschreibung zu viel gestrichen habe, weil er die Relevanz einiger Teile für die verbleibenden Ansprüche übersehen habe. T 1149/97 enthalte keine strenge Regelung. Dort sei eine Prüfung des Antrags auf Wiederaufnahme gefordert, um festzustellen, ob im konkreten Fall ein Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 vorliege. Die Kammer entschied, die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen.

Im Fall T 975/03 beschäftigte sich die Kammer mit der Wiedereinführung eines vor der Patenterteilung gestrichenen Merkmals in Anspruch 1. Um ihren Standpunkt zu stützen, wonach der Beschwerdeführer (Patentinhaber) ein Merkmal, das er im Prüfungsverfahren gestrichen hat, nicht wieder in das Patent aufnehmen könne, weil dies einem Verzicht gleichkomme, beriefen sich die Beschwerdeführer (Einsprechenden) auf die Entscheidungen T 420/86 und T 61/85. Jedoch waren nach Ansicht der Kammer in der Entscheidung T 420/86 keine Rechtsgründe (auch nicht in T 61/85) für die Feststellung angegeben, dass die Streichung einem Verzicht gleichkomme. Zudem erging diese Entscheidung vor der Entscheidung G 7/93 (s. Nr. 2.1 der Gründe). Die Kammer stellte fest, dass die Erteilung eines Patents nicht zwangsweise eine automatische und endgültige Zäsur bilde, die jedwede Wiederaufnahme gestrichener Gegenstände ausschließe. Die im vorliegenden Fall betreffende Änderung sei somit zulässig, insofern die Erfordernisse von R. 57a und Art. 123 (2) und (3) EPÜ 1973 dadurch nicht verletzt werden. Im vorliegenden Fall wurden diese Erfordernisse erfüllt. Die Kammer auch hat entschieden, den Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer abzulehnen. Die Kammer kam nach Analyse der Rechtsprechung zu dem Schluss, keinem der Fälle liege die Konstellation zugrunde, dass ein Merkmal gemäß Art. 123 (3) EPÜ 1973 zwar gewährbar war, es dann aber wegen einer angeblichen Zäsurwirkung oder eines Verzichtes doch nicht zugelassen wurde. S. auch T 1481/14.

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