2.3. Überraschende Gründe
Dies ist die 9. Ausgabe (2019) dieser Publikation; für die 10. Ausgabe (2022) siehe hier |
Gemäß Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
Laut Großer Beschwerdekammer (s. Kapitel V.B.4.3.8 "Angeblich überraschende Entscheidungsbegründung") impliziert dies, dass ein Beteiligter in der Entscheidungsbegründung nicht durch bisher unbekannte Gründe und Beweismittel überrascht werden darf (R 3/13; s. auch T 1378/11). Eine rein subjektive Überraschung jedoch hat nichts damit zu tun, ob ein Beteiligter ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme hatte. Die "Gründe" im Sinne des Art. 113 (1) EPÜ müssen nicht von der Kammer kommen, es genügt, wenn ein anderer Beteiligter den Einwand erhoben hat (R 2/08). Wenn die Begründung in einer Entscheidung einem Argument entspricht, das die Gegenpartei vorgebracht hat (s. auch T 405/94), so war sie dem Antragsteller bekannt, und er wurde damit nicht überrascht (R 4/08, R 12/09 vom 15. Januar 2010 date: 2010-01-15, R 8/14), es sei denn, die Kammer hätte deutlich erklärt, dass sie die Argumente für nicht überzeugend hielt (R 11/12).
In T 996/09 stellte die Kammer fest, dass das rechtliche Gehör für die Beteiligten ein wichtiger Garant dafür ist, dass Verfahren vor dem EPA fair und offen durchgeführt werden (mit Verweis auf J 20/85 und J 3/90), und sicherstellen soll, dass die Verfahrensbeteiligten von den Gründen für eine Entscheidung zu ihren Ungunsten nicht überrascht werden (im Anschluss an T 669/90, T 892/92, T 594/00 und T 343/01; s. auch T 197/88, T 220/93). In T 435/07 stellte die Kammer fest, dass die Gründe, auf die eine Entscheidung gestützt ist, den Anmeldern so bekanntzugeben sind, dass es diesen möglich ist, ihre Rechte zu verteidigen. Ein Einwand gegen eine Patenterteilung muss so erhoben werden, dass die Anmelder die ihm zugrunde liegenden Tatsachen nachvollziehen und entsprechend reagieren können, ohne erst mutmaßen zu müssen, was die Prüfungsabteilung wohl im Sinn gehabt haben mag.
Obwohl Beteiligte von der Entscheidungsbegründung nicht überrascht werden dürfen, ist es ständige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer nach Art. 112a EPÜ, dass die Beschwerdekammern den Verfahrensbeteiligten nicht vorab alle Argumente mitteilen müssen, die voraussichtlich für oder gegen einen Antrag sprechen. Mit anderen Worten haben Beteiligte keinen Anspruch darauf, vorab Einzelheiten zu allen Entscheidungsgründen zu erfahren (s. Kapitel V.B.4.3.5 "Keine Verpflichtung, eine Entscheidung im Voraus eingehend zu begründen"). In T 1634/10, T 2405/10 und T 1378/11 wandten die Kammern diese Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer nach Art. 112a EPÜ explizit auf das erstinstanzliche Verfahren an.
In T 1065/16 war der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit bis zur mündlichen Verhandlung nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Es handelte sich also um einen neuen Einspruchsgrund. In ihrer Ladungsmitteilung hatte die Einspruchsabteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 zu erörtern seien. Die Einführung des neuen Einspruchsgrunds kam somit überraschend. Nachdem die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung über die Zulässigkeit des neuen Einspruchsgrunds entschieden hatte, hätte sie dem Patentinhaber noch Gelegenheit geben müssen, zur Ausführbarkeit detaillierter vorzutragen. Denn bei der Diskussion der Zulässigkeit musste der Patentinhaber nicht damit rechnen, dass bereits über den Einspruchsgrund an sich entschieden wird. Da der Beschwerdeführer I keine ausreichende Gelegenheit erhalten hatte, sich zu diesem neuen Einspruchsgrund zu äußern, hat die Einspruchsabteilung gegen Art. 113 (1) EPÜ verstoßen, sodass das Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet war.
In T 2351/16 befand die Kammer Folgendes: dass die Prüfungsabteilung eine Zurückweisungsentscheidung nach einem einzigen Bescheid gemäß Art. 94 (3) EPÜ erlassen hatte, verletzt an sich nicht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör (s. auch Kapitel IV.B.2.5. "Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid"). Für äußerst fragwürdig hielt die Kammer jedoch die Behauptung, es könne für den Beschwerdeführer nicht überraschend gewesen sein, dass die Prüfungsabteilung ihren Einwand mit einem zusätzlichen Argument stützte (das erstmals in der Entscheidung erwähnt wurde). Die Zurückweisung einer Anmeldung auf der Grundlage einer Begründung, die in der Entscheidung erstmals genannt wird, stellt eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.
- T 1599/18
Lack of novelty (see point 14): there is no need that a prior art document explicitly mentions the claimed features. It is necessary and sufficient that an embodiment falling under the claim scope be directly and unambiguously derivable from the prior art document. That an alternative exists does not change this: it is possible that multiple alternatives can be considered directly und unambiguously derivable, even when none is explicitly mentioned. Right to be heard (see points 18 and 29): the right to be heard does not entail a right to an amendment, but a right to present comments on why a specific request should be admitted to the proceedings.
- T 1414/18
(1) As to unity of invention under Article 82 EPC, only if the application relates to more than one "invention", the notion of "a single general inventive concept" under Article 82 EPC and the concept of the "same or corresponding special technical features" under Rule 44(1) EPC have to be assessed for the purpose of deciding upon unity of invention (see Reasons, point 1).
(2) As to a refund of further search fees under Rule 64(2) EPC, the decision to refuse a patent application may be understood to implicitly contain the decision to refuse the refund of a further search fee, if the examining division's intent is clear (see Reasons, point 4).
(3) A statement such as "the next procedural step will be summons to oral proceedings during which the application will be refused" made prior to a final decision to refuse a patent application may infringe a party's right to be heard and thus may lead to a substantial procedural violation (see Reasons, point 5).