2.5.1 Unerwartete Entscheidung

In T 849/03 entschied die Kammer, dass die Beteiligten nicht von einer Entscheidung überrascht werden dürfen. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird das Recht auf rechtliches Gehör daher nicht nur dann verletzt, wenn die Gründe, auf die eine Zurückweisungsentscheidung gestützt wird, dem Anmelder nicht vorher mitgeteilt wurden, sondern auch dann, wenn der Anmelder zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung überhaupt nicht mit einer solchen rechnen konnte (s. auch T 1022/98 und Kapitel V.B.4.3.9 "Angeblich überraschender Zeitpunkt einer Entscheidung").

In T 611/01 entschied die Kammer, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel dadurch entstanden war, dass die Prüfungsabteilung den Beschwerdeführern die Möglichkeit in Aussicht gestellt hatte, weitere Argumente vorzubringen, bevor eine weitere Entscheidung getroffen würde, dann aber die Entscheidung erließ, ohne diese Möglichkeit anzubieten (bezüglich des falschen Eindrucks über geänderte Patentansprüche, s. auch T 309/94).

In T 966/02 befand die Kammer, dass klar zu erkennen war, dass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beide eingereichten Einsprüche für unzulässig und somit eine sachliche Stellungnahme erst nach Klärung der Situation für sinnvoll hielt. Es war für den Beschwerdeführer unvorhersehbar und völlig überraschend, dass die Einspruchsabteilung, ohne vorher den Rahmen des Verfahrens geklärt zu haben, eine endgültige Entscheidung treffen würde.

In dem Ex-parte-Verfahren T 922/02 erklärte die Beschwerdekammer, dass in einem Fall, in dem die Entscheidung ergehe, nachdem er zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückverwiesen wurde, die Bestimmungen des Art. 113 (1) EPÜ 1973 nur dann erfüllt seien, wenn die Mitteilung und Aufforderung nach der Zurückverweisung erfolgten, üblicherweise indem die Wiederaufnahme des Verfahrens mitgeteilt werde, etwaige Einwände dargelegt würden und der Anmelder aufgefordert werde zu erklären, ob er innerhalb einer festgesetzten Frist Stellung nehmen oder seine Anträge ändern wolle. Anderenfalls würde eine abschließende Entscheidung den Anmelder überraschen, was gegen die in Art. 113 (1) EPÜ 1973 verankerten Grundsätze des guten Glaubens und des rechtlichen Gehörs verstoßen würde. Die Kammer folgte in dieser Hinsicht der Rechtsprechung in T 892/92 (ABl. 1994, 664) und T 120/96, die zwar Einspruchsverfahren beträfen, sich jedoch auch auf Prüfungsverfahren anwenden ließen, da der Anspruch auf rechtliches Gehör ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz sei, der für beide Verfahren gelte.

In T 281/03 vom 17. Mai 2006 wurde die Frage der erfinderischen Tätigkeit in der mündlichen Verhandlung nicht erörtert, und nachdem die Einspruchsabteilung sich beraten und ihre Entscheidung zur Neuheit verkündet hatte, verkündete sie unmittelbar im Anschluss ihre Entscheidung, die Einsprüche zurückzuweisen. Die Kammer stellte fest, dass es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eines ausdrücklichen und im Protokoll festgehaltenen Schrittes bedurft hätte, wobei dem Einsprechenden Gelegenheit hätte gegeben werden müssen, entweder vor der abschließenden Beratung der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen oder aber sich nach dieser Beratung zu der von ihr getroffenen Feststellung zu äußern.

In T 451/06 unterschied die Kammer die vorliegende Situation von derjenigen in T 281/03. In dem T 281/03 zugrunde liegenden Fall hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, dem Einsprechenden Gelegenheit zu geben, sich zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu äußern und hatte ihm damit jede Möglichkeit vorenthalten, einen Einspruchsgrund zu substantiieren (s. G 1/95). Hingegen war dem Einsprechenden im vorliegenden Fall die Gelegenheit gegeben worden, den Einspruchsgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit zu substantiieren. Die Aufforderung des Vorsitzenden, alle Einwände zur erfinderischen Tätigkeit vorzubringen, sei faktisch eine Aufforderung an den Einsprechenden gewesen, sowohl seine "Haupt- als auch seine Hilfsanträge" zu stellen. Nach der einleitenden Erklärung des Vorsitzenden, zur Debatte stehe die Frage mangelnder erfinderischer Tätigkeit, sei allein der Einsprechende für die Substantiierung des Einspruchsgrundes verantwortlich gewesen.

In R 3/10 gab die Große Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt. Der Antragsteller habe keine Gelegenheit gehabt, sich zur erfinderischen Tätigkeit seines Hauptantrags zu äußern, bevor der Vorsitzende den Beteiligten mitgeteilt hatte, dass die Kammer nun über die "Patentierbarkeit" des Hauptantrags entscheiden werde. Anschließend entschied die Kammer, dass der Hauptantrag neu, aber nicht erfinderisch sei. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer deckt der Begriff "Patentierbarkeit" eine Reihe möglicher Einwände ab. Als der Vorsitzende von "Patentierbarkeit" gesprochen habe, könne er nicht gemeint haben, sich mit all diesen Einwänden befassen zu wollen. Der Antragsteller habe keinen Grund gehabt, anzunehmen, dass die Kammer mehr zum Gegenstand ihrer Entscheidung machen werde, als zuvor erörtert worden sei, nämlich Neuheit (s. auch Kapitel V.B.4.3.19 "Erfolgreiche Anträge nach Artikel 112a (2) c) EPÜ").

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