2.8.1 Einleitung

Wenn die bisherigen Mitteilungen dem Anschein nach unzureichend begründet und unvollständig waren oder wenn der Anmelder seit der vorhergehenden Mitteilung Änderungen und/oder Argumente eingereicht hat, sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) EPÜ erfüllt sind, bevor er die Zurückweisungsentscheidung erlässt. Dann kann eine weitere Mitteilung ergehen, die ausreichend begründet ist, es sei denn, es ist eine mündliche Verhandlung abzuhalten (Richtlinien C‑V, 15.4 – Stand November 2018).

Nach Art. 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

In T 645/11 stellte die Kammer fest, dass Art. 113 (1) EPÜ 1973 gewährleistet, dass Verfahren vor dem EPA offen und fair geführt werden (s. J 20/85, ABl. 1987, 102; J 3/90, ABl. 1991, 550). Das rechtliche Gehör stellt sicher, dass die Verfahrensbeteiligten von den Gründen, die in einer sie beschwerenden Entscheidung angeführt werden, nicht überrascht werden (s. z. B. T 669/90, ABl. 1992, 739; T 892/92, ABl. 1994, 664). Dazu muss einem Beteiligten zum einen Gelegenheit gegeben werden, sich zu den gegen ihn vorgebrachten Gründen und Beweismitteln zu äußern. Das bedeutet insbesondere, dass ein Zurückweisungsbeschluss, der aufgrund von Gründen, die dem Anmelder zuvor nicht bekanntgegeben wurden, ergeht, mit Art. 113 (1) EPÜ 1973 nicht vereinbar ist. Es genügt nicht, den Anmelder mit der Aussage zu konfrontieren, die Anmeldung genüge einigen Bestimmungen des EPÜ nicht. Es muss ihm auch erklärt werden, warum sie ihnen nicht genügt. Das rechtliche Gehör erfordert außerdem, dass relevantes Vorbringen von der entscheidenden Instanz nachweislich gehört und berücksichtigt wird (s. T 763/04, T 246/08).

In T 690/09 wurde festgestellt: Wird ein Änderungsantrag zurückgewiesen, so ist das rechtliche Gehör nach Art. 113 (1) EPÜ nur gewahrt, wenn die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Gründe mitteilt, aus denen sie die Änderungen nicht zugelassen hat. Der Anmelder wird normalerweise aufgefordert, die Erteilung auf der Grundlage einer vorherigen gewährbaren Fassung des Anspruchssatzes zu beantragen, falls eine solche vorliegt. Ist dies nicht der Fall, so ist die Anmeldung nach Art. 97 (2) EPÜ zurückzuweisen, wenn der Anmelder seinen Änderungsantrag aufrechterhält, da es keine sowohl vom Anmelder als auch von der Prüfungsabteilung gebilligte Fassung gibt (s. Art. 113 (2) EPÜ 1973, s. auch T 647/93, ABl. 1995, 132; T 946/96; T 237/96).

In T 246/08 stellte die Kammer fest, dass diese Bestimmung nach ständiger Rechtsprechung dahingehend ausgelegt wird, dass Art. 113 (1) EPÜ 1973 in der anschließenden Entscheidung berücksichtigt werden muss (J 7/82, ABl. 1982, 391). Somit verstößt eine Entscheidung, in der auf die von einem Beteiligten vorgebrachten Gegenargumente, d. h. auf Argumente, die gegen die strittige Entscheidung sprechen oder sie infrage stellen, nicht ausdrücklich eingegangen wird, gegen Art. 113 (1) EPÜ 1973, was einen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstellt. Aus einer Entscheidung muss hervorgehen, dass alle von einem Beteiligten vorgebrachten möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente tatsächlich widerlegbar sind. S. auch T 1170/07.

In T 1854/08 war der Anmelder per E-Mail unterrichtet worden, dass die drei neu eingereichten Anträge nicht zum Verfahren zugelassen würden, weil sie wesentliche Unklarheiten aufwiesen. Die Kammer stellte fest, dass der Anmelder keine Gelegenheit hatte, sich zu äußern, um die negative Stellungnahme in der E-Mail zu widerlegen. Vielmehr musste er der E-Mail entnehmen, dass es nicht mehr möglich sei, die Prüfungsabteilung zu überzeugen, weil die Zurückweisung der neu eingereichten Anträge, nicht als vorläufige Auffassung der Abteilung präsentiert wurde, sondern als Entscheidung, die nicht mehr aufgehoben werden konnte. Dies verstößt gegen Art. 113 (1) EPÜ.

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