3.2.4 Prüfungsverfahren nach dem früheren System (Regel 71 EPÜ und Regel 51 (4) EPÜ 1973)

Nach dem bis 1. April 2012 bestehenden System war R. 51 EPÜ 1973 eine Ausführungsvorschrift zum Prüfungsverfahren, das in den Art. 96 und 97 EPÜ 1973 verankert ist. So heißt es insbesondere in R. 51 (4) EPÜ, dass die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Fassung mitzuteilen hat, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigt, und ihn aufzufordern hat, die Gebühren zu entrichten und die Übersetzung einzureichen. Gemäß dem letzten Satz dieser Bestimmung gelten die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung der Übersetzung als implizites Einverständnis mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung.

In T 1181/04 (ABl. 2005, 312) stellte die Kammer fest, dass eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 folglich dazu dient festzustellen, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist, wie in den Art. 97 (2) a) und 113 (2) EPÜ 1973 verlangt. Wenn der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung gemäß R. 51 (4) EPÜ 1973 mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung des Patents einverstanden ist und die formalen Erfordernisse für die Erteilung erfüllt, erlässt die Prüfungsabteilung nach Art. 97 (2) EPÜ 1973 eine Entscheidung über die Erteilung. Ist der Anmelder nicht einverstanden, so wird die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen, da im EPÜ für diesen Fall keine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist. Das Zusammenwirken der R. 51 (4) EPÜ 1973 und des Art. 97 (1) und (2) EPÜ 1973 lässt erkennen, dass eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 nicht dazu dient, das Prüfungsverfahren abzuschließen, sondern vielmehr eine vorbereitende Maßnahme darstellt und somit nicht mit einer Beschwerde anfechtbar ist. Eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 wäre daher im Regelfall unzulässig. Die Kammer stellte fest, dass die Mitteilung der Prüfungsabteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 dem Anmelder den Eindruck vermittelt hatte, dass ihm keine andere Möglichkeit blieb, als zu zahlen und damit die vorgeschlagene Fassung zu billigen oder nicht zu zahlen und die Anmeldung zu verlieren. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass in dem Schriftstück auch begründet wurde, warum die höherrangigen Anträge abgelehnt wurden, aber keinerlei Angabe darüber enthalten war, wie der Beschwerdeführer vorzugehen habe, wenn er diese höherrangigen Anträge aufrechterhalten wollte. Die Kammer bemerkte weiter, dass sich auch dann eine Rechtsfolge ergibt, wenn das Einverständnis nicht erteilt wird, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ 1973. Aus dem fehlenden Einverständnis des Anmelders resultiert eine andere Rechtsfolge als aus der Nichtzahlung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung. Während die Anmeldung im ersten Fall zurückgewiesen wird, gilt sie im zweiten Fall als zurückgenommen. Da das Nichteinverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung spezifische Rechtsfolgen nach sich zieht, muss gewährleistet sein, dass die Prüfungsabteilung auch den Tatbestand des Nichteinverständnisses eindeutig feststellt. Die Kammer befand, dass die dem Anmelder übersandte Mitteilung Ausdruck einer Vorgehensweise des EPA ist, die kein Verfahren für den Fall vorsieht, dass der Anmelder nicht mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist, und dass diese Praxis nach dem EPÜ nicht gerechtfertigt ist. Das Einverständnis des Anmelders mit der von der Prüfungsabteilung für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung ist ein wesentlicher und entscheidender Bestandteil des Erteilungsverfahrens, und das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen dieses Einverständnisses gilt es formell festzustellen. Ferner sollte dem Anmelder die Gelegenheit gegeben werden, sein Nichteinverständnis mit der Fassung zu erklären, die die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 für die Erteilung vorschlägt, und eine beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung seiner Anträge zu erwirken. S. auch T 1255/04, ABl. 2005, 424; T 1226/07.

In T 1377/15 stellte die Kammer fest, dass dem Beschwerdeführer – anders als in T 1181/04 – durch den Wortlaut der Mitteilung nach R. 71 (3) EPÜ ausdrücklich Gelegenheit gegeben worden war, sein Nichteinverständnis zu erklären und daraufhin eine beschwerdefähige Entscheidung zu erwirken, in der die Zurückweisung der höherrangigen Anträge begründet wird. Ausgehend davon befand die Kammer, dass die in T 1181/04 aufgestellten Grundsätze, wonach die Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 ausnahmsweise als beschwerdefähige Entscheidung anerkannt werden kann, hier nicht zuträfen.

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