f)
Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen 

Nach Art. 12 (4) VOBK 2007 liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Dies gilt nach Auffassung der Beschwerdekammern umso mehr für Anträge, die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und anschließend wieder zurückgenommen wurden, weil ein solches Vorgehen eindeutig zeigt, dass der betreffende Antrag im erstinstanzlichen Verfahren hätte gestellt werden können. Der Zweck der Beschwerde besteht darin, zu überprüfen, was die erste Instanz entschieden hat und, als logische Folgerung, nicht zu überprüfen, was nicht entschieden worden ist (T 528/93, T 1186/06, T 390/07, T 1587/07, T 361/08, T 340/10, T 1525/10, T 140/12, T 1689/12).

Anders als nach Rücknahme eines Antrags, der grundsätzlich – bei Zulassung durch die zuständige Abteilung oder Kammer – wieder ins Verfahren eingeführt werden kann, kann jedoch bei einem Verzicht auf einen Antrag dieser nicht neu gestellt werden (T 926/12).

In T 998/12 wies die Kammer unter anderem darauf hin, dass die Rücknahme eines Antrags als Prozesserklärung bindend und grundsätzlich unwiderruflich ist sowie die Anhängigkeit des betreffenden Antrags unmittelbar entfallen lässt. Auch wenn diese Wirkung zuvörderst für das Verfahren vor der jeweiligen Instanz gilt, so wäre es mit dem Sinn und Zweck dieses Verfahrensrechtsinstituts unvereinbar, wenn die vorgenannte Rechtswirkung im Ergebnis dadurch unterlaufen werden könnte, dass der nämliche Antrag in dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren erneut gestellt wird. Damit wäre faktisch mittelbar eine "Rücknahme" der Rücknahme ermöglicht (s. auch T 793/13).

(i) Antrag wurde nicht zugelassen

Ein Kriterium bei der Ermessensausübung ist, ob das erstinstanzliche Organ durch die Rücknahme eines Antrags daran gehindert wurde, eine begründete Entscheidung zu kritischen Punkten zu treffen, und die Beschwerdekammer dadurch gezwungen wird, entweder erstmalig über diese Punkte zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen. In T 679/09 hatte die Rücknahme der Hilfsanträge I bis IV im Einspruchsverfahren genau diesen Effekt. Zwar war es nicht unbedingt die Absicht des Beschwerdeführers, eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Zulässigkeit unter anderem von Hilfsantrag III zu vermeiden, doch hatte die Rücknahme dies unweigerlich zur Folge (T 495/10, s. auch T 933/04, T 1067/08, T 935/12, T 1697/12).

In T 1525/10 stellte die Kammer fest: Um ihr Recht auf eine Überprüfung ihrer Hilfsanträge I bis III durch eine Beschwerdekammer zu wahren, hätten die Beschwerdeführer diese im Einspruchsverfahren aufrechterhalten müssen. Sowohl das EPA als auch die Benutzer des europäischen Patentsystems, die an Verfahren vor dem EPA beteiligt sind, sind zu redlichem Verhalten verpflichtet. Ein Patentinhaber, der Hilfsanträge einreicht, mit denen er den Rahmen des Einspruchsverfahrens absteckt, und diese anschließend bewusst zurückzieht, um eine für ihn ungünstige Entscheidung zu vermeiden, verstößt mit dem Versuch, diese Anträge in das Beschwerdeverfahren einzuführen, gegen diesen allgemeinen Grundsatz.

Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag, der im Einspruchsverfahren durch einen anderen Antrag ersetzt worden war, weil er sonst offensichtlich gescheitert wäre und der Anmelder so eine entsprechende formelle Entscheidung verhindern wollte, wurde von der Kammer für unzulässig befunden T 390/07.

In T 691/09 wurde die verspätete Einführung eines Antrags, der während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilunge zurückgezogen worden war, als Verfahrensmissbrauch bewertet.

(ii) Antrag wurde zugelassen

In T 2599/11 ließ die Kammer den einzigen Antrag in das Beschwerdeverfahren zu, der im Einspruchsverfahren zurückgenommen worden war. Ihrer Auffassung nach lief es dem in G 9/91 und G 10/91 (ABl. 1993, 408, 420) definierten Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht zuwider, wenn der Beschwerdeführer nach dem Widerruf seines Patents durch die Einspruchsabteilung Vorbringen und Anträge im Beschwerdeverfahren einreicht, die zu einem breiteren Wortlaut führen als die im Einspruchsverfahren verteidigten Ansprüche, sofern diese breiteren Ansprüche kein völlig neues Vorbringen darstellen. Die Kammer hatte im Hinblick auf Art. 12 (4) VOBK 2007 zu beurteilen, ob der Beschwerdeführer durch die unterlassene Einreichung des einzigen Antrags oder durch die Zurücknahme des ähnlichen Antrags A im Einspruchsverfahren die Einspruchsabteilung an einer begründeten Entscheidung zu den kritischen Fragen gehindert hat. Die Kammer verwies auf T 361/08, wonach es nicht das Recht des Patentinhabers ist, im Beschwerdeverfahren auf erteilte Ansprüche zurückzugreifen, wenn diese nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, weil der entsprechende Antrag im Verfahren vor der ersten Instanz zurückgenommen wurde. In der vorliegenden Sache kam die Kammer zu dem Schluss, dass die kritischen Fragen im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren insofern identisch waren, als zu klären war, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist. Der einzige Antrag des Beschwerdeführers stellte daher kein völlig neues Vorbringen dar und wurde in das Verfahren zugelassen (s. auch T 467/13).

In T 937/11 war der Hauptantrag identisch mit dem im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Hilfsantrag 1. Die Kammer erklärte, dass die Umstände des vorliegenden Falls von der Situation zu unterscheiden seien, die den Entscheidungen T 1525/10 und T 390/07 zugrunde lag (s. oben). Die Begründung der Einspruchsabteilung für die Zurückweisung des Hauptantrags habe analog auch für die Ansprüche des Hilfsantrags 1 gegolten, sodass der Beschwerdeführer mit der Zurücknahme des Hilfsantrags 1 eine Entscheidung über den Einspruchsgrund nicht umgangen habe. Außerdem habe er die Gegenparteien im Beschwerdeverfahren weder überrascht noch benachteiligt, als er den zurückgenommenen Hilfsantrag 1 zum Hauptantrag vor der Kammer gemacht habe.

In T 883/12 war der Antrag dem zurückgenommenen Antrag sehr ähnlich. Der Patentinhaber hatte überzeugend argumentiert, warum es durchaus sinnvoll gewesen sei, einige der Hilfsanträge vor der Einspruchsabteilung zurückzunehmen, ohne dass über sie entschieden worden sei: die Einspruchsabteilung habe in Bezug auf einen höherrangigen Antrag befunden, dass zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit ein bestimmtes Merkmal erforderlich sei; dieses sei jedoch in den Ansprüchen der zurückgenommenen Hilfsanträge nicht enthalten gewesen. Die Kammer befand, dass es sich bei dem vorliegenden Antrag nicht um einen Antrag handelte, der vernünftigerweise im erstinstanzlichen Verfahren hätte eingereicht werden können (der also sowohl hätte eingereicht als auch aufrechterhalten werden können, sodass die erstinstanzliche Abteilung darüber hätte entscheiden können).

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