4.12.13 Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Beschwerdeverfahren

Anspruchsbeschränkungen können Versuche sein, auf Einwände des EPA oder eines Einsprechenden zu reagieren, ohne dass deshalb sogleich ein materieller Verzicht beabsichtigt ist. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob der Anmelder oder der Patentinhaber breitere Ansprüche wieder aufnehmen kann, die in einer früheren Phase des Verfahrens vorgeschlagen worden waren.

Nach der früheren ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern war es dem Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren nur beschränkt verteidigt hat, grundsätzlich (d. h. soweit nicht im Einzelfall das Verbot der reformatio in peius griff oder ein Verfahrensmissbrauch vorlag) nicht verwehrt, im anschließenden Beschwerdeverfahren wieder zu einer breiteren oder der erteilten Fassung seines Patentbegehrens zurückzukehren. Zwischenzeitliche Einschränkungen des Patentbegehrens bedeuteten daher keinen ausdrücklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern waren nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das Patent gegenüber Einwänden abgrenzen sollten (s. z. B. die Entscheidungen T 123/85, ABl. 1989, 336, T 296/87, ABl. 1990, 195, T 331/89, T 900/94, T 699/00, T 880/01, T 794/02, T 934/02, T 1018/02, T 386/04, T 1276/05). In T 331/89 erachtete die Kammer das Wiederaufgreifen früherer Ansprüche als Verfahrensmissbrauch, da der Antrag erst in der mündlichen Verhandlung gestellt wurde und seinem Inhalt nach nicht sofort gewährbar war.

Diese Rechtsprechung ist jedoch im Lichte des Art. 12 (4) VOBK 2007 auszulegen.

Mit dem Erlass der R. 116 (2) EPÜ sowie der Art. 12 (4) und 13 VOBK 2007 hat sich die Gesetzeslage gegenüber der Entscheidung T 123/85 geändert. Ob Anspruchssätze, die im Beschwerdeverfahren vorgelegt werden, zu berücksichtigen sind, richtet sich daher nicht nach der durch die Entscheidung T 123/85 begründeten Rechtsprechung, sondern nach den für das Beschwerdeverfahren nunmehr geltenden Verfahrensvorschriften sowie den Gegebenheiten im betroffenen Verfahren. Für die Zulassung der Hilfsanträge ist daher Art. 12 (4) VOBK 2007 maßgebend. Gemäß Art. 12 (4) VOBK 2007 liegt es im Ermessen der Beschwerdekammern Anspruchssätze, die in erster Instanz als verspätet nicht zugelassen worden sind oder schon in erster Instanz veranlasst gewesen wären, unberücksichtigt zu lassen. Dies gilt auch für Anspruchssätze, mit denen das Patent erstmals im Beschwerdeverfahren in einer gegenüber dem Einspruchsverfahren breiteren Fassung verteidigt wird (T 28/10, T 36/12, T 467/13).

Unter Hinweis auf T 28/10 stellte die Kammer in T 671/08 fest, dass es kein absolutes Recht des Patentinhabers gibt, im Beschwerdeverfahren zur erteilten Fassung des Patents zurückzukehren, dass er aber ebenso wenig grundsätzlich daran gehindert ist. Wie der vorliegende Fall zeige, gebe es Fälle, in denen die Zulassung eines solchen Antrags keine zusätzliche Arbeit verursache, und andere Fälle, in denen ein solcher Antrag sogar einem Verfahrensmissbrauch gleichkommen könne. Werde ein derartiger Antrag im Beschwerdeverfahren gestellt, müsse die Kammer folglich ihr Ermessen nach Art. 12 (4) VOBK 2007 ausüben und entscheiden, ob sie den Antrag zulassen wolle oder nicht.

In T 1282/05 hatte der Beschwerdeführer auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hin neue Anträge eingereicht, wobei die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche jeweils wesentlich breiter gefasst waren als die bisher im Beschwerdeverfahren befindlichen Anspruchsgegenstände und im Wesentlichen eine Rückkehr zum ursprünglichen Anspruch 1 darstellten. Die Kammer stellte fest, dass die Änderungen nicht als Reaktion auf Einwände im Ladungsbescheid angesehen werden konnten und der Beschwerdeführer auch keine Gründe angegeben hatte. Auch enthielt die Beschwerdebegründung keine Hinweise, dass eine solche Rückkehr in Richtung des ursprünglichen Anspruchsgegenstands beabsichtigt war. Daher stellte die Vorgehensweise des Beschwerdeführers einen Verstoß gegen Art. 12 (2) VOBK 2007 dar. Hinzu kam, dass vergleichbare Anträge bereits in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können (T 1420/06).

In T 2075/11 hätte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) das Patent in der erteilten Fassung eindeutig im Einspruchsverfahren verteidigen können, hatte es aber stattdessen beschränkt, sodass keine erstinstanzliche Entscheidung über die erteilte Fassung ergehen konnte (s. auch den ähnlich gelagerten Fall T 933/04). Die Kammer war der Ansicht, dass, selbst wenn sie das Verhalten des Beschwerdeführers nicht als Verzicht auf die erteilte Fassung werten würde, die Zulassung dieses erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Antrags auf jeden Fall gegen die Verfahrensökonomie verstößt. Auch in T 781/13 verwehrte die Kammer dem Beschwerdeführer den Rückgriff auf die ursprüngliche Fassung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung, weil es der Verfahrensökonomie zuwiderlief.

In T 796/02 entschied die Kammer, dass ein Verfahrensmissbrauch vorliegt, wenn ein Antrag mit breiteren Ansprüchen im Verfahren vor der Beschwerdekammer zurückgezogen wird, um eine negative Entscheidung der Kammer darüber zu vermeiden, dann aber diese breiteren Ansprüche vor der Einspruchsabteilung wieder eingeführt werden, nachdem eine Zurückverweisung des Falls zur weiteren Entscheidung aufgrund weitaus beschränkterer Ansprüche erreicht wurde.

In T 1578/13 wurde das Patent von der Einspruchsabteilung widerrrufen. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 3, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Zudem beantragte er mit dem Hilfsantrag 4, das Patent unverändert aufrechtzuerhalten. Der Wortlaut der Hilfsanträge (1-3) enthielt eine Änderung gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patents, in dem der Begriff "Gaseintrittsgehäuse" in "Gasaustrittsgehäuse" geändert wurde. Während des Einspruchsverfahrens hatte der Beschwerdeführer weder die Zurückweisung des Einspruchs noch das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Es wurde lediglich die Aufrechterhaltung in um den behaupteten offensichtlichen Fehler berichtigten Fassungen beantragt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdeführer spätestens in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung in Kenntnis der negativen Auffassung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der beantragten Korrektur die erteilte Fassung verteidigen müssen. Zu diesem Zeitpunkt musste es für den Beschwerdeführer klar gewesen sein, dass eine Rückkehr zu der erteilten Fassung den Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ unmittelbar ausräumen würde.

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