5. Exposé clair et complet
Overview
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- T 2773/18
Reasons 3.2 on argument that claimed invention is insufficiently disclosed across whole breadth
- T 54/17
1. Wenn eine Beschwerde vor der Beschwerdekamme anhängig ist, hat die Rechtsabteilung keine ausschließliche Zuständigkeit für die Frage der Unterbrechung des Verfahrens (siehe 1.4 der Entscheidungsgründe).
2. Setzt ein Patentinhaber in Kenntnis der Unterbrechungs-voraussetzungen, die ausschließlich in seiner Sphäre liegen, nach dem Wegfall der Unterbrechungsvoraussetzungen das Verfahren über Jahre uneingeschränkt fort, ohne sich darauf zu berufen, so erscheint es unbillig die Unterbrechung zu einem so späten Zeitpunkt geltend zu machen, mit der Folge, dass das bis dahin erfolgte Verfahren, an dem er bis dato aktiv mitgewirkt hat, zu wiederholen wäre. Dies widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben (siehe 1.5 der Entscheidungs-gründe).
3. Wird die Lösung eines technischen Problems mithilfe eines neu formulierten und damit unüblichen Parameters definiert, so trifft den Patentinhaber eine besondere Pflicht, sämtliche Informationen zu offenbaren. Das beanspruchte "Betriebsereignis" und das beanspruchte "Reaktionsmuster" sind als solche "unüblichen Parameter" zu verstehen. Zwar haben sie einen gewissen Sinn in der deutschen Sprache, aber nicht ohne Weiteres einen technischen Sinn im Rahmen der Steuerung eines Prozessorssystems. Der Beitrag der Erfindung ist nur eine sehr allgemeine Idee, nämlich Umgebungsparameter in einem Überwachungs- und Steuerungsprozess zu berücksichtigen. Die Beschreibung enthält kein Ausführungsbeispiel, das diese Idee erläutern und darstellen würde. Weiterhin ist es nicht möglich diese Idee hinsichtlich der Parameter "Betriebsereignis" und "Reaktionsmuster" durch die Offenbarung der Beschreibung zu abstrahieren. (siehe Entscheidungsgründe 3.7, 3.8 and 3.13).
- T 2007/16
Objection of insufficient disclosure based on the subject-matter of a dependent claim (see point 5).
- T 1845/14
In case of an unclear parameter defined in a claim whose values required in the claim are indicated in the specification to be essential to solving the problem underlying the patent at issue, the ability of the skilled person to solve that problem by reproducing what is claimed is not a suitable criterion for assessing sufficiency of disclosure when the problem or an effect derivable from it are not explicitly or implicitly part of the definition of the claimed subject-matter (point 9.8 of the Reasons).
- Jurisprudence 2021
- Jurisprudence 2019
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L'affaire T 1845/14 portait sur la question de savoir si les ambiguïtés, non contestées, des deux caractéristiques paramétriques (SCBD et CDBI) de la revendication 1 entraînaient une insuffisance de l'exposé, comme allégué par l'opposant (intimé). La chambre, sur la base de son analyse détaillée des deux paramètres, a d'abord conclu que pour reproduire l'invention, l'homme du métier aurait eu besoin de méthodes de mesure adaptées pour déterminer le SCBD et le CDBI. De telles méthodes étaient accessibles à l'homme du métier à la date de priorité du brevet litigieux (malgré l'ambiguïté de la définition du CDBI). Une argumentation distincte avancée par l'intimé portait sur l'aptitude de l'homme du métier à résoudre le problème sous-jacent au brevet. La chambre a analysé la contribution des décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99, en faisant également référence à la décision Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd [2004] UKHL 46 de la Chambre des Lords du Royaume-Uni (paragraphe 126), à la décision T 608/07 et, en lien avec celle-ci, à la décision Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd [2008] EWHC 1379 de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (dans laquelle trois types d'objection ont été décrits : "insuffisance classique", "insuffisance Biogen" (cf. T 1727/12), "insuffisance qui découle d'une ambiguïté"). La chambre a conclu que toutes ces décisions concernant un paramètre mentionné dans une revendication dont la définition était ambiguë s'appuyaient sur une définition du terme "invention" qui ne renvoyait pas à la combinaison des caractéristiques définies par les termes de la revendication considérée, mais plutôt à l'idée inventive ou au concept inventif que l'inventeur avait à l'esprit et qui a conduit le titulaire du brevet à chercher à protéger ce qui était revendiqué. Le même critère pour évaluer la suffisance a été utilisé en particulier dans les décisions T 593/09, T 815/07 et T 172/99 : l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant reproduire ce qui est revendiqué, à résoudre le problème sous-jacent au brevet en question qui est mentionné dans le fascicule du brevet, mais ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. Dans l'affaire T 1845/14, la chambre a toutefois retenu que l'aptitude de l'homme du métier, souhaitant réaliser l'invention, à résoudre le problème sous-jacent au brevet litigieux n'est pas un critère approprié pour évaluer la suffisance lorsque le problème ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. En effet, selon la chambre, rien ne justifie de recourir à une signification différente du terme "invention" lorsqu'il est question de la suffisance de l'exposé. Il n'y a nulle raison de définir l'invention sur la base d'un effet dont il est allégué dans le brevet qu'il est obtenu par l'objet revendiqué ou sur la base de conditions spécifiques pour mesurer un paramètre lorsque le libellé de la revendication ne le nécessite pas. Cela reviendrait à apprécier la suffisance sur la base d'une lecture restreinte de la revendication. Il n'est pas procédé de la sorte lorsque les autres exigences de brevetabilité, telles que la nouveauté et l'activité inventive, sont évaluées et il n'y pas de raison apparente d'évaluer la suffisance sur une base différente. Rien ne justifie donc de fonder l'évaluation de la suffisance sur l'aptitude à déterminer quelles étaient la définition d'un paramètre dans une revendication ou les conditions pour sa mesure qui étaient nécessaires ou que le titulaire du brevet avait à l'esprit au moment de rédiger le brevet lorsque cette définition ou ces conditions sont considérées comme nécessaires pour garantir la résolution effective du problème sous-jacent au brevet, mais que le problème lui-même ou un effet dérivable du problème n'était pas défini dans les revendications. L'invention est définie par les termes des revendications, auxquels il convient de donner leur sens technique le plus large dans le contexte où ils sont utilisés. Cette position est également corroborée par la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) (modes de réalisation qui ne fonctionnent pas). Étant donné que le sens du terme "invention" est étayé par les décisions G 2/98 (JO OEB 2001, 413) et G 1/03, une saisine n'est pas nécessaire. La chambre a conclu que, dans le cas d'un paramètre manquant de clarté défini dans une revendication dont les valeurs requises dans la revendication sont qualifiées, dans le fascicule du brevet, d'essentielles pour la résolution du problème sous-jacent au brevet en question, l'aptitude de l'homme du métier à résoudre ce problème en reproduisant ce qui a été revendiqué n'est pas un critère adapté pour évaluer la suffisance de l'exposé lorsque le problème ou un effet dérivable du problème ne fait pas explicitement ou implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué. Cette conclusion ne signifie pas nécessairement que l'ambiguïté du CDBI constitue simplement une question de clarté.
Dans l'affaire T 54/17, il a été fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle deux conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'art. 100b) CBE. D'une part, l'homme du métier doit pouvoir déduire du fascicule du brevet au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée. D'autre part, il doit pouvoir réaliser l'invention dans toute l'étendue revendiquée. Concernant la première condition, la chambre a partagé l'argument de l'intimé (opposant) selon lequel la description ne donnait pas d'exemple de réalisation pour l'idée qualifiée de "centrale" par le requérant, à savoir le fait d'enregistrer les paramètres opérationnels de composants individuels en même temps que les paramètres environnementaux et de déduire de ces valeurs mesurées des événements opérationnels. Même si l'homme du métier pouvait imaginer un mode de réalisation, cela ne suffirait pas pour remplir la deuxième condition, à savoir que l'invention puisse être réalisée dans toute l'étendue revendiquée. La description était formulée en termes très généraux, en ce qu'il était question du débranchement d'un composant fortement surchauffé. En revanche, elle ne précisait pas selon quels critères il était décidé de ne pas débrancher également l'autre composant voisin. La chambre a retenu à cet égard que cette (deuxième) condition a une signification particulière, surtout lorsque la revendication comprend des paramètres inhabituels. La chambre a fait référence aux conditions énumérées dans la décision T 172/99. Si la solution à un problème technique est définie au moyen d'un paramètre nouvellement formulé et donc inhabituel, le titulaire du brevet est alors tenu de divulguer l'ensemble des informations. Dans l'affaire en question, il convenait justement d'entendre l'"événement opérationnel" et le "modèle de réaction" revendiqués comme des "paramètres inhabituels". Ces termes ont une certaine signification dans la langue allemande, mais n'ont pas nécessairement un sens technique évident dans le domaine du pilotage d'un système de traitement. Selon la chambre, la contribution de cette invention n'était qu'une idée très générale, à savoir la prise en compte de paramètres environnementaux dans un procédé de surveillance et de pilotage. La description ne contenait aucun mode de réalisation qui aurait permis de clarifier et de représenter cette idée. Il n'était pas possible non plus d'abstraire cette idée concernant les paramètres "événement opérationnel" et "modèle de réaction" par la divulgation de la description. La chambre a donc estimé qu'un homme du métier ne pouvait pas réaliser l'invention (concernant l'interruption de la procédure, cf. également chapitre III.D.2.).