1.15. "Comprend", "est constitué de", "est constitué essentiellement de", "contient"

Dans l'affaire T 759/10, il s'agissait d'examiner si le remplacement de "comprend" ("comprises") par "est constitué essentiellement de" ("consists essentially of") était fondé sur une divulgation implicite qui soit claire et non ambiguë dans la demande telle que déposée. Le requérant faisait valoir que le terme "comprenant" ("comprising") englobait trois possibilités, à savoir i) "comprenant", ii) "est constitué de" et iii) "est constitué essentiellement de", et que chacune de ces possibilités viendrait immédiatement à l'esprit de l'homme du métier à la lecture du terme "comprenant". Le terme "comprend" représentait donc déjà en lui-même une base suffisante pour l'expression "est constitué essentiellement de". La chambre n'a pas accepté cet argument étant donné que chaque terme avait une signification différente sur le plan technique, à savoir i) que tout autre élément peut être présent ("comprend"), ii) qu'aucun autre élément ne peut être présent ("est constitué de") et iii) que d'autres éléments spécifiques peuvent être présents, en l'occurrence ceux qui n'ont pas d'incidence matérielle sur les caractéristiques essentielles de l'agent de texturation ("est constitué essentiellement de"). L'homme du métier, en lisant le terme "comprend", n'était donc pas libre de choisir celui des trois termes qu'il souhaitait. De plus, la chambre, s'appuyant sur un raisonnement détaillé, a rejeté la requête en saisine de la Grande Chambre de recours. Bien qu'elle ait été d'accord avec le requérant sur le fait que dans les affaires T 472/88 et T 975/94, les deux chambres avaient semble-t-il considéré que le terme "comprend" représentait en lui-même une base suffisante pour l'expression "est constitué essentiellement de", elle a fait observer que la jurisprudence des chambres de recours avait évolué depuis ces deux affaires, notamment par le biais de deux décisions ultérieures de la Grande Chambre de recours, à savoir G 2/98 (JO 2001, 413) et G 1/03 (JO 2004, 413). S'appuyant sur ces deux décisions, des décisions plus récentes des chambres de recours, par exemple T 868/04, T 725/08 et T 903/09, avaient appliqué le critère de divulgation claire et non ambiguë pour déterminer si le remplacement du terme "comprend" par "est constitué essentiellement de" était admissible. Dans ces décisions, il avait été considéré que ce critère n'est pas automatiquement rempli par le seul terme "comprenant". Dans l'affaire T 759/10, le remplacement du mot "comprenant" par "est constitué essentiellement de" a été jugé contraire à l'art. 123(2) CBE, mais le remplacement du mot "comprenant" par "est constitué de" a été admis.

Conformément à la décision T 1271/13, il est aujourd'hui établi que le terme "comprenant" n'est généralement pas accepté comme une base directe et non ambiguë pour justifier le remplacement par "est constitué essentiellement de".

Dans l'affaire T 56/08, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé, selon lequel le verbe "contenir" ("to contain") avait une signification plus restrictive que le verbe "comprendre" ("to comprise"). La chambre a souligné que la signification générale du verbe "contenir" était "renfermer", "comporter", "inclure", "englober" ou "comprendre".

Dans la décision T 1170/07, le terme "comprenant" ("comprising") a été remplacé par "constituée essentiellement de" ("consisting essentially of"). Avant d'évaluer si la divulgation initiale dans son ensemble divulguait spécifiquement la forme de dose unitaire revendiquée constituée essentiellement de tétrahydrolipstatine, il fallait établir ce que signifiait en l'espèce l'expression "constituée essentiellement de", qui ne figurait pas dans la demande initiale. La chambre a rappelé à cet égard que les revendications devaient être lues dans un sens qui soit raisonnable sur le plan technique. Dans l'affaire en question, l'expression "constituée essentiellement de" excluait la présence d'autres agents actifs utiles dans le traitement de la pathologie spécifique concernée, mais admettait la présence de composés additionnels formant le véhicule pour l'agent actif. La chambre a conclu en l'occurrence que le remplacement de "comprenant" par "constituée essentiellement de" était admissible au titre de l'art. 123(2) CBE.

Dans la décision T 108/14, la chambre a distingué l'affaire en question de l'affaire T 1170/07, car il n'était pas possible de déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée quels "agents actifs" étaient utiles. En outre, la chambre a fait référence à une ligne jurisprudentielle (p. ex. T 1095/09, T 759/91, T 522/91, T 472/88) selon laquelle l'expression "constitué essentiellement de" était considérée comme claire et admettant la présence d'autres composants outre les composants obligatoires dans la composition revendiquée, à condition que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées par leur présence. Cependant, dans l'affaire en question, la demande telle que déposée était muette sur les composants qui, outre ceux définis dans la revendication 1 en question, pouvaient être admis dans le matériau réfractaire revendiqué sans affecter ses caractéristiques essentielles.

Dans l'affaire T 299/12, la chambre a retenu que le fait d'introduire dans la revendication 1 une limitation aux composants a) à e) par l'expression "constitué essentiellement de", qui n'était pas explicitement mentionnée dans la demande telle que déposée, constituait un ajout d'éléments. La chambre a fait observer que les arguments de l'intimé (titulaire du brevet) reposaient sur une sélection préliminaire de modes de réalisation qui excluait de son champ des compositions typiques dépourvues de l'un quelconque des ingrédients désormais considérés comme essentiels par la revendication 1. De plus, en définissant les agents de réticulation comme étant optionnels, la revendication 1 englobait un objet qui s'étendait au-delà du contenu de la demande de brevet et de la demande principale telles que déposées initialement. Il s'avérait enfin que tous les exemples sélectionnés sur lesquels la revendication 1 serait fondée contenaient de la triéthanolamine (c'est-à-dire un agent de réticulation), ce qui laissait entendre que, pour cette combinaison particulière de composants définie dans la revendication 1, la triéthanolamine était une caractéristique essentielle.

Dans l'affaire T 107/14, le requérant (opposant) soutenait que la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, étant donné qu'elle concernait un alliage "consistant en" les éléments indiqués, tandis que la revendication 1 telle que déposée initialement portait sur un alliage "comprenant" les éléments indiqués. La chambre a estimé que, dans la mesure où la revendication 1 divulguait déjà que le reste de la composition était constitué de nickel (Ni), ce qui ne permettait pas la présence d'autres éléments, et qu'elle portait donc déjà sur des compositions fermées, la composition décrite par la revendication 1, "consistant en" les éléments indiqués, était déjà divulguée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire T 1634/13, la revendication du brevet tel que délivré combinait l'objet de différentes revendications telles que déposées, les termes "comprenant" ("comprising") et "contenant" ("containing") étant remplacés par le terme "constitué de" ("consisting in" ou "consisting of"). La chambre a retenu que des exemples spécifiques dans la demande enseignaient que les termes "comprenant"/"contenant" recouvraient le terme "constitué" comme une signification particulière initialement divulguée. S'il est vrai que le changement de formulation limitait l'objet par rapport à la formulation initiale, une telle limitation n'appelait aucune objection au titre de l'art. 123(2) CBE. En particulier, il n'y avait eu aucune isolation au sens de la décision G 2/10.

Concernant les questions de clarté soulevées par les termes "comprenant (en substance)" ("comprising (substantially)"), "constitué (essentiellement) de" ("consisting (essentially) of") et "contenant" ("containing"), voir le chapitre II.A.6.2.

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