a)
Décisions établissant et appliquant le test 

Dans l'affaire T 331/87 (JO 1991, 22), la chambre, s'appuyant sur la décision T 260/85 (JO 1989, 105), a défini un test en trois points. Elle a constaté que la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier 1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, 2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et 3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. La chambre a précisé que la caractéristique en question peut ne pas être essentielle même si, comme élément accessoire, elle est systématiquement présentée en même temps que d'autres caractéristiques de l'invention (fréquemment appliqué jusqu'en 2012, voir par exemple les décisions T 708/07, T 775/07, T 2359/09, T 747/10 ; récemment appliqué dans l'affaire T 1906/12). Ce test est parfois appelé test du caractère essentiel (voir par exemple les affaires T 2359/09, T 2599/12, T 2489/13). Il convient de noter que les Directives relatives à l'examen H‑V, 3.1 – version de novembre 2018, contiennent désormais un test en trois points modifié.

Dans l'affaire T 404/03, la chambre a considéré que les décisions des chambres de recours, qui décrivent et utilisent l'actuelle gamme de "tests" en relation avec différents types de modifications, peuvent engendrer une certaine confusion. S'agissant de la divulgation d'un groupe de caractéristiques considérées indépendamment de leur étendue, le fait de généraliser une caractéristique dans une revendication et d'isoler des caractéristiques des modes de réalisation de la description, reviennent en fin de compte à supprimer des caractéristiques, à savoir la caractéristique spécifique dans le premier cas et les autres caractéristiques du mode de réalisation dans l'autre. La présente chambre considère donc que ces cas de figure peuvent être soumis aux mêmes critères qu'une suppression pure et simple, et donc, en principe, au test des trois questions. Ce test est plus favorable au demandeur que l'obligation de faire figurer dans l'exposé original une mention spécifique, explicite ou suggérée, car il permet essentiellement de supprimer une caractéristique si l'homme du métier vient à s'apercevoir, compte tenu de ses connaissances générales dans ce domaine, que la caractéristique n'a aucun rapport avec l'invention. S'agissant de l'admissibilité des modifications au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, elle estime qu'il convient d'établir une distinction entre la suppression et l'ajout de caractéristiques, étant donné que dans le premier cas on se contente de retirer des éléments qui ont été divulgués à l'origine, et peuvent donc être jugés comme non essentiels à l'invention par l'homme du métier, alors que dans le dernier cas on ajoute de nouveaux éléments dépourvus de toute base dans la divulgation initiale.

Dans l'affaire T 2300/12, la chambre a fait observer que le test du caractère essentiel consiste à examiner si la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication indépendante telle que déposée constitue une extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Dans l'affaire en cause, la revendication du brevet délivré concernait un procédé, tandis que le jeu de revendications tel que déposé ne comportait aucune revendication de procédé. Pour cette raison déjà, le test du caractère essentiel n'était pas directement applicable lors de l'examen.

Dans l'affaire T 2100/14, la chambre a estimé que le premier critère du test du caractère essentiel en trois points n'était pas rempli. Bien que la description ne mentionnait pas explicitement les caractéristiques A et B comme étant essentielles, l'homme du métier a reconnu directement et sans ambiguïté que la structure de balcon décrite dans la demande nécessitait une tôle ondulée telle que définie par les caractéristiques A et B. Le simple fait que les caractéristiques A et B étaient spécifiées dans le préambule des revendications indépendantes ne signifiait pas que la présence d'une tôle ondulée n'était pas obligatoire pour l'invention. Une caractéristique du préambule d'une revendication indépendante faisait partie de la définition de l'objet revendiqué qui était censé résoudre le problème technique apprécié dans la demande. Par conséquent, les caractéristiques A et B, relatives à la tôle ondulée, contribuaient à la définition de l'invention telle que déposée initialement et étaient donc présentées comme essentielles dans la demande telle que déposée initialement.

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