5.2. Objets différents et étendue de la protection différente ; objets se recoupant

Dans les décisions T 118/91 et T 80/98, il avait été signalé qu'il existait une différence entre l'objet de la demande divisionnaire et celui de la demande initiale, afin d'éviter une éventuelle double protection par brevet. Dans la décision T 118/91, il a en particulier été exposé que c'est à tort qu'il avait été affirmé que des caractéristiques faisant partie de l'objet de la demande divisionnaire ne peuvent être l'objet d'une revendication dépendante de la demande initiale. La chambre s'est ralliée aux Directives, qui disposent qu'en règle générale, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. Cette approche n'ouvrait pas la voie à la "double protection", au sens où on l'entend normalement. Dans la présente espèce, la chambre était convaincue que tout risque de "double protection" était exclu par la limitation considérable des revendications de la demande divisionnaire.

Dans l'affaire T 587/98 (JO 2000, 497), la division d'examen, invoquant les directives qui interdisaient des revendications interférentes, avait rejeté une demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire, au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient et que dans les parties se recoupant, le même objet était revendiqué ; elle avait fondé son rejet sur l'art. 125 CBE. La chambre a considéré que l'art. 125 CBE ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce, dans la mesure où il nécessite "l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention", mais que les dispositions relatives aux demandes divisionnaires sont autonomes et complètes. Une interdiction des revendications interférentes au sens large où l'entendait la division d'examen constituerait en outre une question de fond plutôt que de procédure et l'art. 125 CBE n'est pas applicable aux questions de fond. La chambre a également jugé que la CBE ne contient pas de disposition expresse ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante – formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement – liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet s'il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

Dans l'affaire T 307/03 (JO 2009, 422), la chambre n'a pas adhéré à la conclusion de la décision T 587/98 selon laquelle la CBE ne contient aucun fondement juridique pour interdire les "revendications interférentes" au sens des Directives. Dans l'affaire T 307/03, la chambre a souligné que le principe de l''interdiction de la double protection par brevet, selon lequel pour une invention donnée définie dans une revendication donnée l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer un seul et unique brevet par l'OEB, peut être déduit de l'art. 60 CBE 1973. Une fois un brevet délivré, le droit au brevet est épuisé et l'OEB est habilité à refuser de délivrer un autre brevet à l'inventeur ou à son ayant cause pour l'objet duquel il a déjà obtenu un brevet. En outre, une objection de double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication présentée ultérieurement, c'est-à-dire quand le demandeur cherche à faire breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication déjà délivrée et à obtenir par la même occasion une protection par brevet pour un autre objet qui n'était pas revendiqué dans le brevet déjà délivré. Tout particulièrement lorsque l'objet qui serait doublement breveté est le mode de réalisation préféré de l'invention tant selon le brevet délivré que selon la demande en instance, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable. Pour échapper à l'objection de double protection par brevet, les revendications de la demande en instance doivent être limitées à l'autre objet non encore breveté. Voir cependant la décision T 2402/10 (résumée ci-dessous).

Selon la chambre dans l'affaire T 1423/07, l'art. 60 CBE ne peut pas servir de base au rejet d'une demande de brevet européen pour cause de double brevetabilité. L'art. 60 CBE vise uniquement à définir à qui appartient le droit au brevet européen. L'art. 60 CBE ne peut être interprété en ce sens que l'inventeur ou son ayant cause a droit, pour une invention particulière, à un seul brevet délivré par l'OEB, avec pour conséquence que les revendications incluant des éléments compris dans les revendications d'un brevet déjà délivré et appartenant au même demandeur seraient rejetées, que le demandeur justifie ou non d'un intérêt légitime à la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure.

La chambre dans l'affaire T 1391/07 a remarqué que l'interdiction de la "double protection par brevet" se limite aux brevets et demandes de brevets visant la même invention, telle que définie par l'objet des revendications correspondantes et, partant, se limite aux revendications conférant, sur le plan conceptuel, la même étendue de protection. La chambre n'a vu aucune base juridique justifiant l'extension de cette pratique à des revendications qui ne définiraient pas le même objet mais conféreraient – comme en la présente espèce – une étendue de protection qui se recoupe partiellement seulement, au sens où certains des modes de réalisation couverts, sur le plan conceptuel, par l'une des revendications, et non l'ensemble des modes de réalisation, seraient également englobés par les autres revendications. En particulier, l'absence d'intérêt légitime d'un demandeur à obtenir deux brevets pour le même objet – constatée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 1/05 (JO 2008, 271) et G 1/06 (JO 2008, 307) – ne saurait être invoquée dans les cas où les étendues de protections conférées par les objets respectifs ne se recoupent que partiellement, car il n'existe aucune raison objective manifeste de refuser d'admettre l'intérêt légitime du demandeur à obtenir une protection différente – même s'il y a recoupement partiel – de celle du brevet principal déjà délivré. En conséquence, la chambre a conclu que le seul fait que l'étendue de protection conférée, d'un point de vue conceptuel, par le brevet en cause recouperait partiellement celle du brevet principal délivré, ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet (voir également T 587/98, JO 2000, 497 ; T 877/06 ; T 1491/06 ; T 1780/12 ; T 2461/10 ; T 2563/11).

Dans l'affaire T 2402/10, l'intimé avait soulevé une objection pour double protection, car la revendication 1 avait été modifiée au cours de la procédure de recours sur opposition de telle sorte que sa portée correspondait pleinement à celle des revendications du brevet délivré sur la base de la première demande initiale. La chambre a rappelé que selon une jurisprudence bien établie, il existe un principe de l'interdiction de la double protection par brevet fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a été déjà délivré (G 1/05, JO 2008, 271 ; G 1/06, JO 2008, 307 ; cf. également T 1391/07, T 877/06, T 1708/06, T 469/03). Dans l'affaire en cause, la revendication 1 contenait des caractéristiques techniques qui n'étaient exigées par aucune des revendications du brevet délivré sur la base de la première demande initiale. Etant donné que le brevet délivré sur la base de la première demande initiale et le brevet en cause revendiquaient des objets différents, la question de la double protection ne pouvait se poser. La chambre a relevé que l'intimé se référait également au sommaire de la décision T 307/03, selon lequel une objection pour double protection pouvait aussi être soulevée lorsque l'objet de la revendication du brevet délivré était compris dans l'objet de la revendication déposée ultérieurement. La chambre a estimé toutefois que cela n'était pas une raison pour s'écarter de l'exigence impérative du "même objet" invoquée dans les décisions G 1/05 et G 1/06 et dans la jurisprudence constante des chambres. Voir aussi T 1155/11.

Dans la décision T 1766/13, la chambre a estimé que, dans l'affaire en cause, un produit et une méthode en vue de sa fabrication n'étaient pas un "même objet" au sens des décisions G 1/05 et G 1/06. Dans la décision T 1765/13, la chambre a considéré que cela valait également pour l'utilisation d'un produit et sa méthode de fabrication. Sur une autre affaire dans laquelle la demande initiale et la demande divisionnaire ne portaient pas sur le même objet, voir T 1708/06.

Dans l'affaire T 1780/12, la chambre a constaté que la catégorie d'une revendication et ses caractéristiques techniques constituent son objet et déterminent l'étendue de la protection (cf. G 2/88, JO 1990, 93). Les revendications en question appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse étaient des revendications de procédé proposé à une fin spécifique (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y), tandis que les revendications selon l'art. 54(5) CBE étaient des revendications de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y). S'agissant des caractéristiques techniques, la chambre a conclu que les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais que les revendications de type suisse comprenaient en outre la caractéristique relative à la fabrication d'un médicament, ce qui n'était pas le cas de la revendication selon l'art. 54(5) CBE. L'objet revendiqué n'était dès lors pas identique. La chambre a également considéré que l'étendue de la protection différait sensiblement. Il était généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'une revendication portant sur une activité physique particulière (méthode, procédé, usage) conférait une protection moindre qu'une revendication relative à l'entité physique en tant que telle (cf. décision G 2/88). Il s'ensuit qu'une revendication de procédé limité à un usage spécifique confère également une protection moindre qu'une revendication de substance proposée à une fin spécifique. (Voir aussi les décisions T 879/12, T 13/14 et T 15/14 qui abonde dans le sens des conclusions de la décision T 1780/12.)

Dans l'affaire T 2563/11, les requérants avaient fait valoir que, bien que le texte des revendications indépendantes soit le même dans le brevet initial et dans la demande divisionnaire, en raison des différences entre les deux descriptions, l'étendue de la protection au sens de l'article 69 CBE n'était pas identique, de sorte que l'interdiction de la double protection par brevet ne s'appliquait pas. La chambre a néanmoins souligné qu'en ce qui concerne l'interdiction de la double protection par brevet, il fallait tenir compte du fait que "le même objet" soit revendiqué, celui-ci étant défini par la catégorie et les caractéristiques techniques de la revendication (art. 84 CBE, règle 43(1) CBE). Pour répondre à la question de savoir si l'objet revendiqué est le même, il ne faut donc pas faire appel à la description, en particulier si les revendications en elles-mêmes sont claires et compréhensibles (cf. T 197/10). En revanche, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est elle aussi déterminée par les revendications du brevet, l'art. 69(1) CBE dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il s'ensuit donc que l'étendue de la protection conférée par le brevet peut être plus large que l'objet revendiqué. En l'espèce, la chambre n'a pas partagé l'avis du requérant selon lequel, vu les différences importantes entre les descriptions, l'objet revendiqué dans la revendication 1 de la demande divisionnaire était plus large que celui qui était revendiqué dans la demande initiale.

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