4.12.13 Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours

Les revendications peuvent être limitées dans le but d'essayer de répondre à des objections de l'OEB ou d'un opposant, sans que soit pour autant envisagé immédiatement un abandon définitif. Dans ce cas, il se pose la question de savoir si le demandeur ou le titulaire du brevet peut rétablir les revendications plus larges qui avaient été proposées à un stade antérieur de la procédure.

Selon la jurisprudence constante antérieure des chambres de recours, le titulaire du brevet qui n'a défendu son brevet que dans une certaine limite pendant la procédure d'opposition, peut en principe (c'est-à-dire dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas en l'espèce, ou pour autant qu'il n'y ait pas d'abus de procédure) revenir, pendant la procédure de recours qui fait suite à l'opposition, à une formulation plus large de la protection souhaitée ou au texte du brevet tel que délivré. Des limitations temporaires de la protection souhaitée ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet, mais sont à considérer comme des essais de formulation destinés à délimiter le brevet eu égard à des objections (voir par exemple les décisions T 123/85, JO 1989, 336 ; T 296/87, JO 1990, 195 ; T 331/89 ; T 900/94 ; T 699/00 ; T 880/01 ; T 794/02 ; T 934/02 ; T 1018/02 ; T 386/04 ; T 1276/05). Dans l'affaire T 331/89, la chambre a estimé que la reprise de revendications antérieures constituait un abus de procédure, étant donné que la requête n'avait été présentée que lors de la procédure orale et qu'elle n'avait pas été immédiatement admissible en raison de son contenu.

Cette jurisprudence doit toutefois être interprétée à la lumière de l'art. 12(4) RPCR 2007.

L'adoption de la règle 116(2) CBE et celle des art. 12(4) et 13 RPCR 2007 marquent un changement dans la législation par rapport à la décision T 123/85. La question de savoir si des jeux de revendications produits au cours de la procédure de recours doivent être pris en considération sera donc traitée non plus selon la jurisprudence établie par la décision T 123/85, mais selon les règles de procédure régissant désormais la procédure de recours et les éléments propres à la procédure concernée. L'art. 12(4) RPCR 2007 est dès lors applicable pour l'admission des requêtes subsidiaires. Selon l'art. 12(4) RPCR 2007, il relève du pouvoir d'appréciation des chambres de recours de ne pas tenir compte des jeux de revendications qui n'ont pas été admis en première instance en raison d'un dépôt tardif ou qui auraient déjà dû être présentés en première instance. Ceci vaut également pour les jeux de revendications qui sont utilisées pour défendre un brevet pour la première fois dans la procédure de recours sur la base d'une version plus large que dans la procédure d'opposition (T 28/10, T 36/12, T 467/13).

Se référant à l'affaire T 28/10, la chambre a déclaré dans l'affaire T 671/08 qu'il n'existait ni de droit absolu pour le titulaire du brevet de revenir, au stade du recours, au brevet tel que délivré ni de principe interdisant un tel retour. Il y aura des cas, comme la présente espèce, où l'admission d'une requête en ce sens n'entraînera pas de recherches supplémentaires, et d'autres ou cela aboutirait même à un abus de procédure. Partant, il appartient à la chambre de décider en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 12(4) RPCR 2007 d'admettre ou non une telle requête présentée au stade du recours.

Dans la décision T 1282/05, la requérante avait déposé, après la citation à la procédure orale, de nouvelles requêtes, les objets des revendications indépendantes des requêtes précitées étant chaque fois formulés de façon plus large que les objets des revendications faisant jusqu'alors partie de la procédure de recours, et constituant essentiellement un retour à la revendication 1 initiale. La chambre a constaté que ces modifications ne pouvaient être considérées comme une réponse aux objections formulées dans la citation, et que la requérante n'avait pas non plus indiqué les raisons de cette modification. Le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait pas non plus d'indication selon laquelle ce retour à l'objet initial de la revendication était voulu. Par conséquent, la démarche de la requérante constituait un manquement aux dispositions de l'art. 12 (2) RPCR 2007. De plus, des requêtes similaires auraient déjà pu être présentées en première instance (T 1420/06).

Dans l'affaire T 2075/11, le brevet tel que délivré aurait manifestement pu faire l'objet de la procédure de première instance. Le titulaire du brevet a toutefois limité le brevet pendant la procédure d'opposition et n'a pas souhaité poursuivre la procédure sur la base du texte du brevet délivré, sur lequel aucune décision n'a donc pu être rendue par l'instance du premier degré (cf. également l'affaire T 933/04, qui présente des similitudes). La chambre a estimé que même si elle n'assimilait pas ce comportement du requérant dans la présente espèce à une renonciation au brevet tel que délivré, l'admission de cette requête qui n'a été présentée qu'au stade de la procédure de recours serait en tout état de cause contraire au principe d'économie de la procédure. De la même manière, dans l'affaire T 781/13, la chambre n'a pas permis au requérant de revenir à la version initiale de la revendication 1 du brevet délivré, car cela contrevenait au principe d'économie de la procédure.

Dans l'affaire T 796/02, la chambre a déclaré qu'il y avait abus de procédure lorsque le titulaire du brevet retire une requête comprenant de larges revendications dans la procédure devant la chambre de recours afin d'éviter que celle-ci ne rende une décision négative sur cette requête, puis réintroduit ces revendications de portée plus large devant la division d'opposition après avoir obtenu le renvoi de l'affaire pour suite à donner sur la base de revendications beaucoup plus restreintes.

Dans l'affaire T 1578/13, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. Le requérant a demandé le maintien du brevet sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 3, qui avaient fait l'objet de la décision de la division d'opposition. Il a demandé en outre à titre de requête subsidiaire 4 le maintien du brevet dans un texte inchangé. Les requêtes subsidiaires 1 à 3 telles que formulées comportaient une modification par rapport au texte du brevet délivré, à savoir le remplacement du terme "boîtier d'entrée de gaz" par celui de "boîtier de sortie de gaz". Au cours de la procédure d'opposition, le requérant n'avait pas demandé le rejet de l'opposition ni défendu le texte du brevet tel que délivré. Il avait simplement demandé le maintien du brevet sur la base de textes dans lesquels l'erreur prétendument évidente avait été rectifiée. De l'avis de la chambre, le requérant aurait dû défendre le texte du brevet tel que délivré au plus tard lors de la procédure orale en première instance, compte tenu de l'avis défavorable de la division d'opposition concernant la correction demandée. À ce stade, le requérant devait assurément savoir qu'il pouvait immédiatement lever l'objection au titre de l'art. 123(3) CBE en revenant au texte du brevet délivré.

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