European Patent Office

T 0437/14 of 17.10.2016

European Case Law Identifier
ECLI:EP:BA:2016:T043714.20161017
Date of decision
17 October 2016
Case number
T 0437/14
Petition for review of
-
Application number
08003327.7
Language of proceedings
English
Distribution
Published in the EPO's Official Journal (A)
Other decisions for this case
T 0437/14 2019-03-12
Abstracts for this decision
-
Application title
Complexes of form L2IrX
Applicant name
The Trustees of Princeton University
The University of Southern California
Opponent name
Merck Patent GmbH
Sumitomo Chemical Company Ltd.
BASF SE
Board
3.3.09
Headnote
-
Keywords
Einspruchsgründe - über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehender Gegenstand
Änderungen - nicht offenbarter Disclaimer
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
Abweichungen in der Rechtsprechung
Ausreichende Offenbarung
Neuheit gegenüber einem Übergangsprodukt und nicht gegenüber einem Zwischenprodukt aus dem Stand der Technik (Nr. 5.4 der Entscheidungsgründe)
Erfinderische Tätigkeit
Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs
Catchword
Leitsatz: Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:
1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ, d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten?
2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern aufgehoben?
3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ, d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten?

2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern aufgehoben?

3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?