T 1154/04 (Trägermaterial/INVITEK) 21-04-2005

Zuständigkeit der Kammer

1. In ihrer Entscheidung G 3/03 vom 28. Januar 2005 (siehe LS 2 und Punkt 5 der Entscheidungsgründe, wird im Amtsblatt veröffentlicht) hat die Grosse Beschwerdekammer entschieden, daß die Beschwerdekammer, die gemäß Artikel 21 EPÜ für die Sachprüfung der Beschwerde zuständig wäre, auch für die isolierte Entscheidung über die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 67 EPÜ) nach Abhilfe durch die Prüfungsabteilung zuständig ist.

2. Daher ist diese technische Beschwerdekammer zuständig, über den vorliegenden Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden.

Verstoß gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ

3. Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage 2001, Teil VI.B.1, Seite 296).

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern (siehe u. a. T 187/95 vom 3. Februar 1997, Punkt 8 der Entscheidungsgründe) sollte der Begriff "Gründe" nicht eng ausgelegt werden. Unter "Gründen" im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ sind diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt.

4. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Wahrung des Gebots der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren in dem Fall, daß die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne weitere Aufforderung zur Stellungnahme zurückgewiesen wird, sind in mehreren Entscheidungen erörtert worden (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", supra, VI.B.1, Seite 296 und VII.B.3, Seite 481). Es wird im allgemeinen anerkannt, daß von der Anmelderin in gutem Glauben gemachte Ausführungen und Angaben, bzw. die Einreichung neuer Ansprüche, die die strittigen Punkte wesentlich ändern und dadurch eine neue Sachlage entstehen lassen, die Prüfungsabteilung nach Artikeln 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichten, die Anmelderin von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und sie vor einem Zurückweisungsbeschluß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern (siehe u. a. T 921/94 vom 30. Oktober 1998, LS und Punkt 6.2.2 der Entscheidungsgründe).

5. In vorliegendem Fall verwies die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid vom 17. September 2003 zur sachlichen Begründung der Unzulässigkeit des in der regionalen Phase vor dem EPA vorgelegten Anspruchssatzes auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IVPB) (siehe Absatz II, supra). In diesem IVPB war ein Einwand wegen mangelnder Stützung eines in den Produktanspruch 1 ("Trägermaterial für die komplexe Nukleinsäureanalytik") eingeführten Disclaimers (Artikel 123 (2) EPÜ) erhoben worden. Sowohl die Produktansprüche 1 bis 9, 15 und 20 bis 25 als auch die Verwendungs- und Verfahrensansprüche 27 und 28 wurden als nicht neu betrachtet (Artikel 54 EPÜ). Abschließend wurde auch ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Gegenstände aller Ansprüche, d. h. Produkt-, Verwendungs- und Verfahrensansprüche 1 bis 36, erhoben (Artikel 56 EPÜ). Damit wurde im ersten Bescheid von der Prüfungsabteilung explizit und eindeutig die Auffassung vertreten, daß der Anspruchssatz nicht gewährbar sei ("Gegenwärtig ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen gewährbaren Anspruch bilden könnte", siehe Absatz 3 des Bescheids vom 17. September 2003).

Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin jedoch explizit aufgefordert, falls sie dennoch einen Gegenstand als patentfähig ansehen sollte, "einen auf diesen Gegenstand gerichteten, im Einklang mit Regel 29 (1) EPÜ abgefassten unabhängigen Anspruch" einzureichen und in ihrem Antwortschreiben "einerseits den Unterschied zwischen dem Gegenstand des neuen Anspruchs und dem Stand der Technik und andererseits die Bedeutung dieses Unterschiedes im Hinblick auf eine zu lösende technische Aufgabe" anzugeben (siehe Absätze 3 und 4 des Bescheids vom 17. September 2003). Dieser Bescheid enthielt keinen Hinweis auf eine möglicherweise anschließend zu erwartende Zurückweisung.

6. In Erwiderung darauf hatte die Beschwerdeführerin mit ihrem Schriftsatz vom 23. Januar 2004 einen neuen Anspruchssatz eingereicht. Der Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes richtete sich nicht mehr auf ein Trägermaterial, sondern auf ein spezifisches Verfahren, das im Vergleich zu dem in der vorherigen Fassung enthaltenen Verfahrensanspruch 28 mehrere Einschränkungen enthielt, insbesondere (1) eine eingeschränkte Zweckbestimmung, (2) ein spezifisches Trägermaterial, und (3) mehrere spezifische Verfahrensschritte (a, b und c) (siehe Absatz III, supra).

Die Bedeutung dieses spezifisch definierten Verfahrens wurde in diesem Anspruchssatz dadurch erkennbar, daß sich sowohl das Trägermaterial (Anspruch 13, "für die Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 12") als auch das Testkit (Anspruch 36, "weitere Reaktionskomponenten für das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12") nunmehr auf dieses spezifische Verfahren bezogen, d. h. das Verfahren wurde in diese Produktansprüche als Zweckbestimmung explizit aufgenommen. Weiterhin wurde seine Relevanz auch dadurch erkennbar, daß die von der Beschwerdeführerin gegebene ausführliche Begründung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Anspruchssatzes sich ausschließlich auf das spezifische Verfahren des eingeschränkten Anspruchs 1 stützte.

Abschließend enthielt die Erwiderung folgenden Satz: "Sollte die Prüfungsstelle sich der vorstehenden Argumentation nicht anschließen können, wird gebeten, den Anmeldern eine nochmalige Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen" (siehe Seite 5, letzter Absatz).

7. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß durch die Einreichung dieses neuen Anspruchssatzes eine neue Sachlage entstanden war (siehe Absatz 4, supra).

i) Im Gegensatz zu dem vorhergehenden Anspruchssatz, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung keinen gewährbaren Gegenstand enthielt und weder neu noch erfinderisch war (siehe Absatz 5, supra), enthielt der neue Anspruchssatz eingeschränkte Verfahrensansprüche, die nach Ansicht der Prüfungsabteilung offenbar neu und erfinderisch waren, da sie die Abhilfe für eine Wiederaufnahme der Prüfung eines Anspruchssatzes, der nur auf diese eingeschränkten Verfahrensansprüche gerichtet ist, nicht abgelehnt hat (siehe Absatz V, supra).

ii) Im Vergleich zu den vorhergehenden Produktansprüchen, enthielten die neuen Produktansprüche - Trägermaterial bzw. Testkit - durch die Bezugnahme auf die Verfahrensansprüche inter alia eine eingeschränktere Zweckbestimmung (siehe Absätze III und 6, supra). Eine solche Zweckbestimmung kann technisch bedeutungsvoll sein, wenn hierdurch für den Fachmann erkennbare weitere Merkmale des Trägermaterials bzw. Testkits definiert werden, die für ihre gezielte Brauchbarkeit oder Ausführbarkeit notwendig sind (z. B. Auswahl, Qualität, und/oder Quantität der funktionellen - positiv, negativ und/oder chemisch reaktiv - Gruppen). Obwohl die vorliegend vorgenommene eingeschränkte Zweckbestimmung den beanspruchten Produkten solche weiteren (implizite) Merkmale verleihen könnte, hat die Prüfungsabteilung ohne weitere Prüfung den ursprünglich vorgebrachten Einwand gegen die Produktansprüche weiter aufrechterhalten und den neuen Anspruchssatz mit der alten Begründung direkt zurückgewiesen (siehe Absatz IV, supra).

8. Weder die Tatsache, daß die Prüfungsabteilung, wie sich aus ihrer späteren Abhilfe ergibt, offenbar die Verfahrensansprüche des geänderten Anspruchssatzes als gewährbar ansah, noch die Tatsache, daß sie andererseits ihre Einwände gegen die Produktansprüche aufrechterhielt (siehe Absätze 7 i) und ii), supra), waren für die Beschwerdeführerin erkennbar.

Dadurch, daß die Prüfungsabteilung ohne weiteren Zwischenbescheid, der sich mit der neuen Sachlage befaßt hätte, eine Zurückweisungsentscheidung erlassen hat, ist der Beschwerdeführerin die Möglichkeit genommen worden, dieser Beurteilung der Rechtslage durch die Prüfungsabteilung Rechnung zu tragen und damit eine Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden, z. B. durch Streichung der Produktansprüche und Einreichung eines auf den für gewährbar erachteten Gegenstand eingeschränkten Anspruchssatzes, wie es mit der Beschwerdebegründung geschehen ist.

9. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ vorliegt. Wie das weitere Verfahren zeigt, ist auch eine Kausalität zwischen dem Verfahrensmangel und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, zu bejahen. Die Beschwerdeführerin hat mit der Beschwerdebegründung die Produktansprüche fallengelassen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Beschwerdeführerin vor der Prüfungsabteilung in gleicher Weise vorgegangen wäre, wenn ihr die Einwände der Prüfungsabteilung bezüglich dieser Produktansprüche vor einer Entscheidung mitgeteilt worden wären. Damit hätten eine Zurückweisungsentscheidung und die Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, vermieden werden können. Unter diesen Umständen entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.