T 1190/08 24-04-2012

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent EP-B-1 266 977 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents beantragt.

II. Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Glanzpigments, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst eine Trägerschicht durch Vakuum-Bedampfung eines umlaufenden Metallbandes hergestellt und nach Ablösen von der Unterlage die so erzeugten Trägerschicht-Partikel auf eine gewünschte Größe zerkleinert werden, wobei anschließend diese Trägerschicht-Partikel durch Naßbeschichtung mit wenigstens einer weiteren Beschichtung versehen werden."

III. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren zitiert:

D1 = WO-A-93/08237

D2 = US-A-3 123 489

D3 = US-A-4 168 986

D6 = "New effect pigments using innovative substrates", Teaney et al., ECJ, April 1999

D7 = "Metal Particle Production by a New Closed Loop Air-to-Air Inline System", H. Weinert, Seiten 165-170

D7a = "Metal Particle Production by a New Closed Loop Air-to-Air Inline System", H. Weinert, Proceedings of thirteenth international conference on vacuum web coating, Tucson, Arizona, October 17-19, 1999

D8 = EP-A-0 990 715 (nachveröffentlicht am: 05.04.2000)

D10 = G. Pfaff et al., Chem. Rev. 99 (1999), Seiten 1963-1981 ("Anlage 3")

D11 = DE-A-100 00 592 ("Anlage 4"; nachveröffentlicht am 05.10.2000)

IV. Gegen das Streitpatent war ein Einspruch unter Artikel 100 (a) EPÜ, wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, sowie unter Artikel 100 (b) EPÜ, wegen unzureichender Offenbarung eingereicht worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Inhalt der D7/D7a unter Berücksichtigung der beiden von Herrn Weinert gemachten eidesstattlichen Erklärungen als nicht vorveröffentlicht anzusehen ist. Sie entschied weiters, dass das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann und dass der Gegenstand des Streitpatents ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik D1 insbesondere unter Berücksichtigung von D2 und D3 sowie des "could-would approaches" auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

V. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren zur Frage der erfinderischen Tätigkeit im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Aus dem im Streitpatent zitierten Stand der Technik (siehe Spalten 1 bis 3) ergibt sich, dass eine Vorrichtung zur Herstellung der Trägerschicht durch Vakuum-Bedampfung eines umlaufenden Metallbandes aus der nicht-vorveröffentlichten DE 19902141.4 bekannt ist, dass in D2 die Herstellung plättchenförmiger Pigmente mittels PVD beschrieben wird und die nasschemische Herstellung bzw. Beschichtung der Substrate ebenfalls bekannt ist (siehe D10). Der Kern der Erfindung besteht - unter Berücksichtigung der im Streitpatent angeführten Nachteile des Folienabfalls bzw. des Einsatzes von Substanzen mit hoher Verdampfungstemperatur sowie unzureichenden optischen Eigenschaften der Pigmente - darin, dass die Trägerschichtteilchen durch Vakuum-Bedampfung eines umlaufenden Metallbandes hergestellt werden.

Der für diese Aufgabenstellung zuständige Fachmann ist ein Chemiker oder Physiker mit einschlägiger und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Effektpigmente mit einem Fachwissen wie z.B. in D11 beschrieben, dem bekannt ist, dass Trägerteilchen mittels PVD oder nasschemisch hergestellt werden können.

Als nächstkommender Stand der Technik könne D1 angesehen werden, bei dem blättchenförmige Glanzpigmente nasschemisch hergestellt werden, wobei ein Precursor der Trägerteilchen als dünner Film auf ein endloses (d.h. umlaufendes) Band aufgebracht und durch Trocknung verfestigt wird. Die entstandene Schicht wird anschließend vom Trägermedium getrennt und gewaschen und die Partikel werden gegebenenfalls getrocknet, geglüht, gemahlen und klassiert. Der durch Trocknung verfestigte Film wird anschließend mit einer Säure behandelt und die so erhaltenen Trägerteilchen werden mit einer oder mehreren reflektierenden Schichten aus Metalloxiden belegt (siehe Ansprüche 1, 2, 13, 16 und Figur 1). Als umlaufendes Band können Kunststoffbänder oder Metallbänder verwendet werden, auf die ggf. eine Release-Schicht aufgebracht wird (siehe Seite 24, Zeile 26 bis Seite 26, Zeile 5).

Das Verfahren gemäß Streitpatent unterscheidet sich daher von jenem nach D1 dadurch, dass die Trägerteilchen mittels Vakuumbedampfung hergestellt werden.

Das Metallband stellt kein unterscheidendes Merkmal dar, da es in D1 explizit genannt ist. Gemäß T 576/95 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA, siehe Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe) sind für die Ermittlung der technischen Aufgabe objektive Kriterien maßgebend, d.h. jene Aufgabe ist zu ermitteln, die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik objektiv gelöst ist. Die von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Vorteile existieren nur gegenüber einer Aufdampfanlage mit einem umlaufenden Kunststoffband, nicht jedoch gegenüber D1. Dem Fachmann ist auch bekannt, dass Substanzen mit hoher Verdampfungstemperatur wegen der fehlenden Temperaturbeständigkeit von Kunststofffolien nicht auf diese aufgedampft werden können und die zur Abscheidung verwendeten Oberflächen inert gegenüber den aufzudampfenden Substanzen sein sollen und als Beispiele eine rotierende Scheibe aus rostfreiem Stahl, Glas oder Messing oder ein Endlosband genannt werden (siehe z.B. D2, Spalte 8, Zeilen 3 bis 10).

Aluminium, das als Ausgangsmaterial für Trägerteilchen dienen kann, lässt sich sehr gut auf Kunststofffolien aufdampfen (siehe z.B. D8, Absätze [0003] bis [0006]). Die angeblichen Vorteile der aufgedampften Trägerteilchen (einheitlichere Dickenverteilung, höhere Planparallelität als D1) und daraus resultierenden Pigmenten mit besseren optischen Eigenschaften wurden experimentell nicht belegt - vergleiche die nasschemisch hergestellten und mit TiO2 beschichteten SiO2-Plättchen gemäß Figur 10 von D6 mit hoher Planparallelität und definierter Dicke - und können daher bei der Ermittlung der Aufgabenstellung nicht in Betracht gezogen werden (vgl. T 20/80; ABl. EPA, 1982, 217).

Daher ist kein überraschender Effekt gegenüber D1 belegt und die zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werde, ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Glanzpigmenten bereitzustellen. Alternative Lösungen ohne technischen Effekt sind per se naheliegend. Im Übrigen erwähnt D1 selbst die PVD-Beschichtung als Alternative zur nachgeschalteten nasschemischen Beschichtung (siehe Seite 22, Zeilen 20 bis 22).

D10 ist zu entnehmen, dass Trägerteilchen sowohl nasschemisch als auch mit PVD hergestellt werden können (siehe Seite 1973, "2. Coatings onto SiO2 Flakes"; Seite 1978, linke Spalte, dritter Absatz und Figur 14) und D2 offenbart das Aufdampfen von Zinksulfidplättchen, Zinkoxidplättchen, Guaninplättchen, Titandioxidplättchen und Magnesiumfluoridplättchen (siehe Beispiele I-VIII; sowie Anspruch 11).

Im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen (belegt durch D11) und D2 war es daher naheliegend die Trägerteilchen anstelle von nasschemisch mittels Vakuumaufdampfen herzustellen. Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren im Wesentlichen Folgendes zur Frage der erfinderischen Tätigkeit vorgetragen:

Das Verfahren nach der Lehre der D1 ist durch die Verfahrensschritte

- Aufbringen eines Precursors in Form eines dünnen Films auf ein endloses Band;

- Trocknen des flüssigen Films;

- Umsetzen des Precursors unter Ausbildung einer Matrix;

- Ablösen der Matrix vom Trägermedium und Waschen der abgelösten Matrix;

- optional Trocknen, Glühen, Mahlen und Klassieren der so erhaltenen Partikel

gekennzeichnet und unterscheide sich daher in mehreren Schritten von jenem gemäß Anspruch 1 des Streitpatents.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe könne darin bestehen, ein umwelt- und kostenmäßig verbessertes PVD-Verfahren bereitzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe ziehe der Fachmann aber keinen Stand der Technik heran, bei dem zwingend eine Flüssigbeschichtung ausgehend von Precursormaterialien durchzuführen sei, die unter chemischer Umsetzung in ein Matrixmaterial umgewandelt werden. D1 sei daher nicht besonders relevant.

Eine Kombination der Lehren von D1 (nasschemisches Verfahren) und D2 (Vakuumaufdampfen = PVD-Verfahren) gelange ebenfalls nicht zum Verfahren des Streitpatents, da die D2 keinen Hinweis dafür gebe, ein umlaufendes Metallband anzuwenden bzw. der Fachmann die unterschiedlichen technischen Verfahren nicht miteinander kombinieren könne ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Selbst wenn er es täte, würde er ein Kunststoffband für das PVD-Verfahren gemäß D2 auswählen (siehe Spalte 5, Zeilen 64 bis 73), wie es auch vorzugsweise bei D1 verwendet wird.

D8 ist ein Artikel 54(3) EPÜ Dokument, das für die erfinderische Tätigkeit nicht herangezogen werden kann und auch die D11 ist nachveröffentlicht und somit nicht zu berücksichtigen.

Durch das umlaufende Metallband können große Mengen an Kunststoffabfällen vermieden werden (Umweltaspekt) bzw. werden signifikante Kosten eingespart, da die Kosten zur Beschaffung neuer Kunststoffbänder bzw. die Kosten zur Entsorgung der Kunststoffabfälle wegfallen.

VII. Mit Bescheid vom 11. November 2012, als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vor der Kammer, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung gemäß dem einzigen Antrag mit.

Unter anderem wies die Kammer im Hinblick auf die zu führende Diskussion der erfinderischen Tätigkeit unter Anwendung des Aufgabe-Lösungsansatzes ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Kapitel I.D.4. und I.D.5) auf folgende Punkte hin:

"4.1 Die von der Beschwerdegegnerin definierte Aufgabenstellung - ein umwelt- und kostenmäßig verbessertes PVD-Verfahren bereitzustellen - scheint

i) weder in Bezug auf D2, D3 oder D10 als nächstkommenden Stand der Technik korrekt formuliert zu sein, da diese die Herstellung von Trägerschichtpartikeln und/oder fertigen Mehrschichtglanzpigmenten ausschließlich mittels PVD-Verfahrens auf einem endlosen Kunststoffband (das gegebenenfalls metallisiert sein kann; siehe D2, Beispiele II und X-XIII; Spalte 8, Zeilen 6 bis 10; D3, Spalte 3, Zeile 65 bis Spalte 4, Zeile 37; Beispiele; D10, Seite 1978, linke Spalte, dritter Absatz und Figur 14) oder auf einer rotierenden Platte aus rostfreiem Stahl, Glas oder Messing (D2, Spalte 2, Zeilen 42 bis 48; Spalte 8, Zeilen 3 bis 6; Beispiele I und II-IX) aber ohne eine weitere nasschemische Beschichtung offenbaren; und

ii) bezüglich D1 als möglichem erfolgversprechendstem Sprungbrett zur Erfindung ebenfalls nicht zulässig zu sein, da sie ein Lösungsmerkmal beinhaltet (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Kapitel I.D.4.3) und damit zwangsläufig zu einer rückschauenden Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führt.

4.3 Das Verfahren nach Anspruch 1 scheint sich von jenem der D1 mit der nasschemischen Herstellung der Trägerschichtpartikel auf einem Endlosband, für das entweder ein thermisch stabiles Kunststoffband oder dünne Metallbänder aus z.B. säureresistentem beschichteten Edelstahl oder anderen gegenüber verdünnten Mineralsäuren inerten Metallen verwendet werden (die zur Erhöhung der Oberflächengüte nach herkömmlichen Verfahren poliert werden; siehe Seite 24, Zeile 26 bis Seite 25, Zeile 28) mit einer nachfolgenden weiteren nasschemischen Beschichtung der Trägerschichtpartikel nach deren Ablösung vom Band (siehe Seite 22, Zeilen 1 bis 14) nur durch ein Merkmal, nämlich das Aufbringen der Trägerschicht mittels Vakuum-Bedampfung, zu unterscheiden.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin betreffend die vielen Verfahrensschritte gemäß dem nasschemischen Verfahren von D1 (siehe Anspruch 16) scheinen nicht überzeugend zu sein, da:

- einerseits gemäß dem Streitpatent die Trägermaterialschicht auch z.B. mittels CVD-Verfahrens aufgebracht werden könnte, d.h. es würde mindestens zwei Subverfahrensschritte geben und es würde ebenfalls zu einer Reaktion von Precursormaterialien unter Bildung des Trägerschichtmaterials kommen bzw. werden die Trägerschicht-Partikel gemäß Streitpatent nach dem Ablösen im Wasserbad implizit gewaschen;

- andererseits sind diese Subverfahrensschritte gemäß D1 einem nasschemischen Prozess zur Herstellung des Trägerschichtmaterials durch chemische Reaktion von Precursormaterialien inhärent und lassen sich als ein einziger Gesamtschritt analog der "Nassbeschichtung mit wenigstens einer weiteren Beschichtung" gemäß Anspruch 1 des Streitpatents subsumieren. Insofern kann man D1 eindeutig als erfolgversprechendstes Sprungbrett betrachten.

4.4 Ein Effekt dieses anscheinend einzigen unterscheidenden Merkmals - angeblich eine einheitlichere Dickenverteilung und höhere Planparallelität als die Teilchen von D1 (die Beweislast für diese Behauptung liegt bei der Beschwerdegegnerin) - ist, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert wurde, nicht nachgewiesen worden, wobei die Beschwerdegegnerin diesem Argument in ihrer Beschwerdeerwiderung nicht widersprochen hat.

Der angebliche Vorteil der Vermeidung von Folienabfällen bzw. Kostenvorteil aufgrund der Verwendung eines Metallbandes scheint gegenüber der Lehre von D1 nicht anerkennbar zu sein, da D1 ebenfalls ein Metallband offenbart (z.B. Seite 25, Zeilen 21 bis 28).

4.5 Somit scheint die ausgehend von D1 zu lösende, vereinfachte technische Aufgabenstellung lediglich darin zu liegen, ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Glanzpigments bereitzustellen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Auflage 2010, Kapitel I.D.4.3 bis I.D.4.5). Von D1 ist schon bekannt, dass Pigmente mit einer Metalldeckschicht bevorzugt in einer PVD-Zone beschichtet werden (siehe Seite 22, Zeilen 20 bis 22 und Zeile 28 bis Seite 23, Zeile 3), wobei mit einigen Metallen eine Beschichtung auch nasschemisch erfolgen kann (siehe Seite 22, Zeilen 24 bis 26).

Das PVD-Beschichten scheint somit eine Alternative zum nasschemischen Verfahren darzustellen. Andererseits ist auch von D2 (oder auch D3 oder D10) bekannt, die Trägerschichtteilchen (oder auch das gesamte Glanzpigment) mittels PVD-Verfahren durch Aufdampfen herzustellen (der Unterschied gegenüber den Glanzpigmenten, die vollständig mittels PVD hergestellt werden schein darin zu liegen, dass bei diesen Pigmenten die Bruchseiten nicht von der(den) anderen Schicht(en) umhüllt sind, während dieses Defizit mit der nasschemischen Beschichtung durch eine vollständige Umhüllung der Trägerschichtteilchen vermieden wird).

4.6 Bezüglich der Verwendung eines Metallbandes anstelle eines Kunststoffbandes in einem Verfahren zum Herstellen von Trägerschicht-Partikeln stellt sich für die Kammer auch die Frage, ob die höhere thermische Belastbarkeit eines Metallbandes für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht zu erwarten bzw. auch dessen Verwendung in Kombination mit Trägerschichtmaterialien mit sehr hoher Verdampfungstemperatur als naheliegend anzusehen ist, wenn Kunststoffbänder aufgrund der hohen Verdampfungstemperaturen nicht mehr als Substrat geeignet sind.

Es scheint kein Vorurteil gegen die Verwendung von Metallen als Substrat zu geben (siehe z.B. die rotierenden polierten Metallscheiben gemäß D2) bzw. die metallisierten Kunststoffbänder gemäß D2 und D3 scheinen dem Fachmann möglicherweise zusätzliche Hinweise in Richtung der Verwendung von (reinen) polierten Metallbändern zu geben."

VIII. Mit ihrem Schreiben vom 16. Februar 2012 und übermittelt mit Telefax vom 17. Februar 2012 informierte die Beschwerdeführerin die Kammer, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

IX. Mit dem Schreiben vom 5. April 2012 teilte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nur mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde; andere Ausführungen wurden nicht gemacht.

X. Am 24. April 2012 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin erschienen zur mündlichen Verhandlung, wie sie mit ihren Schriftsätzen vom 16. Februar 2012 bzw. 5. April 2012 angekündigt hatten. Die mündliche Verhandlung wurde in Übereinstimmung mit Regel 115(2) EPÜ und Artikel 15(3) VOBK ohne die beiden Parteien fortgesetzt.

a) Die Beschwerdeführerin hatte im schriftlichen Verfahren die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in gesamtem Umfang beantragt.

b) Die Beschwerdegegnerin hatte im schriftlichen Verfahren beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.