T 0040/09 30-08-2012

1. Zulassen der mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 eingereichten Anspruchssätze gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag

1.1 Im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren sind Ansprüche 1 wie folgt eingereicht worden.

Der angefochtenen Entscheidung lagen Ansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Januar 2008, zugrunde.

Der Anspruch 1 gemäß diesem Hauptantrag entsprach dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung; der Anspruch 1 gemäß diesem Hilfsantrag unterschied sich von dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass betreffend die Merkmale, nach denen

a) die Antriebswelle mittels eines axial verschiebbaren Sperrbolzens stoppbar ist,

b) der eine Durchgangsbohrung des Gehäuses durchgreift

c) und von außen betätigbar ist

das Merkmal b) ersetzt worden ist durch das Merkmal

b') der eine Schiebeführung in Gestalt einer Durchgangsbohrung des Gehäuses durchgreift.

Weiter wurde das Merkmal

d) daß das Durchmesser-Längenverhältnis der Durchgangsbohrung und der Sperrbolzens kleiner als 1,8, insbesondere gleich 1,5, ist

ersetzt durch das Merkmal

d') daß das Durchmesser-Längenverhältnis der Schiebeführung und des Sperrbolzens kleiner als 1,8, insbesondere gleich 1,5, ist.

Schließlich wurde als letztes Merkmal dieses Anspruchs das Merkmal

e) daß die Schiebeführung den Sperrbolzen unmittelbar - ohne Führungsbuchse – führt

eingefügt.

1.2 Mit der Beschwerdebegründung vom 13. Februar 2009 wurde ein neuer Anspruch 1 gemäß Hauptantrag eingereicht.

Dieser Anspruch 1 unterscheidet sich von demjenigen des der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden Hilfsantrags nur dadurch, dass im ersten Merkmal der Ausdruck "Handwerkzeugmaschine" ersetzt wurde durch den Ausdruck "Winkelschleifer" und weiter dadurch, dass das Merkmal d') geändert wurde in

d'') daß das Durchmesser-Längenverhältnis der Schiebeführung und des Sperrbolzens kleiner als 1,8, und größer als 1,3 insbesondere gleich 1,5, ist.

1.3 Durch die beiden mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 eingereichten Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag wurde der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag nach der Zustellung der Ladung, einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, ersetzt.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruch 1 im wesentlichen dadurch, dass der Ausdruck "Winkelschleifer" zurückgeführt wurde auf den im erteilten Anspruch 1 verwendeten Ausdruck "Handwerkzeugmaschine", dass das Merkmal d'') auf das Merkmal d) des erteilten Anspruchs 1 zurückgeführt wurde und, dass weitere Merkmale hinzugefügt worden sind.

In den Oberbegriff dieses Anspruchs wurde das Merkmal

f) wobei die Durchgangsbohrung eine Stufenbohrung ist, deren größerer Durchmesser nach außen offen ist, aufgenommen, und als kennzeichnende Merkmale wurden die Merkmale hinzugefügt

g) daß der Sperrbolzen an seinem oberen Ende in einen Hals übergeht

h) und dort eine aufsetzbare, als Taste dienende Kappe trägt,

i) daß sich die Druckfeder zwischen der als Taste dienenden Kappe und dem Boden der Stufenbohrung mit dem größeren Durchmesser abstützt und

j) daß die als Taste dienende Kappe in die Stufenbohrung eindrückbar ist.

1.4 Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen gemäß Hauptantrag im Wesentlichen dadurch, dass die Anordnung der Kappe an dem oberen Ende des Sperrbolzens entsprechend den Merkmalen g) und h) weiter definiert wurde. Dazu wurde das Merkmal g) geändert in

g') der Sperrbolzen in seinem oberen Bereich an Schultern in einen Hals übergeht

und es wurde hinsichtlich der Verbindung von Hals und Kappe das Merkmal, nach dem die Kappe

k) mit einem Rastzylinder den Hals übergreift und in eine Rastnut des Halses überrastend eingreift

hinzugefügt.

Ein Grund, der das späte Einreichen der Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag einen Monat vor der mündlichen Verhandlung rechtfertigen könnte, wurde beim Einreichen dieser Anträge nicht genannt.

1.5 Ein Vergleich der von den jeweiligen Anspruchsänderungen betroffenen Merkmale macht offensichtlich, dass mit den Ansprüchen 1 gemäß geltendem Haupt- und Hilfsantrag der Anspruchsgegenstand gegenüber sämtlichen zuvor im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren eingereichten Ansprüchen 1 grundlegend geändert worden ist.

Mit den geltenden Ansprüchen 1 wurden nämlich erstmals Ansprüche zur Prüfung gestellt, die entsprechend den Merkmalen g) – j) bzw. g') – k) die Ausbildung des Sperrbolzens an seinem oberen Ende und die Anordnung einer Kappe an diesem Ende betreffen. Diese Merkmale definieren strukturelle Voraussetzungen für die Wirkung nach dem Merkmal c).

Sämtliche zuvor eingereichten Ansprüche 1 betrafen gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung Änderungen bezüglich des dem oberen Ende gegenüberliegenden, unteren Ende des Sperrbolzens entsprechend den Merkmalen a), b), d) und e) (einschließlich der Varianten d' und d'')).

1.6 Die Änderung betreffend die zu prüfenden Anspruchsgegenstände ist somit eine grundlegende und führt nach Auffassung der Kammer dazu, dass im Beschwerdeverfahren erstmals Gegenstände zur Prüfung hinsichtlich der zu erfüllenden Voraussetzungen nach dem EPÜ gestellt sind, die zuvor nicht Gegenstand der Prüfung im Einspruchsverfahren waren.

Dies gilt für die Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gleichermaßen, da beide Ansprüche die Ausbildung des Sperrbolzens an seinem oberen Ende und die Zuordnung einer als Taste dienenden Kappe betreffen.

1.7 Ausgehend von den sich aus dem Obenstehenden ergebenden Ausmaß der Änderungen in sachlicher Hinsicht wie auch der sich daraus ergebenden Reihenfolge der Änderungen in zeitlicher Hinsicht stellt sich die, in der mündlichen Verhandlung ausschließlich diskutierte, Frage der Zulassung dieser erst mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 eingereichten Anspruchssätze in das Verfahren.

1.7.1 Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass es sich bei den Änderungen betreffend die Ansprüche 1 dieser Anspruchssätze nicht um, im Hinblick auf die zuvor eingereichten Anspruchssätze, grundlegende Änderungen handele, vermag die Kammer angesichts des oben genannten Sachverhalts nicht beizutreten.

1.7.2 Das in diesem Zusammenhang weitere vorgebrachte Argument, dass die Änderungen der Ansprüche 1 nach dem Haupt- und Hilfsantrag, wie sämtliche vorangegangenen Anspruchsänderungen auf die Ausbildung des Sperrbolzens und der diesen aufnehmenden Durchgangsbohrung gerichtet seien, und dass deshalb durch sämtliche Änderungen eine Weiterbildung des Anspruchsgegenstandes in gleicher Richtung erfolge, vermag nicht zu überzeugen.

Es ist zutreffend, dass bei sämtlichen Anspruchsänderungen die Ausbildung des Sperrbolzens von wesentlicher Bedeutung ist und auch die Ausbildung der Durchgangsbohrung eine Rolle spielt.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sämtliche Anspruchsänderungen, mit Ausnahme der den geltenden Ansprüchen 1 zu Grunde liegenden, die Führung des Sperrbolzens durch die Durchgangsbohrung bzw. Schiebeführung betreffen während die den geltenden Ansprüchen 1 zu Grunde liegenden Änderungen unabhängig davon die Ausbildung des oberen Endes des Sperrbolzens und die Anordnung einer Kappe an diesem, sowie die Zuordnung der Kappe zu dem nach außen offenen Ende der als Stufenbohrung ausgebildeten Durchgangsbohrung, betreffen.

1.7.3 Auch die seitens der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung, dass sämtlichen Gegenständen der Ansprüche 1, unabhängig von der jeweiligen Änderung, ein und dieselbe Aufgabe, nämlich die im Streitpatent genannte, zu Grunde liege, überzeugt nach Auffassung der Kammer nicht.

Es mag dabei dahingestellt bleiben, inwieweit die dem Streitpatent zu entnehmende, sehr breit gefasste Aufgabe, nach der die Handwerkzeugmaschine kostengünstiger herstellbar ist und die Dichtheit verbessert werden kann (vgl. Abschnitte [0004],[0005] und [0008]) im Hinblick auf die Anspruchsgegenstände sämtlicher Ansprüche 1 unabhängig von deren jeweiliger Änderung, zu lösen ist. Ausschlaggebend ist nämlich jeweils diejenige technische Aufgabe, die ausgehend von den Wirkungen der jeweiligen Unterscheidungsmerkmale formuliert werden kann. Diese Aufgabe ist, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert und kursorisch anhand der Unterscheidungsmerkmale der geltenden Ansprüche 1 beider Anträge gegenüber der Handwerkzeugmaschine nach D2 festgestellt, eine andere als für die früheren Ansprüche 1.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Aufgabe bezüglich der Ansprüche 1 beider geltender Anträge im Wesentlichen anhand der Wirkungen der, die Ausbildung des oberen Endes und die Anordnung der Kappe betreffenden, Unterscheidungsmerkmale festzulegen ist, also ausgehend von Wirkungen für Unterscheidungsmerkmale, die in den zuvor eingereichten Ansprüchen 1 nicht vorhanden waren.

1.7.4 Schließlich ist auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, nach dem die Sache gegebenenfalls an die erste Instanz zurückzuverweisen sei, um der Einspruchsabteilung die Prüfung der Anspruchsgegenstände der Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag erstmals zu ermöglichen, nur unter dem Gesichtspunkt zu verstehen, dass die Prüfung der Gegenstände dieser Ansprüche 1 sich von der zuvor im Einspruchsverfahren vorgenommenen Prüfung wesentlich unterscheide.

1.8 Es ist folglich betreffend die Frage, ob die Ansprüche 1 nach dem geltenden Haupt- und Hilfsantrag trotz ihrer unterschiedlichen Anspruchsgegenstände gegenüber den bislang eingereichten Ansprüchen 1 im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen sind, im Hinblick auf den bereits im Ladungsbescheid (vgl. Punkt 8) genannten Artikel 12(4) VOBK zu prüfen, inwieweit die den geltenden Ansprüchen 1 zu Grunde liegenden Änderungen bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Damit ist zu prüfen, ob bereits im Einspruchsverfahren eine Veranlassung dafür bestand, den jetzt geltenden Ansprüchen 1 entsprechende Ansprüche einzureichen um diesbezüglich eine Prüfung durch die Einspruchsabteilung zu ermöglichen.

1.8.1 Innerhalb der Einspruchsfrist wurde der Widerruf des Patents in vollem Umfang, gestützt auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) und 100 a) EPÜ (mangelnde Ausführbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit) beantragt.

In der Einspruchsbegründung vom 19. Januar 2007 wurde neben dem Anspruch 1 auch auf sämtliche Unteransprüche Bezug genommen. Nach den Punkten d) - f) des mit "IV. Unteransprüche" bezeichneten Abschnitts seien die nunmehr in den geltenden Anspruch 1 (teilweise) aufgenommenen Ansprüche 5 - 7 nicht neu bzw. beruhten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.8.2 Die Beschwerdeführerin, die anders als die Einsprechende keine mündliche Verhandlung beantragt hatte, hat in Erwiderung des Einspruchs mit Schriftsatz vom 21. Januar 2008 Ansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag eingereicht (vgl. obigen Punkt 2.1) und bezüglich dieser Ansprüche argumentiert, dass sie neu sowie ausführbar seien und auf erfinderischer Tätigkeit beruhten.

Sie hat folglich in Kenntnis des Umstandes, dass die Neuheit der Ansprüche 1 beider Anträge ein wesentlicher, der Prüfung durch die Einspruchsabteilung zu Grunde liegender, Einspruchsgrund ist, von der Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht Ansprüche 1 entsprechend den jetzt geltenden Ansprüchen 1 einzureichen.

1.8.3 Die Kammer ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin durch das Vorbringen der Einsprechenden hinsichtlich des Einspruchsgrundes mangelnder Neuheit veranlasst war, bereits im Einspruchsverfahren Ansprüche 1 entsprechend den nunmehr geltenden Ansprüchen 1 für den Fall einzureichen, dass sie die Gegenstände dieser Ansprüche als geeignet ansieht, den Einwand mangelnder Neuheit auszuräumen und Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der geltenden Ansprüche 1 besteht.

1.8.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren nicht in dem oben genannten Sinne gehandelt hat, obwohl sie dazu durch den Verlauf des Einspruchsverfahrens veranlasst war.

Die Kammer macht aus diesem Grund von ihrer Befugnis nach Artikel 12(4) VOBK Gebrauch und lässt die mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 eingereichten Anspruchssätze nach dem Haupt- und Hilfsantrag nicht mehr in das Verfahren zu.

1.8.5 Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, gemäß dem das Einreichen der geltenden Ansprüche als unmittelbare Reaktion auf einen in Verbindung mit dem Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit in dem Ladungsbescheid angesprochenen neuen Sachverhalt gerechtfertigt sei. Der Ladungsbescheid (vgl. Punkt 7.2) stützte sich bezüglich des Einspruchsgrundes mangelnder Ausführbarkeit wie auch im Übrigen auf den durch die angefochtene Entscheidung und das Vorbringen in der Beschwerdeerwiderung vorgegebenen Sachverhalt. Es wurde folglich auf keinen neuen Sachverhalt Bezug genommen, sondern lediglich auf einen, bereits der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdeerwiderung im Sinne des Artikels 12(1) VOBK zu entnehmenden, Sachverhalt hinsichtlich der Ausführbarkeit.

Unabhängig davon erachtet die Kammer dieses Vorbringen auch durch die bezüglich der geltenden Ansprüche 1 vorgenommenen Anspruchsänderungen nicht gestützt. Es wurde nämlich weder dargelegt noch ist es anderweitig ersichtlich, dass der in dem Ladungsbescheid in Zusammenhang mit der Frage des Ausführbarkeit angesprochene Widerspruch bezüglich des ein Durchmesser- Längenverhältnis betreffenden Merkmals (Merkmal d)) dadurch ausgeräumt werden kann, dass dem jeweiligen Anspruch 1 zusätzliche, das angesprochene Merkmal nicht betreffende, Merkmale hinzugefügt werden.

1.8.6 Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Arguments der Beschwerdeführerin, dass hinsichtlich des Durchmesser-Längenverhältnisses nach dem Merkmal d) durch Einfügen des Merkmals f) präzisiert werde, wie die Durchgangsbohrung ausgebildet sei. Wie in der mündlichen Verhandlung seitens der Kammer angesprochen, vermag das Merkmal f) schon deshalb nicht zum Verständnis des Merkmals d) beizutragen, weil die geltenden Ansprüche 1 keine Definition darüber enthalten, welcher Durchmesser der Stufenbohrung dem Durchmesser-Längenverhältnis nach dem Merkmal d) zugrundezulegen ist. Die Definition der Durchgangsbohrung als Stufenbohrung vermag schließlich mangels weiterer Angaben auch keinen Beitrag bezüglich der dem Verhältnis nach dem Merkmal d) zugrundezulegenden Länge (vgl. Ladungsbescheid, Punkt 7.1) der Durchgangsbohrung zu leisten.

1.8.7 Betreffend das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Anspruchsänderungen der geltenden Ansprüche auch Merkmale umfassen, die nicht die eigentlich angestrebte Anspruchsänderung betreffen, sondern nur deshalb bei der Kombination der erteilten Ansprüche 1, 2, 5 und 7 mit aufgenommen werden sind, um das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen, vermag die Kammer lediglich festzustellen, dass vorliegend die hinsichtlich des Zulassens der geltenden Anträge im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigenden verfahrensrechtlichen Voraussetzungen nach der VOBK unabhängig von den, materiellrechtliche Aspekte von Anspruchsänderungen betreffenden, Erfordernissen des EPÜ, wie bspw. des angesprochenen Artikels 123 (2) EPÜ, zu erfüllen sind.

2. Da aufgrund des Nichtzulassens der mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 eingereichten Anträge (Haupt- und Hilfsantrag) dem Verfahren keine im Sinne des Artikels 113(2) EPÜ vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung des Streitpatents zugrundeliegt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.