T 1474/10 07-10-2014

I. Das europäische Patent Nr. 1 402 873 wurde mit zwölf Patentansprüchen erteilt.

II. Gegen die Erteilung wurde ein Einspruch eingelegt, der auf die unter Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt war, mit der Begründung, dass der Gegenstand des Patents nach Artikel 52(1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätig­keit nicht patentierbar sei und dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

III. Im Verlauf des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens wurde u.a. die folgende Entgegenhaltung genannt:

D1: EP 0 269 819 B1

IV. Die Patentinhaberin beantragte im Einspruchsverfahren als Hauptantrag die Zurückweisung des Einspruchs und legte zwei Anspruchssätze als Hilfsanträge vor.

V. Die vorliegende Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2010 verkündete und am 27. April 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher der damalige Hauptantrag und Hilfsantrag 1 abgelehnt wurden.

Weiter wurde entschieden, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 28. Januar 2010, den Erfordernissen des EPÜ genügten.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) nicht neu sei.

Dem Gegenstand von Anspruch 1 des mit Schreiben vom 21. Dezember 2009 eingereichten Hilfsantrags 1 fehle ebenfalls die Neuheit gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltung D1.

VI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Mit der Beschwerdebegründung legte sie zwei Anspruchssätze als Hauptantrag und Hilfsantrag vor. Der Hilfsantrag ist identisch mit den Ansprüchen von Hilfsantrag 2 des Einspruchsverfahrens. Der Hauptantrag entspricht im wesentlichen Hilfsantrag 1 des Einspruchsverfahrens. Im Unterschied zu dem früheren Hilfsantrag 1 wurden lediglich in Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags die stickstoffhaltigen Heterozyklen zusätzlich als basisch und organisch spezifiziert.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

"1. Zweikomponentige, bei Raumtemperatur zu einem elastomeren Material abbindende Zubereitung, bestehend aus einer Basis-Komponente (A) und einer Säure enthaltenden Katalysator-Komponente (B),

wobei A mindestens ein silanfunktionalisiertes Polyetherderivat, mindestens eine antacid wirkende Verbindung und gegebenenfalls weitere Zusätze enthält,

dadurch gekennzeichnet, dass die antacid wirkende Verbindung aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus basischen oder amphoteren Carbonaten oder Carboxylaten, basischen organischen Verbindungen mit As, P oder Sb als Heteroatom, 3-Aminopropyltriethoxysilan, organischen Verbindungen mit Isocyanat-, Epoxid-, Carbodiimid- oder Aziridino-Gruppen und basischen, organischen stickstoffhaltigen Heterozyklen besteht."

VII. In ihren schriftlichen Eingaben vom 13. Januar 2011 und 10. Juli 2014 machten die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) geltend, der so beanspruchte Gegenstand sei weder neu noch erfinderisch.

VIII. Mit Schreiben vom 30. Juli 2014 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie bei der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.

IX. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung mit Datum vom 21. August 2014 erläuterte die Kammer ihre vorläufige Auffassung. Unter anderem wies sie im Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit darauf hin, dass in der Entgegenhaltung D1 nicht erwähnt werde, ob das in den zweikomponentigen Zubereitungen der Ausführungsbeispiele 5 bzw. 6 verwendete silanfunktionalisierte Polyetherderivat ohne vorherige Aufreinigung zum Einsatz gekommen sei.

X. Die mündliche Verhandlung fand am 7. Oktober 2014 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.

XI. Im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Neuheit des Hauptantrags wie folgt argumentiert:

Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidungs­begründung ausgeführt, das gemäß Beispiel 2 von D1 hergestellte silanfunktionalisierte Polyetherderivat werde gemäß Beispiel 6 von D1 in der Basiskomponente einer streitpatentgemäßen zweikomponentigen Zubereitung eingesetzt und enthalte eine antacid wirkende Verbindung aus der in Anspruch 1 angegebenen Gruppe.

Bei dieser handle es sich um 3-Aminopropyltriethoxy­silan (abgekürzt: 3-APTES), das bei der Herstellung des silanfunktionalisierten Polyetherderivats im Überschuss eingesetzt worden sei und daher nach der Reaktion zum Teil noch unverändert in der Reaktionsmischung vorliege.

Dieser Auffassung der Einspruchsabteilung sei aller­dings zu widersprechen:

(a) In den Ausführungsbeispielen 2 und 3 von D1 werde jeweils ein linearer Polyether mit Isophorondiisocyanat umgesetzt und die NCO-Zahl des erhaltenen Prepolymeren bestimmt. Sodann werde das Prepolymer zur Einführung endständiger Alkoxysilylgruppen mit 3-APTES umgesetzt.

Aus dem Umstand, dass bei der Bestimmung der NCO-Zahl offenbar ein geringerer als der theoretische Gehalt gefunden worden sei (wobei zumindest bei Beispiel 3 der Unterschied vernachlässigbar gering sei), ergebe sich nicht zwingend, dass das eingesetzte 3-APTES von vornherein bezüglich der reaktiven Isocyanatgruppen im Überschuss vorhanden gewesen sei.

Im Handel erhältliches 3-APTES könne nämlich bis zu 3% Verunreinigungen aufweisen, wobei in D1 keine Angaben dazu gemacht würden, in welcher Reinheit die verwendete Substanz vorgelegen habe. Somit könne die tatsächlich eingesetzte Menge an 3-APTES geringer gewesen sein als angegeben.

(b) Weiterhin sei nicht auszuschließen, dass mit den in 3-APTES und auch in den anderen Ausgangsstoffen enthaltenen Verunreinigungen weitere reaktive Moleküle in das Reaktionsgemisch der Beispiele 2 und 3 gemäß D1 eingebracht worden sein könnten. Diese reaktiven Moleküle oder Produkte aus Nebenreaktionen hätten sowohl mit 3-APTES als auch gegebenenfalls mit überschüssigen NCO-Gruppen reagieren können.

(c) Ein Entweichen relevanter Mengen von 3-APTES aus der Reaktionsmischung sei gleichfalls nicht auszuschließen.

Ein Überschuss an nicht umgesetztem 3-APTES in dem erhaltenen Reaktionsprodukt (welches sodann in der Basiskomponente der Beispiele 5 bzw. 6 zum Einsatz gelange) werde in D1 nicht explizit offenbart. Er sei vielmehr bloß rechnerisch aus der NCO-Zahl und der angegebenen Einsatzmenge von 3-APTES abgeleitet worden. Aufgrund der erläuterten Unwägbarkeiten, die im Verlauf der Reaktion zum Tragen kommen und das Mengenverhältnis verändern könnten, sei dies aber als reine Spekulation anzusehen. Somit sei auch das Vorliegen von 3-APTES in den in D1 beschriebenen zweikomponentigen Zubereitungen der Beispiele 5 bzw. 6 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerinnen zum Thema Neuheit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In den Ausführungsbeispielen 5 und 6 der Entgegen­haltung D1 sei jeweils eine bei Raumtemperatur zu einem elastomeren Material abbindende zweikomponentige Zubereitung mit einer Basiskomponente A und einer Säure enthaltenden Katalysatorkomponente B offenbart.

Das in der Basiskomponente dieser Zubereitungen eingesetzte Polyetherderivat, ein Polyurethan-Poly­harnstoff, sei gemäß Ausführungsbeispiel 3 von D1 unter Verwendung von 3-APTES als Reagenz zur Einführung von endständigen Alkoxysilylgruppen hergestellt worden. Aus den in Beispiel 3 von D1 enthaltenen Mengenangaben lasse sich ableiten, dass am Ende der Reaktion noch ein Überschuss an nicht umgesetztem 3-APTES in dem erhaltenen Gemisch vorgelegen haben müsse.

Eine Aufreinigung von Polymeren des beschriebenen Typs sei völlig unüblich und insbesondere bei größeren Mengen nur mit hohem Aufwand durchzuführen; sie werde durch die naturgemäß vorhandene Reaktivität der Prepolymere noch erschwert. Bei dem in D1 beschriebenen Prepolymer handle es sich zudem um eine schlecht handhabbare hochviskose Flüssigkeit. Die Offenbarung von D1 gebe im übrigen auch keinen Anlass zu der Annahme, durch die Anwesenheit von 3-APTES in der zweikomponentigen Zubereitung seien irgendwelche Nachteile zu erwarten; daher bestehe kein Grund, eine Aufreinigung in Betracht zu ziehen.

Deshalb würde der Fachmann auf dem Gebiet der Polymerchemie die Angabe in Beispiel 5 bzw. 6, der in Beispiel 3 beschriebene Polyurethan-Polyharnstoff sei für die Herstellung der Komponente A verwendet worden, in Abwesenheit ausdrücklich anderslautender Vorgaben implizit dahingehend verstehen, dass das am Ende des Verfahrens gemäß Beispiel 3 erhaltene Reaktionsgemisch als solches ohne weitere Aufreinigungsschritte eingesetzt worden sei.

Ohnehin sei aber realistischerweise in der Praxis nicht davon auszugehen, dass bei Aufreinigungsprozessen restlos alle Moleküle einer Verunreinigung entfernt würden.

Infolgedessen müssten die in Beispiel 5 bzw. 6 von D1 beschriebenen Komponenten A durch den Zusatz des Produkts aus Beispiel 3 zwangsläufig auch Moleküle von 3-APTES enthalten, das wiederum in Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags als antacid wirkende Verbindung aufgeführt sei. Für die obligatorische antacid wirkende Verbindung sei im Anspruch im übrigen keine Konzentrationsuntergrenze angegeben.

Damit wiesen die in den Beispielen 5 und 6 der Entgegenhaltung D1 beschriebenen zweikomponentigen Zubereitungen alle technischen Merkmale gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags auf.

Die Beschwerdeführerin habe ihren Einwand, wonach das Reaktionsgemisch am Ende der in den Beispielen 2 bzw. 3 von D1 beschriebenen Synthese nicht zwingend 3-APTES enthalten müsse, nicht stichhaltig begründet:

(a) Aus der Entgegenhaltung D1 sei klar und eindeutig ersichtlich, dass 3-APTES bei der Synthese des funktionalisierten Polyethers in einer Menge eingesetzt worden sei, die ausreiche, um mit der theoretisch enthaltenen Menge an Isocyanatgrupppen zu reagieren. 3-APTES sei zum Prioritätszeitpunkt durchaus in 100%iger Reinheit erhältlich gewesen oder hätte bei geringerem Reinheitsgrad ohne Schwierigkeiten aufgereinigt werden oder in entsprechend höherer Menge zum Ausgleich der Verunreinigungen eingesetzt werden können. Da der in der zweikomponentigen Zubereitung enthaltene Polyether beim Abbinden über die end­ständigen Triethoxysilylgruppen vernetzen solle, würde der Fachmann 3-APTES nicht im Unterschuß einsetzen (und damit weniger endständige Triethoxysilylgruppen in das Material einbringen als möglich). Vielmehr wäre es für den Fachmann selbstverständlich, eine durch Verun­reinigungen bewirkte Verdünnung zu vermeiden oder über die zugesetzte Menge auszugleichen.

(b) Es gebe in D1 keinen Hinweis auf Nebenreaktionen; auch die Beschwerdeführerin habe in diesem Zusammenhang keine konkrete Reaktion benennen können. Eventuell vorhandene bekannte Verunreinigungen würden im übrigen bevorzugt mit den Isocyanatgruppen reagieren, wodurch sich der in der Reaktionsmischung vorhandene Überschuss an 3-APTES noch vergrößern würde.

(c) Die Beschwerdeführerin habe ihre Behauptung, nicht vernachlässigbare Mengen an 3-APTES würden aus dem Reaktionsgemisch entweichen, nicht durch Beweise oder plausible Argumente gestützt. In Anbetracht des niedrigen Dampfdrucks von 3-APTES sei es nicht glaubhaft, dass ein solcher Effekt eintreten würde.

XIII. Die Beschwerdeführerin hatte schriftlich beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis des Hauptantrags oder des Hilfsantrags, beide eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 6. September 2010, aufrechtzuerhalten.

XIV. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.