T 0738/13 01-07-2016

1. Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) bestimmt, dass die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

2. Die Beschwerdeführerin hat unter anderem bemängelt, dass die Prüfungsabteilung ihre Ermessensentscheidung, die Abteilung nicht um einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen, nicht begründet hat.

2.1 Nach Artikel 18 (2) EPÜ wird die Prüfungsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, wenn die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung dies für erforderlich hält. Der Prüfungsabteilung wird also bei der Entscheidung über die Ergänzung ein Ermessen eingeräumt, welches sie im Fall einer Ablehnung in der Tat zu begründen hat.

2.2 Die Kammer kann allerdings im vorliegenden Fall keinen Fehler bei der Ausübung des Ermessen und der Begründung in der Entscheidung erkennen. Die Prüfungsabteilung hat ihre Ablehnung zwar äußerst knapp mit Verweis auf die entsprechenden Stelle der Prüfungsrichtlinien, C-III 7, Ausgabe Juni 2012, begründet. Diese Begründung kann aber unter den zugrundeliegenden Umständen als ausreichend angesehen werden.

2.2.1 Die Anmelderin hat den Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung in ihrem Schreiben vom 6. September 2012 gestellt. Darin heißt es auf Seite 4:

"Hilfsantrag 3 ist daher zulässig. Sofern die Prüfungsabteilung weiterhin die Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 verneinen sollte, wird hilfsweise beantragt die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer zu erweitern".

Eine Begründung dieses Antrags findet sich dort nicht.

Des weiteren ist dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung zu entnehmen, dass die mündliche Verhandlung um 9:03 Uhr eröffnet wurde. Nach Feststellung der Anträge und Überprüfung der Vollmacht des Vertreters wurde von der Anmelderin der Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung erneut gestellt. Darauf wurde laut unbestrittenem Protokoll die Verhandlung von 9:03 Uhr bis 9:08 Uhr unterbrochen. Danach verkündete die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung, dass sie eine Ergänzung nicht für erforderlich halte. Obwohl dem Protokoll explizit nicht zu entnehmen ist, ob die Anmelderin mündlich eine Begründung für ihren Antrag vorgetragen hat, kann die Kammer zumindest auf Grundlage der angegebenen Zeitspanne im Protokoll davon ausgehen, dass kein neues substantielles Vorbringen hierzu erfolgt sein kann. Dies wurde von der Beschwerdeführerin im übrigen auch nicht behauptet.

2.2.2 Unter diesen Voraussetzungen ist es für die Kammer nicht nachvollziehbar, dass es einer ausführlicheren Begründung der Ablehnung des Antrags in der Entscheidung bedurft hätte. Der Entscheidung liegt offenbar die Auffassung zugrunde, dass die Prüfungsabteilung sich zur Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfrage ohne Erweiterung der Abteilung befähigt sah. Eine weitergehende Begründung erscheint auch nicht erforderlich, da einer Prüfungsabteilung die Befähigung der Beantwortung entsprechender verfahrensrechtlicher Fragen grundsätzlich nicht abgesprochen werden kann. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass ihre Mitglieder die erforderlichen Kenntnisse besitzen, um solche Fragen zu beantworten. Aus dem Umstand, dass die Abteilung die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin offenbar nicht teilte, folgt jedoch nicht, dass eine Erweiterung der Abteilung hätte stattfinden müssen.

2.3 Die Beschwerdeführerin hat dem widersprechend vorgetragen, dass sich die weitere Begründungspflicht implizit aus ihrem Vorbringen im Schreiben vom 6. September 2012 ergebe.

2.3.1 Unter Punkt I des Schreibens hat die Beschwerdeführerin zur Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 vorgetragen. Darin hat sie sich detailliert mit der Rechtsgrundlage für die mögliche Entscheidung der Prüfungsabteilung, diesen Hilfsantrag nicht zuzulassen, auseinandergesetzt und begründet, warum diese ihrer Meinung nach falsch ist (siehe Punkte II und III oben). Sie hat außerdem argumentiert, warum der der Auffassung der Prüfungsabteilung zugrundeliegende Einheitlichkeitseinwand nicht greife, um dann abschließend obigen Antrag zu formulieren.

2.3.2 Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei daher die Entscheidung über die bei der Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 anzuwendenden Rechtsgrundlage, d.h. ob die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in G 2/92 seit Einführung der Regel 86 (4) EPÜ 1973, bzw. 137 (5) EPÜ überholt sei, eine komplizierte Rechtsfrage, die die Ergänzung gerechtfertigt hätte.

2.3.3 Die Kammer kann dieses Argument nicht akzeptieren. Die im Vorlauf zu dem schriftlichen Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung gemachten Ausführungen stellen die rechtliche Argumentation der Beschwerdeführerin im Prüfungsverfahren dar. Sie sind aber keine Begründung, auch nicht implizit, für den am Ende des Abschnitts ohne weitere Bezugnahme auf den vorausgehenden Vortrag gestellten Antrag.

3. Allerdings weist die angefochtene Entscheidung Mängel unter anderem dahingehend auf, dass Argumente der Beschwerdeführerin, die sie im Prüfungsverfahren in Antwort auf einen Einwand unter Artikel 56 EPÜ bezüglich der ursprünglich eingereichten Ansprüche (entsprechend dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung) vorgetragen wurden, in der Begründung der Entscheidung nicht berücksichtigt wurden.

3.1 Insbesondere hatte die beschwerdeführende Anmelderin in ihrem Schreiben vom 6. September 2012 unter Punkt III, letzter Absatz der Seite 5, in Antwort auf den Einwand im Bescheid im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung dargelegt, dass das aus D1 bekannte Gewebe ein aktives Gewebe mit Fäden aus Formgedächtnis-Metalllegierungen sei, die es ermöglichen sollten, die Geometrie des aktiven Gewebes zu variieren. Der Einsatz von Geweben nach D2 bis D7 (D7 entsprechend D9 in der angefochtenen Entscheidung) würde die in D1 beschriebene Vorrichtung unbrauchbar machen, da diese dann gerade nicht mehr in der Lage sei, ihre Geometrie zu ändern. Somit wäre der Fachmann von einer Kombination von D1 mit D2 bis D7 (D9) abgehalten.

3.2 Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung enthält zwar einen ausführlich begründeten Aufgabe-Lösung-Ansatz zum Hauptantrag. Das oben wiedergegebene Argument findet in der Entscheidung aber keine Entgegnung. Es ist der Akte des Prüfungsverfahrens auch nicht zu entnehmen, dass dieses Argument fallengelassen wurde. Das Argument wurde ganz im Gegenteil auch in der Beschwerdebegründung aufrechterhalten. Die Prüfungsabteilung hat der Sache allerdings nicht abgeholfen (Artikel 109 EPÜ), so dass die Kammer davon ausgehen muss, dass sie das Argument nicht überzeugt hat. Die Gründe hierfür sind weder für die Beschwerdeführerin noch für die Kammer sofort erkennbar. Somit wurde das rechtliche Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) der Beschwerdeführerin verletzt, was in der Regel eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz rechtfertigt.

3.3 Die Kammer war allerdings der vorläufigen Auffassung, dass die mit der Beschwerde anfänglich verfolgten ursprünglich eingereichten Ansprüche des Hauptantrags wenigstens prima facie dem Erfordernis der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) nicht genügten. Eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung, hätte dazu geführt, dass die Sache mit einer voraussichtlich vollständig begründeten Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit aber mit dem gleichen Mangel an Klarheit nach einiger Zeit wieder zur Kammer zurückgekommen wäre. Deswegen hat sich die Kammer entschieden, das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ hinsichtlich des in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwands sofort zu prüfen.

3.4 Obwohl die Entscheidung der Prüfungsabteilung auch in anderen Punkten ähnliche Mängel aufzuweisen scheint (z.B. hinsichtlich der behaupteten fehlenden Begründung zur mangelnden Einheitlichkeit, die der Ablehnung des Hilfsantrags 3 zugrunde zu legen wäre, bzw. keine Stellungnahme zum von der Beschwerdeführerin behaupteten Vorliegen eines engen technischen Zusammenhangs zwischen den Merkmalen der Ansprüche, die von der Prüfungsabteilung als uneinheitlich angesehen wurden, vgl. Übergang der Seiten 3 und 4 im Schreiben vom 6. September 2012), hat die Kammer das ihr in Artikel 11 VOBK gegebene Ermessen in der mündlichen Verhandlung dahingehend ausgeübt, unter Berücksichtigung der oben dargelegten besonderen Umstände, die Angelegenheit nicht sofort an die erste Instanz zurückzuverweisen.

4. Der von der Kammer erhobene Einwand unter Artikel 84 EPÜ hat dazu geführt, dass die Beschwerdeführerin die Ansprüche ihres Hauptantrags substanziell geändert hat. Sie hat gemäß Anspruch 1 des nunmehr geltenden Hauptantrags die Formulierung im ursprünglichen Anspruch 1 "im Wesentlichen unabhängig" durch "derart unabhängig" ersetzt und die Merkmale der ursprünglichen abhängigen Ansprüche 2 und 3 hinzugefügt. Außerdem wurde der ursprüngliche unabhängige Verfahrensanspruch 16 ersatzlos gestrichen. Die Kammer sieht damit den von ihr erhobenen Einwand unter Artikel 84 EPÜ ausgeräumt.

5. Durch die Änderungen hat sich einerseits der Gegenstand der Beschwerde substanziell geändert. Andererseits müssten die oben unter Punkt 3.1 genannten unberücksichtigt gebliebenen Argumente der Beschwerdeführerin bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zum ersten Mal von der Kammer beurteilt werden, ohne dass die Prüfungsabteilung hierzu eine Entscheidung getroffen hat.

6. Die Kammer hat deshalb entschieden, die Ansprüche nicht weiter auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ, insbesondere auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, zu prüfen. In diesem Zusammenhang bemerkt die Kammer, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nur insoweit geprüft worden sind, wie sie den von der Kammer erhobenen Einwand hinsichtlich der ursprünglichen Ansprüche 1 und 16 betreffen. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen (Artikel 111 (1) EPÜ).

7. Eine Entscheidung über den Gegenstand der weiteren Hilfsanträge der Beschwerdeführerin ist daher nicht erforderlich. Ebenso ist eine Entscheidung über den mit der Beschwerdebegründung gestellten Antrag auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer nicht mehr erforderlich, da dieser Antrag nicht aufrechterhalten wurde und sich der Antrag auf Vorlage zudem auf den Hilfsantrag 5 bezog, über den im gegenständlichen Verfahren jedoch nicht zu entscheiden war.