T 0141/18 06-05-2022

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Verfahrensrechtliche Fragen

2.1 Da die Einsprechende ihren Einspruch im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hat, ist sie in Bezug auf die Sachfragen nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt (T 789/89, siehe insbesondere die Entscheidungsgründe 2.2 und 2.3). Jedoch hat die Rücknahme des Einspruchs keine unmittelbaren verfahrensrechtlichen Auswirkungen. Das vorliegende Beschwerdeverfahren bleibt weiterhin anhängig, da die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen hat und gegen diese Entscheidung von der Patentinhaberin Beschwerde eingelegt wurde (T 629/90, siehe insbesondere die Entscheidungsgründe 2.2).

2.2 Von der Beschwerdeführerin wurde hilfsweise Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Da, wie nachfolgend dargelegt, ihrem Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit stattgegeben wird, und dies für den Fall beantragt wurde, dass die Kammer lediglich über die Frage der unzulässigen Änderung entscheidet, ist eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren statthaft (Artikel 12(8) VOBK).

Hauptantrag

3. Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

3.1 Die Einspruchsabteilung vertrat in ihrer Entscheidung die Auffassung, dass der ihr vorliegende und jetzige Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfülle. Sie hat dies damit begründet, dass das Merkmal des geänderten Anspruchs 1, "wobei das PET mit zumindest einem styrolbasierten Polymer als Spleißhemmer im Extrusionsverfahren compoundiert wird", keine Basis in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen habe (Hervorhebung durch die Kammer). Zwar werde der Begriff "Extrusion" in der ursprünglichen Beschreibung offenbart - nämlich im Abschnitt "Zu Versuchszwecken..." der Seite 7 - allerdings nur in Bezug auf die danach beschriebenen Ausführungsbeispiele. Da in diesen Ausführungsbeispielen jedoch auch die Art des styrolbasierten Polymers sowie eine untere und eine obere Grenze für dessen Anteil angegeben seien, führe die Aufnahme des genannten Merkmals zu einer unzulässigen Erweiterung der Lehre der genannten Beispiele.

Die Einspruchsabteilung erachtete die auf weitere Merkmale bezogene Argumentation der vormaligen Einsprechenden, insbesondere dass die Compoundierung bei einer Temperatur "zwischen 250 °C und 310 °C" verarbeitet wird, nicht als überzeugend. Ihrer Ansicht nach sei dieses, sowie alle weiteren in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale ursprünglich offenbart.

3.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Zusammenhang der Begriffe "Compoundierung" und "Extrusion" bereits eindeutig aus der Beschreibung der ursprünglichen Unterlagen hervorgehe, nämlich auf der auch von der Einspruchsabteilung genannten Stelle der ersten Seite, sowie insbesondere zusätzlich auch aus dem ersten Absatz der Seite 9 und den auf den Seiten 7 und 8 offenbarten Beispielen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin könne die Offenbarung dieser Beispiele verallgemeinert werden. Zudem sei dem Fachmann auf dem Gebiet des Streitpatents die alltägliche Benutzung von Extrudern allgemein bekannt. Dies sei beispielsweise aus Dokument D13 ersichtlich. Somit lese der Fachmann den Verfahrensschritt "Compoundieren mit einem Extruder" automatisch bei der Lektüre der Anmeldeunterlagen mit. Schließlich werde in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen Extrudieren auch als einziges Verfahren offenbart.

3.3 Die Kammer erachtet die Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugend.

3.3.1 Die Argumentation der Einspruchsabteilung bezieht sich auf die Frage, ob das Merkmal "im Extrusionsverfahren compoundiert" in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen in einer Art und Weise offenbart wird, die eine Verallgemeinerung dieses Merkmals auf das auch durch die verbleibenden Merkmale des geänderten Anspruchs 1 definierte Verfahren erlaubt.

3.3.2 Die ursprünglich eingereichte Beschreibung gewährleistet dies.

3.3.3 Zunächst wird im Absatz 2 der ersten Seite der ursprünglichen Beschreibung offenbart, dass Umreifungsbänder üblicherweise aus Polyester oder Polyolefinen im Extrusionsverfahren mit anschließender Verstreckung hergestellt werden. Anschließend wird auf die damit verbundenen Probleme verwiesen, nämlich beim Verstreckungsprozeß auftretenden Spleiß. Auch wird erläutert, dass zur Vermeidung von Spleiß Spleißhemmer zu den Compoundierungen zur Herstellung von Umreifungsbändern zugesetzt werden. Schließlich wird darauf verwiesen, dass bisher verwendete Spleißhemmer in Bezug auf die Versprödung bei niedrigen Temperaturen unzureichend sind.

3.3.4 Nach den Angaben auf der Seite 2 (Zeilen 7 und 8) wird die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen, ein bandförmiges Verpackungselement zu schaffen, das auch bei geringen Temperaturen eine verringerte Spleißhemmung aufweist. Im Weiteren wird offenbart, dass zur Lösung dieses Problems bestimmte Spleißhemmer verwendet werden (Seite 2, ab Zeile 11).

3.3.5 Zwar bezieht sich der genannte Absatz der Seite 1 der Beschreibung auf den Stand der Technik, jedoch entnimmt der Fachmann hieraus, dass sich die vom Streitpatent adressierte Problematik auf die Herstellung von Umreifungsbändern durch Extrusionsverfahren bezieht. Durch die Aufgabenstellung der Seite 2 wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Problematik des Standes der Technik, also der Spleißbildung bei im Extrusionsverfahren hergestellten Umreifungsbändern, bei denen den Compoundierungen Spleißhemmer zugesetzt werden, und der Aufgabenstellung des Patents, also der Verringerung der Spleißbildung bei bandförmigen Verpackungselementen.

3.3.6 Der Fachmann wird hieraus insgesamt zweifelsfrei entnehmen, dass sich das Streitpatent allgemein mit der Spleißbildung von bandförmigen Verpackungselementen, insbesondere von Umreifungsbändern beschäftig, und zwar mit solchen, die durch Extrusionsverfahren hergestellt werden und bei denen den Compoundierungen Spleißhemmer zugesetzt wurden.

3.3.7 In Zusammenschau ergibt sich somit bereits hieraus, dass sich das Streitpatent auf im Extrusionsverfahren compoundierte polyesterbasierte Verpackungselemente bezieht.

3.3.8 Dies wird auch durch die explizit offenbarten Bänder der Tabelle auf den Seiten 7 und 8 der ursprünglichen Beschreibung bestätigt. Diese Bänder wurden augenscheinlich im Extrusionsverfahren hergestellt (siehe Seite 7, Zeile 17). Dabei werden als Spleißhemmer zwar lediglich Polystyrol (PS), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) sowie Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN) eingesetzt, und diese nur in Anteilen zwischen 0,01 und 3,5 Gew.-%. Mit Blick auf die allgemeine Offenbarung der vorstehend genannten Passagen der Beschreibung lässt sich diese spezifische Offenbarung jedoch nicht einschränkend dahingehend interpretieren, dass eine Verfahren, bei dem der styrolbasierte Spleißhemmer mit dem als Polyester verwendeten PET im Extrusionsverfahren compoundiert wird, ausschließlich für diese spezifischen Zusammensetzungen offenbart wird. Vielmehr bezieht sich der Begriff Extrusionsverfahren der Seite 7 nicht lediglich auf die spezifischen Ausgestaltungen der angegebenen Beispiele, sondern kann auf die gesamte Lehre des Streitpatents verallgemeinert werden. Dies trifft insbesondere deshalb zu, weil sich das Streitpatent wir vorstehend erläutert auf die Problematik der Spleißhemmung von durch Extrusionsverfahren hergestellten Bändern bezieht. Die Aufnahme des genannten Merkmals stellt somit keine unzulässige Änderung des Anmeldegegenstandes dar.

3.4 Die Einspruchsabteilung sah in der Aufnahme des Merkmals betreffend die Durchführung der Compoundierung "bei einer Temperatur zwischen 250 °C und 310 °C" keine Verletzung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Die Kammer sieht keine Veranlassung, von dieser Beurteilung abzuweichen.

4. Die vorliegende Entscheidung beschäftigt sich lediglich mit der Frage der Zulässigkeit der in Bezug auf den vorliegenden Hauptantrag durchgeführten Änderungen. Da dieser Antrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt, und die Kammer die Tatsache, dass für diesen Antrag bisher von der Einspruchsabteilung keine weitere Prüfung durchgeführt wurde, als besonderen Grund gemäß Artikel 11 VOBK erachtet, der für die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung spricht, folgt sie daher dem Antrag der Beschwerdeführerin, in diesem Fall die Angelegenheit zur weiteren Prüfung des Einspruchs an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Somit erübrigt sich auch eine Erörterung der vorliegenden Hilfsanträge 1 bis 3.