T 0442/19 14-06-2022

1. Hauptantrag - Offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM"

1.1 Widersprüche in den Aussagen des Zeugen

1.1.1 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" beruht auf der Herstellung eines Zahnkranzes gemäß der Zeichnung D1 durch die Firma Krupp Polysius AG und dessen Lieferung und Endmontage durch die Firma Polysius Ltd. bei der Firma Irish Cement, Platin Works, Drogheda Co. (im Folgenden "Kunde") im Januar 1993. Die Einspruchsabteilung hatte diese offenkundige Vorbe­nutzung unter Anderem aufgrund der eidesstattlichen Versicherung D10 und der Zeugenaussage D11, beide von derselben Person, als hinreichend bewiesen erachtet (angefochtene Entscheidung, Punkte 5.1 und 5.6).

1.1.2 Die Beschwerdeführerin verwies auf angebliche Wider­sprüche zwischen der eidesstattlichen Versicherung D10 und der Zeugenaussage D11, insbesondere hinsichtlich des Bestehens von Geheimhaltungsverträgen und der Genehmigung der Zeichnung 780988.C (D1).

a) Betreffend Geheimhaltungsverträge habe der Zeuge zunächst in seiner eidesstattlichen Versicherung angegeben, dass keine Geheimhaltung bestanden habe

(D10, Seite 2, erster und zweiter Absatz). In der Zeugenaussage habe er aber gesagt, dass Geheimhaltungs­verträge nicht in seinem Bereich verwaltet würden (D11, Seite 7, fünfter Absatz).

b) Betreffend die Genehmigung der Zeichnung 780988.C (D1) habe der Zeuge zunächst in der eidesstatt­lichen Versicherung angegeben, dass er selbst sie genehmigt habe (D10, Seite 2, dritter Absatz). In der Zeugen­aussage habe er gesagt, dass sie durch seinen Vorgesetzten mit Kürzel "GTH" genehmigt worden sei (D11, Seite 6, zweiter Absatz).

Darüber hinaus habe der Zeuge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überraschend die weiteren Zeichnungen D1-0, D1-A und D1-B vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin folgerte aus alledem, dass man dem Zeugen insgesamt nicht glauben könne.

1.1.3 Die zentralen Sätze der eidesstattlichen Versicherung zu der Frage, ob eine Geheim­haltungs­vereinbarung bestanden hat, lauten (D10, Seite 2, erster und zweiter Absatz):

"Stillschweige­erklärungen waren und sind nicht üblich. Insbesondere für die Ersatzlieferung ist mir kein Abkommen bekannt.

Ich kann bestätigten, dass bezüglich des montierten Ersatzzahnkranzes keine schriftliche oder still­schweigende Geheimhaltung zwischen Polysius Ltd und dem Kunden vereinbart wurde. Darüber hinaus bestand für den Kunden bezüglich des montierten Zahnkranzes auch keine schriftliche oder still­schweigende Geheimhaltungs­verpflichtung aufgrund eines Kooperationsvertrages oder eines sonstigen Vertrages."

Der erste Absatz betrifft die damals übliche Vorgehens­weise im Allgemeinen und die Frage, ob dem Zeugen im konkreten Fall ein Stillschweigeabkommen bekannt war. Soweit der Zeuge in seiner Vernehmung vor der Einspruchsabteilung ausgesagt hat, dass bei ihm im Unternehmen Geheimhaltungsvereinbarungen nicht in der Technik verwaltet würden, da dies etwas Kaufmännisches bzw. Juristisches sei (D11, Seite 7, fünfter Absatz), besteht darin kein Widerspruch zu diesem Absatz der eidesstattlichen Versicherung. Vielmehr führte der Zeuge auch in seiner Vernehmung - in Übereinstimmung mit der eidesstattlichen Versicherung - aus, dass Geheim­haltungs­vereinbarungen in seinem Unternehmen unüblich seien, weil es sich um extrem große Produkte handle, die schwer geheim zu halten sind (D11, Seite 7, vorletzter Absatz bis Seite 8, erster Absatz). Auch die Aussage des Zeugen, dass er (deshalb) keine Geheim­haltungsvereinbarungen kenne (D11, Seite 7, vorletzter Absatz) stimmt insoweit mit der eidesstattlichen Versicherung überein, wonach ihm für die konkrete Ersatzlieferung kein Abkommen bekannt war.

Im zweiten Absatz gibt der Zeuge das wieder, was ihm von seinen Vorgesetzten und dem damals zuständigen Personenkreis bezüglich einer schriftlichen oder still­schweigenden Geheimhaltung mitgeteilt wurde, wie in der Zeugenaussage widerspruchsfrei erläutert (D11, Seite 8, zweiter Absatz).

1.1.4 Was die Genehmigung der Zeichnungen angeht, hat der Zeuge in der eidesstattlichen Versicherung lediglich dargelegt, aus der Eintragung "Bla" in der Zeichnung 780988.C (D1) sei ersichtlich, dass er diese genehmigt habe (D10, Seite 2, dritter Absatz). Daran hat er in seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung festge­halten, indem er aussagte, dass er die Zeichnung 780988.C am 27.3. genehmigt habe (D11, Seite 5, letzter Absatz) bzw. dass links bei "genehmigt 27.3." sein Handzeichen stehe (D11, Seite 6, zweiter Absatz).

1.1.5 Der Umstand, dass der Zeuge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weitere Versionen der Zeichnung D1 präsentiert hat (D1-0, D1-A und D1-B), mag zwar für die Verfahrensbeteiligten und die Einspruchsabteilung überraschend gewesen sein und Fragen der Zulassung dieser Dokumente in das Verfahren aufgeworfen haben. Die Beschwerdeführerin hat jedoch nicht dargelegt, inwieweit hierin ein zweifelhaftes oder gar verfahrensmissbräuchliches Verhalten des Zeugen bestanden haben könnte.

1.1.6 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Widersprüche in den Aussagen des Zeugen und dessen Vorlage weiterer Zeichnungen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stellen daher seine Glaubwürdigkeit nicht in Frage.

1.2 Fehlende Offenkundigkeit

1.2.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte weiter, es sei nicht bewiesen, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Insbesondere sei nicht bewiesen, dass keine Geheimhaltungsvereinbarung bestanden hat.

1.2.2 Der Zahnkranz wurde in einer Zementmühle montiert. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass derartige Anlagen in regelmäßigen Abständen gewartet und einer Sicherheitsüberprüfung, beispielsweise durch eine technische Prüforganisation, unterzogen werden. Es ist ferner unstreitig, dass zu diesem Zweck die Anlage jeweils stillsteht und Dritte, beispielsweise Sachverständige der Prüforganisation, in die Vorgänge involviert sind.

1.2.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass zumindest bei einer technischen Prüforganisation davon ausgegangen werden müsse, dass eine stillschweigende Geheimhaltungs­vereinbarung bestand. Sie legte jedoch nicht zur vollständigen Überzeugung der Kammer dar, dass dies auch ausnahmslos für alle weiteren Personen galt, die möglicherweise an der Wartung und Sicherheits­überprüfung der verschiedenen Bereiche der Anlage beteiligt waren.

1.2.4 Es entspricht daher der Lebenserfahrung, die sich naturgemäß nicht vollständig durch Beweismittel im Sinne des Artikels 117 (1) EPÜ belegen lässt, dass in dem 19-jährigen Zeitraum zwischen der Endmontage des Zahnkranzes und dem Prioritätstag des Streitpatents auch Dritte den Zahnkranz sehen konnten, die nicht der Geheimhaltung unterlagen. Somit bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Zahnkranz öffentlich zugänglich gemacht worden ist.

1.2.5 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" zählt deshalb zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.

2. Hauptantrag - Neuheit

2.1 Die angefochtene Entscheidung hat unter Punkt 6.1.3 festgestellt, dass die offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 offenbare, weshalb der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu sei.

2.2 Im Beschwerdeverfahren liegt hierzu keine gegenteilige Argumentation vor.

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags, der der erteilten Fassung entspricht, ist folglich nicht neu (Artikel 54 EPÜ).

3. Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer

3.1 Die Beschwerdeführerin beantragte, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Ist es zulässig, wenn eine Zeugenaussage einen ersten und einen zweiten Aussagebereich enthält, wobei der erste Aussagebereich deutlich zeigt, dass der Zeuge eine Wunschvorstellung als wahre Tatsache hinstellt, und somit der erste Aussagebereich offensichtlich unglaubwürdig ist, den zweiten Aussagebereich als glaubwürdig zu werten?"

3.2 Gemäß Artikel 112 (1) EPÜ wäre diese Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wenn die Kammer hierzu eine Entscheidung für erforderlich halten würde, und wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen oder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellen würde.

3.3 Im vorliegenden Fall besteht die Vorlagefrage im Kern aus Annahmen, die nicht dem Sachverhalt entsprechen. So ist für die Kammer insbesondere nicht ersichtlich, dass der Zeuge eine Wunschvorstellung als wahre Tatsache hingestellt hätte. Eine Antwort auf die Vorlagefrage könnte daher nichts zur Entscheidung in der Sache beitragen.

3.4 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin nicht dargelegt, inwieweit es sich bei der Vorlagefrage um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handeln oder eine Antwort der Großen Beschwerdekammer hierauf der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen könnte.

3.5 Die Beschwerdeführerin argumentierte zwar, die Einspruchsabteilungen benötigten Richtlinien für den Umgang mit Zeugenaussagen, um einheitlicher zu entscheiden. Für die Verfahren vor dem EPA gilt jedoch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Weder das EPÜ noch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern stellt formelle Regeln zur Beweiswürdigung auf (G 1/12, Entscheidungsgründe 31.). Dieser Grundsatz muss insbesondere auch für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen gelten, die individuell und jeweils anhand der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist.

3.6 Die Kammer hat daher entschieden, die Große Beschwerdekammer nicht mit der Vorlagefrage zu befassen.

4. 1. bis 5. Hilfsantrag - Zulassung

4.1 Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerde­verfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen (Artikel 12 (2) VOBK 2020).

4.2 Mit den Hilfsanträgen "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" verfolgt die Beschwerde­führerin Anträge, die diese Bestimmung nicht erfüllen. Der angefochtenen Entscheidung lag neben dem Hauptantrag nur der nachträglich am 30. Juli 2018 eingereichte 0. Hilfsantrag zugrunde, der zwischen den Hauptantrag und die restlichen Hilfsanträge geschoben wurde. Damit vermied die Beschwerdeführerin eine Diskussion der Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag", die jeweils nur einen Teil der Merkmale des 0. Hilfsantrags enthielten, und die von der Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Meinung am 19. März 2018 als nicht erfinderisch bezeichnet wurden (angefochtene Entscheidung, Punkt 1.5).

4.3 Bei den Hilfsanträgen "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" handelt es sich folglich um Anträge, die bereits im Verfahren vor der Einspruchs­abteilung hätten vorgebracht bzw. weiterverfolgt werden können (Artikel 25 (2) VOBK 2020, Artikel 12 (4) VOBK 2007), die jedoch durch das Einschieben des 0. Hilfsantrags, der sämtliche Merkmale aller anderen Hilfsanträge enthielt, einer Überprüfung durch die Einspruchs­abteilung entzogen wurden. Es entspricht deshalb weder der Billigkeit noch dem Gebot der Verfahrensökonomie, die Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.4 Im Beschwerdeverfahren liegt hierzu keine gegenteilige Argumentation vor.

4.5 Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" nicht in das Verfahren zuzulassen.