T 0457/22 03-05-2024

1. Hauptantrag (aufrechterhaltene Fassung des Patents)

Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ

1.1 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt 7.8 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass die Gegenstände der Ansprüche 1 und 7 die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllten, und argumentierte, dass die Ausführung einer Abstandsmessung der Messeinrichtung zum Bearbeitungswerkzeug zur Bestimmung des Abstandes der GPS-Einheit zum Bearbeitungswerkzeug nur in Verbindung mit dem Merkmal ursprünglich offenbart sei, dass der Abstand zwischen Messeinrichtung und GPS-Einheit vorbekannt und hinterlegt sei.

1.2 Die Einspruchsabteilung verwies zur Begründung ihrer Feststellung hinsichtlich der Erfüllung der Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ auf die Absätze [0016], [0018], [0019] und [0035], Spalte 6, Zeilen 47 bis 49, der A1-Schrift des Streitpatents.

Durch den Ausdruck "kann" im Absatz [0016] werde zum Ausdruck gebracht, dass das oben unter Punkt 1.1 genannte Merkmal nicht nur in Verbindung mit einer Abstandsmessung der Messeinrichtung zum Bodenbearbeitungswerkzeug ursprünglich offenbart sei. Absätze [0018] und [0019] der A1-Schrift des Streitpatents enthielten keine Angabe zu einem hinterlegten Abstand. Daher brauche der Abstand zwischen GPS-Einheit und Messeinrichtung zur Bestimmung des Abstandes der GPS-Einheit zum Bodenbearbeitungswerkzeug unter Berücksichtigung der Abstandsmessung der Messeinrichtung zum Bodenbearbeitungswerkzeug nicht zwingend hinterlegt zu sein.

1.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart waren (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, II.E.1.9.1).

Entgegen der angefochtenen Entscheidung bieten die Absätze [0016], [0018], [0019] und [0035], Spalte 6, Zeilen 47 bis 49, der A1-Schrift des Streitpatents keine Basis für die isolierte Aufnahme der Abstandsmessung der Messeinrichtung zum Bearbeitungswerkzeug zur Bestimmung des Abstandes der GPS-Einheit zum Bearbeitungswerkzeug in die unabhängigen Ansprüche, ohne dass der Abstand zwischen Messeinrichtung und GPS-Einheit vorbekannt und hinterlegt ist.

1.4 Die Kammer folgt entgegen der angefochtenen Entscheidung der Beschwerdeführerin, dass im Absatz [0016] der A1-Schrift des Streitpatents die Abstandsmessung zwischen Bodenbearbeitungswerkzeug und Messeinrichtung nicht isoliert, sondern nur in Verbindung mit dem Merkmal eines hinterlegten Abstandes zwischen GPS-Einheit und Messeinrichtung beschrieben ist. Der Hinweis der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin auf den Ausdruck "kann" im Absatz [0016] überzeugt nicht, da sich die Formulierung des Absatzes [0016] der A1-Schrift auf die ursprüngliche Anspruchsfassung bezog, in der die Abstandsmessung zwischen Messeinrichtung und Bodenbearbeitungswerkzeug nicht enthalten war. Das optionale "kann-Merkmal" der Abstandsmessung zwischen Messeinrichtung und Bodenbearbeitungswerkzeug ist im Absatz [0016] der A1-Schrift nur in Verbindung mit einem hinterlegten Abstand zwischen der Messeinrichtung und der GPS-Einheit ursprungsoffenbart.

Dass die Absätze [0018] und [0019] der A1-Schrift des Streitpatents als Basis für die strittige Änderung dienten, da diese Absätze keine Angabe zu dem hinterlegten Abstand enthielten (siehe Punkt 7.5 der angefochtenen Entscheidung), ist unzutreffend. Denn nach Absatz [0019] wird der feste Teilabstand zwischen Messeinrichtung und GPS-Einheit zur Bestimmung des Gesamtabstandes vorausgesetzt. Auch die in Absatz [0018] beschriebene Variante, bei der die Messeinrichtung an der GPS-Einheit angeordnet ist und diese ein einheitliches Modul bilden, setzt voraus, dass die Messeinrichtung Kenntnis davon hat, dass der Abstand zwischen ihr und der GPS-Einheit ungefähr Null beträgt.

Ferner ist auch dem im Absatz [0035] der A1-Schrift des Streitpatents beschriebenen Ausführungsbeispiel in den Zeilen 50 bis 56 des Absatzes [0035] der ausdrückliche Hinweis zu diesem Ausführungsbeispiel zu entnehmen, dass eine Bestimmung des Abstandes zwischen Bodenbearbeitungswerkzeug und GPS-Einheit unter Verwendung des gemessenen Abstandes zwischen Bodenbearbeitungswerkzeug und Messeinrichtung zusätzlich den vorbestimmten Abstand der GPS-Einheit zu der Messeinrichtung verlangt. Auch hier überzeugt der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf den Ausdruck "kann" entsprechend den oben unter diesem Punkt zum Absatz [0016] angegebenen Gründen nicht.

1.5 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdegegnerin zudem, dass die Absätze [0022] und [0023] der A1-Schrift des Streitpatents die Funktion des Fächerlasers ausschließlich mit einer Abstandsmessung ohne einen hinterlegten Abstand offenbarten. Das Merkmal eines hinterlegten Abstandes betreffe lediglich bevorzugte Ausführungsformen.

1.6 Die Kammer folgt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass die Absätze [0022] und [0023] Konkretisierungen der Ausgestaltung der Messeinrichtung betreffen und in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen nach den Absätzen [0018] und [0019] zu lesen sind. Dabei geht aus den Absätzen [0022] und [0023] auch nicht hervor, dass die strittigen Merkmale nicht im funktionellen Zusammenhang stehen.

1.7 Folglich ist der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig eine Abstandsmessung der Messeinrichtung zum Bearbeitungswerkzeug zur Bestimmung des Abstandes zwischen der GPS-Einheit und dem Bearbeitungswerkzeug nur in Kombination mit dem Merkmal zu entnehmen, dass der Abstand zwischen Messeinrichtung und GPS-Einheit vorbestimmt und hinterlegt ist.

1.8 Durch das Weglassen dieses Merkmals in den Ansprüchen 1 und 7 sind die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt.

2. Hilfsantrag 1

Klarheit - Artikel 84 EPÜ

2.1 Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass der Begriff "geeignetes Material" in den Ansprüchen 1 und 7 gemäß Hilfsantrag unklar sei.

Laut der Beschwerdeführerin beruhten die Ausführungen der Einspruchsabteilung unter Punkt 9.1 der Entscheidungsgründe zur Klarheit dieses Begriffs auf einer bloßen Behauptung, ohne Begründung, weshalb die Ansprüche 1 und 7 das Erfordernis der Klarheit erfüllten. Der Wortlaut der Ansprüche 1 und 7 lasse die Fachperson im Unklaren darüber, welche Materialen zum Befüllen des Bohrloches vom Schutzumfang des Streitpatents umfasst seien.

Die Wahl eines geeigneten Materials hänge von der Leistungsbeschreibung ab und entscheidende Faktoren für die Wahl des Materials lägen außerhalb des Schutzumfangs der unabhängigen Ansprüche, wie Anlage B1 unter den Punkten 6.1.1 und 6.4.2 zu entnehmen sei.

2.2 Die Kammer ist nicht überzeugt, dass die Fachperson aufgrund ihres Fachwissens im Bereich Tiefbau nicht erkennt, welche Materialien zum Verfüllen der Bodenvertiefung zum Erstellen des Gründungselementes geeignet und daher vom Schutzumfang der unabhängigen Ansprüche umfasst sind.

Die Klarheit der Ansprüche 1 und 7 ist nicht schon durch die Breite des darin enthaltenen Begriffs "geeignetes Material" beeinträchtigt, weil die Bedeutung und Reichweite dieses Begriffs nach dem Wortlaut der unabhängigen Ansprüche an sich für die Fachperson eindeutig ist.

Zudem sind dem von der Beschwerdegegnerin eingereichten Nachweis des allgemeinen Fachwissens zur Erstellung von Bohrpfählen (Anlage B1, Abschnitt 6. "Baustoffe und Bauprodukte", Seite 9 bis 11) zulässige und somit geeignete Materialen für Gründungselemente explizit zu entnehmen, die die Fachperson als geeignete Materialien gemäß den beanspruchten Gegenständen erkennt und einsetzen kann.

2.3 Die Ansprüche 1 und 7 erfüllen daher die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ.