T 0252/85 14-09-1987
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Mischungen aus Chloroprenolpolymeren und ihre Herstellung
Product-by-process-Anspruch - Neuheitsnachweis
Erfinderische Tätigkeit
Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik
Voraussetzung für eine objektive Beurteilung
Überrasch.Effekt eines angeblich äquivalenten Mittels
product-by-process claim - demonstration of novelty
inventive step
determination of the closest state of the art
prerequisite for an objective view
surprising effect of an allegedly equivalent measure
I. Die am 25. März 1982 mit schweizerischen Prioritäten vom 15. April 1981 und vom 26. Januar und 10. März 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung 82 102 500.4 (Publikationsnummer 62 805) wurde nach vier Bescheiden und einer persönlichen Rücksprache von der Prüfungsabteilung 20 durch Entscheidung vom 10. März 1986 zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte auf Grund einer nicht völlig klaren Antragslage, die, wie folgt, interpretiert wurde:
A) Hauptantrag: Erteilung eines Patents mit einem unabhängigen, im folgenden mit "1" bezifferten Verfahrensanspruch in einer von drei Varianten; ferner - impliziert - mit sechs abhängigen Verfahrensansprüchen (Ansprüche 2 bis 7, wie am 2.3.84 vorgelegt); einem unabhängigen, auf ein Gerät gerichteten Sachanspruch ("8"); sowie - ebenfalls impliziert - achtzehn davon abhängigen Sachansprüchen (Ansprüche 9 bis 26 vom 2.3.84). Die bevorzugte Variante des Anspruchs 1 und der Anspruch 8 gemäß Hauptantrag lauteten, wie folgt:
"1. Verfahren zum Herstellen von Softeis, ausgehend von einer flüssigen Softeismischung, bei welchem man die flüssige Mischung zu einer festen Masse gefriert, die gefrorene Masse in ein Herstellgerät einbringt und diese Masse durch sich relativ zur Masse drehende Elemente zerkleinert und die zerkleinerte Masse durchmischt, dadurch gekennzeichnet, daß man mittels eines zwangsläufig gesteuerten konstanten Vorschubes einer oder mehrerer, vorzugsweise motorgetriebener, drehender Zerkleinerungselemente von der gefrorenen Festmasse gleichmäßige Dünnschichten, in denen die Festmasse durch Druck örtlich kurzzeitig verflüssigt ist, in der Weise herstellt, daß in die verflüssigte Masse Gas einge mischt wird und die begaste, verflüssigte Masse unmittelbar anschließend zu Softeis gefriert.
8. Gerät zum Herstellen vonSofteis, gekennzeichnet durch ein Gefäß (5) zur Aufnahme von gefrorener, im wesentlichen in Blockformvorliegender Softeismischung (7) und durch eine Zerkleinerungs- und Mischeinrichtung (16) zum Zerspanen, Schaben, Schneiden und/oder Schlagen und Mischen des gefrorenen Mix sowie durch ein zur Einrichtung (16) gehörendes Getriebe, welches ermöglicht, den Vorschub des Zerkleinerers und Mischers zwangsläufig gleichmäßig und damit den Abtrag des Blockes beim Zerkleinerungsvorgang gleichmäßig zu gestalten."
B) Hilfsantrag 1: Erteilung eines Patents auf der Basis des vorstehenden unabhängigen Sachanspruches "8" sowie - impliziert - der entsprechenden abhängigen Ansprüche, unter Ausscheidung der Verfahrensansprüche.
C) Hilfsantrag 2: Erteilung eines Patents auf der Basis des folgenden unabhängigen Verfahrensanspruches sowie - impliziert - entsprechender abhängiger Ansprüche:
"Verfahren zum Herstellen von Softeis insbesondere mittels eines Haushalt-Softeisgerätes, dadurch gekennzeichnet, daß man die flüssige Mischung gefriert und die gefrorene Masse (7) in das Gerät (1) einbringt, daß man das Gerät abschließt, daß man dann das gefrorene Material unter Anwesenheit von Gas oder Luft mittels eines rotierenden Elementes mit zwangsweise konstantem Vorschub pro Umdrehung durch Zerspanen, Schaben, Schneiden und/oder Schlagen zerkleinert und dieses Material dabei durch Druck und/oderWärme momen-tan verflüssigt und unmittelbar anschließend wieder gefriert und durchmischt, und daß man anschließend das fertige Softeis dem Gerät entnimmt."
II. Die Zurückweisung erfolgte im wesentlichen im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ. Die angefochtene Entscheidung führt im wesentlichen aus, die Verfahrensansprüche gemäß Hauptantrag seien gegenüber den Erstunterlagen insofern unzulässig verändert, als darin die - ursprünglich zwingend vorgeschriebenen - Merkmale fehlen, wonach man das Herstellgerät nach Einbringen der gefrorenen Masse gasdicht abschließen und die Masse anschließend unter Gasüberdruck setzen müsse. Dem Hilfsantrag 1 könne beim vorliegenden Sachverhalt im Hinblick auf Artikel 76 (1), Satz 2, in Verbindung mit Regel 25 (1)a) EPÜ nicht entsprochen werden. Wegen des Fehlens der im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erwähnten Merkmale auch im unabhängigen Verfahrensanspruch nach Hilfsantrag 2 müsse dieser gleichfalls scheitern.
III. Gegen die genannte Entscheidung hat der Anmelder am 30. April 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und am 1. Juli 1986 eine Beschwerdebegründung zusammen mit einem Hauptantrag und fünf Hilfsanträgen vorgelegt.
IV. In einem Zwischenbescheid wurden formale Bedenken hinsichtlich der Ansprüche nach dem nunmehrigen Hauptantrag erhoben. Gleichzeitig wurde vorsorglich auf Regel 86 (3) in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ hingewiesen.
V. Daraufhin hat der Beschwerdeführer einen neuen Satz von insgesamt neunzehn Ansprüchen vorgelegt, deren erster nach Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers ("einmischenden" in Zeile 7) folgendermaßen lautet:
"Gerät zum Herstellen von Softeis, insbesondere Haushalt-Softeisgerät, mit einem Raum zur Aufnahme einer im wesentlichen blockförmig gefrorenen Softeis-Ausgangsmasse und mit einem rotierbaren, die Masse durch Zerspanen, Schneiden und/oder Schlagen zerkleinernden und über der Masse befindende Luft in diese zerkleinerte Masse einmischenden Abtrag- und Mischelement, dadurch gekennzeichnet, daß das Abtrag- und Mischelement (16; 45, 46) einen einen gleichmäßigen Zerkleinerungsvorgang gewährleistenden Vorschub aufweist, um eine gleichbleibende Softeisqualität sicherzustellen."
Er beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grund der vorliegenden Unterlagen zu erteilen.
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Da der nunmehr vorliegende Anspruchssatz keine Verfahrensansprüche mehr enthält und auch ein Antrag auf Ausscheidung von Verfahrensansprüchen nicht mehr vorliegt, werden die jetzigen Ansprüche von den Beanstandungen der angefochtenen Entscheidung nicht mehr getroffen, so daß auch nicht entschieden zu werden braucht, ob diese seinerzeit zurecht erfolgt sind. Es ist vielmehr lediglich zu untersuchen, ob die jetzigen Ansprüche den Erfordernissen von Art. 123 (2) genügen.
2.1. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist der Offenbarung der ursprünglichen Ansprüche 8 und 9 in Verbindung mit der Erläuterung von Fig. 1 und 1a der Zeichnungen auf Seite 3, Zeilen 15ff (insbesondere Zeilen 32 bis 35), sowie mit Seite 7, Zeilen 22 bis 26, Seite 8, Zeilen 15 bis 19, und Seite 9, Zeilen 25 bis 27, der Erstunterlagen zu entnehmen. Er unterliegt auch keiner Beanstandung aus Regel 86 (3) EPÜ.
2.2. Anspruch 2 ist durch die Offenbarung von Seite 3, Zeilen 27 bis 35, der Erstunterlagen gedeckt. Es handelt sich bei seiner Einreichung zwar entgegen der vorsorglichen Warnung in Punkt 2 des Bescheides vom 15.6.87 um eine nicht von der Kammer angeregte Änderung; da diese jedoch sachdienlich erscheint, wird sie dennoch zugelassen.
2.3. Die Ansprüche 3 bis 6, 7 bis 12, 13, 14 bis 18 und 19 entsprechen im wesentlichen den ursprünglichen Ansprüchen 11 bis 14, 20 bis 25, 10, 15 bis 19 bzw. 26 und sind daher unter formalen Gesichtspunkten ebenfalls nicht zu beanstanden.
3. Die angefochtene Entscheidung hat sich ausdrücklich (vgl. letzter Absatz) auf die Feststellung eines Verstoßes der damaligen Verfahrensansprüche gegen Art. 123 (2) EPÜ beschränkt und - ungeachtet einer früheren vorbehaltlichen Anerkennung der Patentfähigkeit des damaligen Anmeldungsgegenstandes durch den beauftragten Prüfer (Punkt 4 des Protokolls der persönlichen Rücksprache am 16.8.84) - von einer abschließenden Beurteilung der Frage abgesehen, ob der Anmeldungsgegenstand "z.B." die Anforderungen der Artikel 54 und 56 EPÜ erfülle. Eine abschließende Prüfung ist also durch die Vorinstanz noch nicht erfolgt. Daher, und zumal eine an die neuen Ansprüche angepaßte Beschreibung ebenfalls noch nicht vorliegt, sieht sich die Kammer veranlaßt, die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden Ansprüche an die Vorinstanz zurückzuverweisen.
ENTSCHEIDUNGSFORMEL
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf Grundlage der am 4.8.87 eingereichten Ansprüche an die Vorinstanz zurückverwiesen.