W 0004/04 30-04-2004

1. Der Widerspruch erfüllt die Erfordernisse der Regel 40.2 c) PCT und ist daher zulässig.

2. Nach Regel 40.1 PCT ist die IRB verpflichtet, die Gründe in der Zahlungsaufforderung anzugeben, aus denen sich ergibt, daß die Anmeldung nach ihrer Auffassung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Eine ausreichende Begründung muß nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern in einer logischen Gedankenführung die tragenden Erwägungen für die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung aufzeigen, um dem Anmelder und der Rechtsmittelinstanz die Nachprüfung dieser Feststellung zu ermöglichen (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage, Kapitel IX.C.2.1).

3. Nach Regel 13.1 PCT darf eine internationale Anmeldung sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Wird in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, gilt das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Regel 13.2 PCT als erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind nach Regel 13.2 PCT diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.

4. In der Zahlungsaufforderung kam die IRB zu dem Ergebnis, daß die gemeinsame Idee, die die in den Ansprüchen 1 bis 19. definierten verschiedenen Gegenstände miteinander verbinde, lediglich aus einer Elektrode mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 bestehe. Diese gemeinsame Idee sei jedoch nicht neu und erfinderisch, da sie aus den Dokumenten D1 und D2 bekannt sei (vgl. Absatz III a) oben).

4.1 Obwohl der Begriff "gemeinsame Idee" in der Zahlungsaufforderung der IRB nicht näher definiert ist, geht die Kammer davon aus, daß diese Formulierung den Begriff der "allgemeinen Idee" in Regel 13.1 PCT entsprechen sollte.

In der Zahlungsaufforderung wurde festgestellt, daß die gemeinsame Idee in "einer Elektrode mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3" liege. Im vorliegenden Fall weisen die unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 nicht dieselben oder entsprechende Merkmale auf, so daß die drei unabhängigen Ansprüche nicht denselben Schutzumfang definieren. Temperaturbereiche sind z. B. nur in den Ansprüchen 1 und 2 angegeben, während eine konkrete Liste möglicher Materialien der Emissionsbeschichtung nur in Anspruch 3 enthalten ist.

Daher ist aus der Zahlungsaufforderung nicht ersichtlich, welche Merkmale die "Elektrode mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3" nach Auffassung der IRB haben sollte.

4.2 Der Anmelder hat den Einwand der IRB so verstanden, daß die Dokumente D1 und D2 als neuheitsschädlich gegenüber jedem der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 angegeben wurden, d. h. die "Elektrode mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3" solle sämtliche Merkmale der Ansprüche 1 bis 3 aufweisen. Dieser Auffassung wurde auch nicht von der Überprüfungsstelle der IRB widersprochen (siehe Punkt V oben).

4.3 Auch wenn angenommen würde, daß der Zahlungsaufforderung die Bedeutung des Begriffs "gemeinsame Idee" hinreichend entnehmbar gewesen wäre, kann der in der Zahlungsaufforderung erhobene Einwand mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit aus folgenden Gründen nicht als ausreichend begründet betrachtet werden:

Zwar offenbart das Dokument D1 eine Elektrode aus Wolfram, deren Emissionsbeschichtung Yttrium beinhalten kann (siehe Zusammenfassung; Spalte 3, Zeilen 46 bis 53). Wie der Anmelder aber zutreffend argumentierte, sind die in den Ansprüchen 1 und 2 spezifizierten Temperaturbereiche aus keinem der Dokumente D1 und D2 bekannt, da die aus den Dokumenten D1 und D2 bekannten Elektroden thermisch emittierend sind und als solche wesentlich höhere Arbeitstemperaturen erfordern als die in Anspruch 1 angegebene Obergrenze von 570 K (siehe D1, Spalte 3, Zeilen 46 und 47; D2, Spalte 2, Zeilen 60 bis 65). In Dokument D2 wird z. B. eine Arbeitstemperatur ab etwa 1000°C (1270 K) angegeben.

In der Zahlungsaufforderung fehlt zudem ein Hinweis bezüglich der Arbeitstemperatur der Elektrode, so daß nicht ersichtlich ist, inwieweit die IRB die beanspruchten Temperaturbereiche berücksichtigt hatte.

4.4 Erst mit der Mitteilung der Überprüfungsstelle wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß die oben genannten Merkmale bezüglich der Arbeitstemperatur der Elektrode in der Tat aufgrund mangelnder Klarheit nicht in Betracht gezogen wurden (siehe Punkt V oben). Diese von der Überprüfungsstelle nachgeschobenen Gründe können aber von der Kammer nicht berücksichtigt werden, da die Befugnis der Kammer nach Regel 40.2 c) PCT, 2. Satz darauf beschränkt ist, den Widerspruch zu prüfen (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA", 4. Auflage, Kapitel IX.C.2.4).

4.5 Nach Regel 13.2 PCT soll bei der Untersuchung der Einheitlichkeit festgestellt werden, ob ein technischer Zusammenhang zwischen den beanspruchten Erfindungen besteht oder nicht (siehe Punkt 3 oben). Diese Untersuchung verlangt eine Analyse mit dem zitierten Stand der Technik, um die besonderen technischen Merkmale jeder Erfindung zu bestimmen. Wenn die beanspruchten Erfindungen nicht wörtlich die gleichen besonderen Merkmale aufweisen, wird unter Berücksichtigung der zu lösenden Aufgaben und der Wirkungen der beanspruchten Erfindungen untersucht, ob sie aufgrund "entsprechender besonderer technischer Merkmale" in einem technischen Zusammenhang stehen oder nicht (siehe W 18/01, Gründe, Punkt 5).

Im vorliegenden Fall sind in der Zahlungsaufforderung die besonderen technischen Merkmale der jeweiligen Erfindungen nicht angegeben. Daher fehlt eine Begründung, warum die in Regel 13.2 PCT aufgestellten Kriterien als nicht erfüllt betrachtet wurden.

4.6 Zusammengefaßt wurde in der Zahlungsaufforderung weder angegeben, welche Merkmale bei der "Elektrode mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3" berücksichtigt wurden, noch wurde begründet, warum die Merkmale "die unter 570 K gelegene Arbeitstemperatur der Elektrode" in Anspruch 1 und "im Temperaturbereich von 200 bis 500 K" in Anspruch 2 offensichtlich nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus enthält die Zahlungsaufforderung auch keine Begründung hinsichtlich der in Regel 13.2 PCT aufgestellten Kriterien der Einheitlichkeit. Daher ist die Feststellung der Nichteinheitlichkeit der Anmeldung nicht ausreichend begründet und erfüllt nicht die Erfordernisse der Regel 40.1 PCT.

5. Da die Zahlungsaufforderung somit unter Verstoß gegen die Begründungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 13.1 PCT ergangen ist, kann sie nicht als rechtswirksam angesehen werden. Daher hat der Anmelder die zusätzlichen Gebühren ohne rechtlichen Grund entrichtet (vgl. W 4/85, ABl. EPA 1987, 63).

6. Ungeachtet der Frage ob die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit von der IRB ausreichend begründet war oder nicht im Sinne der Regel 40.1 PCT, stellt die Kammer auch fest, daß der Einwand mangelnder Einheitlichkeit unter Berücksichtigung der Dokumente D1 und D2 nicht den in der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) aufgestellten Kriterien entsprochen hat. In dieser Entscheidung hat die Grosse Beschwerdekammer festgestellt, daß die zusätzliche Gebühr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in eindeutigen Fällen verlangt werden sollte, und daß die IRB in Grenzfällen nicht davon ausgehen sollte, daß eine Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfüllt (siehe Entscheidungsgründe, Punkt 8.2). Der vorliegende Fall kann nicht als "eindeutig" bezeichnet werden, da die beiden Entgegenhaltungen D1 und D2 "heiße" Elektroden betreffen, d. h. thermisch emittierende Elektroden, während die Anmeldung "kalte" Elektroden betrifft, und daher auf verschiedenen physikalischen Mechanismen der Elektronenemission beruhen. Die Kammer hat sich auch überzeugt, daß die Begriffe "heiße" und "kalte" Elektroden -wie auch vom Anmelder erklärt wurde- durchaus übliche Fachausdrücke sind mit in diesem Zusammenhang klaren Bedeutungen (siehe die Argumente des Anmelders unter Punkt VIII a) oben). Daher hat die IRB bei ihrer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit sich auf Entgegenhaltungen gestützt, die nicht dieselbe Art von Bauelementen betreffen wie in der Anmeldung.