T 0181/12 (Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium(I)/W.C. HERAEUS GMBH) 27-02-2013

1. Zulässigkeit der Beschwerde

1.1 Die Zulässigkeit der Beschwerde ist vorgreiflich zu prüfen und zu entscheiden. Die Kammer hat daher auch nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen darüber zu befinden.

1.2 Gegen die Zulässigkeit der Beschwerde wurde eingewendet, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt habe. Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchssätze verfolgten einen Gegenstand, der nicht im Einspruchsverfahren gewesen sei und über den die Einspruchsabteilung dementsprechend nicht entschieden habe. Dies deshalb, weil die Beschwerdeführerin im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nur noch den Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 weiterverfolgt und alle übrigen Ansprüche fallen gelassen habe. Die Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren basierten auf Ansprüchen, die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden seien.

1.3 In tatsächlicher Hinsicht ist vorab festzuhalten, dass die angefochtene Entscheidung nicht die Feststellung erlaubt, dass lediglich der Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 Gegenstand der Entscheidung gewesen sei.

Es trifft zwar zu, dass die Entscheidung festhält, dass die Patentinhaberin in Kenntnis der Auffassung der Einspruchsabteilung, dass die Ansprüche 2 und 3 des Haupt- und des Hilfsantrags gegen Artikel 123(2) und (3) EPÜ verstoßen (siehe Punkt 3.1, Seite 4 f. der angefochtenen Entscheidung), entschieden habe, die Ansprüche 2 bis 4 des Haupt- und des Hilfsantrags im weiteren Verfahren zu streichen. Die Einspruchsabteilung begründet in der Folge auch die Zulässigkeit (Regel 80 EPÜ) des geänderten Haupt- und Hilfsantrags. Weiter findet sich auch die Feststellung, dass die Patentinhaberin in Kenntnis der Meinung der Einspruchsabteilung, dass der Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags zwar den Anforderungen von Artikel 83 EPÜ genügten, Anspruch 1 des Hauptantrags jedoch nicht klar sei (Punkte 4.1 und 5.1, Seite 5 f., der angefochtenen Entscheidung), entschieden habe, den Anspruch 1 des Hauptantrags zu streichen und nur den Anspruch 1 des Hilfsantrags im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Ob die Einspruchsabteilung die Streichungen als ersatzweise oder zusätzliche Vorlage geänderter Anträge verstand, lässt sich indes nicht zweifelsfrei erschließen. Nach Auffassung der Kammer sprechen eine Reihe von Gründen gegen die Sicht, die Patentinhaberin habe die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 4 des Hauptantrags vom 19. September 2011 sowie des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 zurückgenommen, so dass einzig der Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war.

Hätte die Einspruchsabteilung nämlich die Streichungen als Rücknahme der entsprechenden Gegenstände aus dem Verfahren verstanden, hätte sie in ihrer Entscheidung lediglich die mangelnde Patentierbarkeit des verbleibenden Anspruchs 1 des Hilfsantrags begründen müssen. Stattdessen legte sie der angefochtenen Entscheidung laut Sachdarstellung ausdrücklich die Ansprüche 1 bis 4 des Hauptantrags, eingegangen mit Schreiben vom 19. September 2011, sowie die Ansprüche 1 bis 4 des Hilfsantrags, eingegangen am 20. Oktober 2011 zugrunde (siehe Punkt 1.11, Seite 3 der angefochtenen Entscheidung). Die Einspruchsabteilung hat folgerichtig auch alle Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung

(Artikel 123 EPÜ) geprüft und ihre diesbezügliche Entscheidung begründet. Die Begründung handelt danach die verbleibenden Einspruchsgründe für alle noch verfahrensrelevanten, d.h. für alle nicht zuvor abschlägig beurteilten und deswegen "gestrichenen", Ansprüche des Haupt- und Hilfsantrags ab. Die Einspruchsabteilung prüfte mithin nicht einzelne Anspruchssätze in ihrer Rangfolge, sondern unterschiedliche Ausführungsformen des beanspruchten Verfahrens, die Gegenstand der einzelnen Ansprüche des Hauptantrags vom 19. September 2011 sowie des Hilfsantrags vom 20. Oktober 2011 waren. Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass die Einspruchsabteilung den Streichungen lediglich die Bedeutung eines Vorschlags zur Strukturierung der Debatte zumaß.

1.4 Nach Artikel 108, Satz 3, und Regel 99 (2) EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung zu begründen. Eine für die Zulässigkeit einer Beschwerde ausreichende Begründung muss sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen (T 213/85, ABl. EPA 1987, 482). Trotz fehlender Auseinandersetzung mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung kann laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Begründung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn sich der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt durch neue, zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Patentansprüche verändert hat, und schlüssig dargelegt ist, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen (T 717/01 vom 14. Januar 2003, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe; T 573/09 vom 26. September 2012, Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe).

1.5 Die geänderte Fassung des unabhängigen Anspruchs 1 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags schränkt den beanspruchten Gegenstand im Vergleich zu den im Verfahren vor der Einspruchsabteilung beurteilten Ausführungsformen ein. Gleiches gilt auch in Bezug auf den Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 und 2. Die Änderungen sind durch die Einwände der Einspruchsabteilung veranlasst. Die Beschwerdebegründung legt zudem schlüssig dar, warum die erhobenen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieser neuen Patentansprüche nicht entgegenstehen. Daher ist nach den Kriterien der Rechtsprechung die Beschwerde im Sinne von Artikel 108, Satz 3, und Regel 99 (2) EPÜ hinreichend begründet.

1.6 Die Beschwerde ist zulässig, da auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Artikel 12(4) VOBK

2.1 Die Kammer hat zudem keine Veranlassung, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssätze nach Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK, ABl. EPA 2007, 536) unberücksichtig zu lassen. Ausgehend von den tatsächlichen Feststellungen zur Antragslage vor der Einspruchsabteilung (Punkt 1.3) liegt nach Auffassung der Kammer insbesondere keine widersprüchliche Verfahrensführung der Beschwerdeführerin vor, zufolge deren der Gegenstand der mit Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchssätze einer Entscheidung durch die Einspruchsabteilung entzogen worden wäre.

3. Erfinderische Tätigkeit

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags ist in Anspruch 1 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags als Alternative enthalten. Die nachstehenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit bezogen auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags gelten daher entsprechend auch für diese vorrangigen Anträge. Mit Blick auf den im Ergebnis festgestellten Mangel einer erfinderischen Tätigkeit erübrigt sich eine Beurteilung der übrigen Einspruchsgründe.

Nächster Stand der Technik

3.2 Dokument (1) (siehe Seite 68) beschreibt ein Verfahren, um Tris(triphenylphosphan)chlororhodium (I) zu gewinnen. Dieses Verfahren unterscheidet sich vom erfindungsgemäßen Verfahren nur dadurch, dass

- Ethanol statt Isopropanol unter Schutzgas verwendet wird,

- eine Abkühlung der gewonnen Kristalle nicht beschrieben wird,

- die gewonnenen Kristalle mit trockenem Ether statt einem Alkohol und/oder Petrolether und/oder Wasser gewaschen werden.

Die drei Stufen A, B und C des Verfahrens des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags erfolgen zwangsläufig im Beispiel des Dokuments (1), da das Reaktionsgemisch Rhodiumtrichlorid + Ethanol + Triphenylphosphan zum Rückfluss gebracht wurde. Daher können diese drei Stufen ohne Zeitangabe kein unterscheidendes Merkmal darstellen.

Obwohl im Verfahren des Dokuments (1) nicht expressis verbis erwähnt wurde, dass Rhodiumtrichloridtrihydrate in Wasser gelöst wurde, ist die Anwesenheit vom Wasser zwangsläufig, da Ethanol (95%) als Lösemittel verwendet wurde. Ethanol (95%) bedeutet, dass 5% Wasser im diesem Ethanol enthalten ist. Der Anspruch 1 ist hinsichtlich der Lösungsmittel- bzw. der Wassermenge nicht beschränkt. Daher stellt die Verwendung einer Lösung von RhCl3 in Wasser im erfindungsgemäßen Verfahren kein unterscheidendes Merkmal dieses Verfahrens im Vergleich zu demjenigen des Dokuments (1) dar.

Aufgabe

3.3 In Anbetracht davon wird die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen, ein Verfahren zur Herstellung von Chlorotris(triphenyl- phosphan)rhodium(I) bereitzustellen, das gleichzeitig eine hohe Ausbeute und große, filterfähige Kristalle liefert (siehe angefochtenes Patent, Seite 2,

Zeilen 5-16).

Lösung

3.4 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Beschwerdeführerin das Verfahren des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags vor.

3.5 Um glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Vorteile des beanspruchten Verfahrens gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik vorliegen, hat die Beschwerdeführerin auf das Dokument (7) verwiesen und weiter argumentiert, dass die Versuche 9, 11, 14 und 15 eindeutig zeigten, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wurde, wenn der Farbumschlag zwischen 68ºC und 79ºC erfolgte. Dieser Farbumschlag würde durch langsames Aufheizen erzielt.

3.5.1 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern trägt die Beschwerdeführerin die Beweislast für die geltend gemachten Vorteile. In vorliegenden Fall sind daher sowohl eine hohe Ausbeute als auch der Erhalt filtrierfähiger Kristalle als Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens nachzuweisen. Um der Beweislast zu genügen muss im vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin nachweisen, dass die Merkmalunterschiede zwischen dem erfindungsgemäßen Verfahren und dem Verfahren des nächstliegenden Stands der Technik dem beanspruchten Verfahren die behaupteten Vorteile verleihen.

3.5.2 Die Versuche des Dokuments (7), insbesondere Versuche 9, 14 und 15, die von der Beschwerdeführerin in ihrer Begründung herangezogen wurden, sind nach Auffassung der Kammer nicht aussagekräftig.

Das langsame Aufheizen hat keine Relevanz für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, da dieses Merkmal nicht zum Wortlaut des Anspruchs 1 gehört.

Außerdem beträgt die Anfangstemperatur des Verfahrens des Versuchs 9 5ºC (bzw. 19ºC bei den Versuchen 14 und 15) während diese Temperatur beim Versuch 1 36ºC beträgt. Dieser zusätzliche Unterschied zwischen dem Versuch 1 und den Versuchen 9, 14 und 15, der nicht zu den unterscheidenden Merkmalen gehört, trägt auch dazu bei, dass die Versuche 9, 14 und 15 keinen glaubhaften Nachweis der Lösung der angegebenen Aufgabe erbringen können.

Darüber hinaus dauert der Rückfluss zwei Stunden im Dokument (1) (sowie bei Versuch 1 des Dokuments (7)) und lediglich eine Stunde in den erfindungsgemäßen Versuchen 9, 14 und 15. Die Rückflussdauer stellt keinen Unterschied zwischen dem Verfahren des Anspruchs 1 und demjenigen des Stands der Technik dar. Daher können diese Versuche die behaupteten Vorteile nicht nachweisen (T 181/82, Abl EPÜ 1984, 401, Punkt 5 der Begründung).

Weiterhin sind die Ausbeuten der Versuche 1 und 2 des Dokuments (7), die analog zu den Synthesevorschriften des Dokuments (1) durchgeführt wurden, mit denen der Versuche 9, 14 und 15 vergleichbar. Hohe Ausbeuten werden ebenfalls mit dem Verfahren des Stands der Technik erhalten. Sie treten bei den erfindungsgemäßen Versuchen (siehe Versuche 9 und 14) sowie bei dem Versuch des Standes der Technik (siehe Versuch 1) ein und können daher keine erfinderische Tätigkeit unterstützen.

Dass die erfindungsgemäß gewonnenen Kristalle filtrierfähiger sind als diejenigen des Stands der Technik, ist nicht erwiesen, da keine Vergleichsdaten im Hinblick auf diese Filtrierbarkeit im Dokument (7) vorliegen, i.e. kein Vergleich hinsichtlich Filtrierbarkeit zwischen dem Versuch 1 (gemäß Stand der Technik) und den erfindungsgemäßen Versuchen 9, 14 und 15.

Von der Beschwerdeführerin wurde in diesem Zusammenhang auf den nicht erfindungsgemäßen Versuch 11 verwiesen, der im Gegensatz zu den Beispielen 9, 14 und 15 durch zu schnelles Aufheizen zu schlecht filtrierbaren Kristallen führt.

Der Anspruch 1 ist im Hinblick auf die Aufheizdauer jedoch nicht beschränkt. Darüber hinaus sind die Versuche 9, 11, 14 und 15 auch nicht vergleichbar, da sie sich in mehr als einem Parameter unterscheiden. So wird in den Versuchen 14 und 15 im Vergleich zum Versuch 11 neben der Aufheizdauer auch die Lösungsmittelmenge verändert. Dass im Versuch 9 im Vergleich zum Versuch 11 besser filtrierbare Kristalle erhalten werden, kann nicht eindeutig auf die Aufheizdauer zurückgeführt werden, da sie sich auch durch das Abkühlprofil unterscheiden. So wird im Versuch 9 die Suspension über Nacht abkühlen lassen. Im Versuch 11 wird die Suspension direkt mittels Eisbad auf 10ºC abgekühlt. Langsames Abkühlen führt jedoch üblicherweise zur Bildung größeren und daher besser filtrierbarer Kristalle.

3.6 Abschließend ergibt sich daher, dass die Daten des Dokuments (7) keinen Nachweis erbringen, dass die oben in Abschnitt 3.3 formulierte Aufgabe gelöst wurde.

3.7 Daher ist die vorstehend angeführte Aufgabestellung umzuformulieren. Ausgehend von Dokument (1) als dem nächstliegenden Stand der Technik wird die umformulierte Aufgabe in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von Chlorotris(triphenyl-phosphan)rhodium(I) angesehen.

3.7.1 Obwohl keines der Beispiele der Beschreibung des Streitpatents und auch keines der nachträglichen durchgeführten Beispielen 9, 14 und 15 gemäß dem beanspruchten Verfahren durchgeführt wurde, da die Ausgangstemperatur der Stufe A niemals 20ºC beträgt, sondern entweder höher oder tiefer liegt, besteht für die Kammer kein Zweifel daran, dass das beanspruchte Verfahren zu Chlorotris(triphenylphosphan)rhodium führt, das sich als Folge der Erwärmung und der Kochen unter Rückfluss bildet.

3.7.2 Davon abgesehen liegt das Verfahren des Anspruchs 1 dem Fachmann ausgehend von Druckschrift (1) als dem nächstliegenden Stand der Technik nahe.

Mit der Absicht, die vorstehend angeführte Aufgabe (siehe Punkt 3.7) zu lösen, würde der Fachmann zwangsläufig auf Druckschrift (3) stoßen. Sie betrifft ebenfalls die Bereitstellung von Rhodium Monohalogeniden durch Kontaktierung von einem Phosphan mit einem Rh(III) Halogenid (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 13). Auch offenbart diese Druckschrift, dass Isopropanol sowie ein Schutzgas eingesetzt werden können (siehe Spalte 2, Zeilen 33 und 37). Weiterhin wird offenbart, dass die gewonnenen Kristalle mit Ethylether gewaschen wurden. Da Ethylether gegen 35ºC siedet und das Verfahren in einem Temperaturbereich von -5ºC bis 100ºc durchgeführt werden kann (siehe Spalte 2, Zeilen 22 bis 23), folgt daraus zwangsläufig, dass die Kristalle vor dem Waschen abgekühlt werden. Das Wechseln von Lösemittel zum Waschen von Kristallen gehört zu der Routine des Fachmanns und kann deswegen nicht zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens beitragen.

3.8 Infolgedessen kommt die Kammer zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.