T 2375/13 26-05-2014

1. Klarheit, Anspruch 1 (Artikel 84 EPÜ)

1.1 Die Prüfungsabteilung hatte einen Mangel an Klarheit darin gesehen, dass aus dem Anspruch nicht klar hervorgehe, ob lediglich die Bearbeitungsflüssigkeit die Eigenschaft besitze, dass sie für die Messstrahlung transparent sei, oder ob tatsächlich eine gleiche Flüssigkeit sowohl für die Messung als auch für die Bearbeitung verwendet werde.

1.2 Der nun vorliegende Anspruch 1 definiert, dass "die bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche als Bearbeitungsflüssigkeit verwendete Flüssigkeit als die genannte, für die Messstrahlung im Wesentlichen transparente Flüssigkeit verwendet wird, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dient". Durch diesen Wortlaut wird deutlich definiert, dass die Bearbeitungsflüssig­keit auch als die, für die Messstrahlung im Wesentlichen transparente, Flüssigkeit im Messbereich verwendet wird. Dies wird zusätzlich bekräftigt durch die Definition, dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem verwendet wird.

1.3 Die Kammer stellt daher fest, dass der in der angefochtenen Entscheidung angesprochene Mangel an Klarheit in dem vorliegenden Anspruch 1 nicht vorhanden ist.

2. Klarheit, Anspruch 8 (Artikel 84 EPÜ).

2.1 Gemäß ihrer Entscheidung war für die Prüfungsabteilung nicht klar, ob die Fülleinrichtung geeignet sei, den Zwischenraum mit zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten (Mess- und Bearbeitungsflüssig­keit) zu befüllen, oder ob sie nur geeignet sei, den Zwischenraum mit lediglich einer Flüssigkeit zu füllen, die sowohl während der Messung als auch während der Bearbeitung verwendet wird. Auch sei nicht klar, ob die für die Messstrahlung transparente Flüssigkeit und die Bearbeitungs­flüssigkeit Teil des beanspruchten Messsystems seien.

2.2 Der vorliegende Anspruch präzisiert, dass die Einrichtung zum Füllen des Zwischenraumes dafür eingerichtet ist, den Zwischenraum mit der bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche verwendeten Bearbeitungsflüssigkeit zu füllen, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dienen kann. Diese Formulierung macht deutlich, dass die Einrichtung dafür eingerichtet ist die Bearbeitungsflüssigkeit in den Zwischenraum zwischen Messsensor und dem zu messenden Werkstück im Messbereich zu füllen. So kann die Bearbeitungsflüssig­keit als Immersionsflüssigkeit für das optische Mess­system dienen. Anspruch 8 definiert nicht, dass die Einrichtung ausschließlich dafür eingerichtet sein kann, zwei verschiedene Flüssigkeiten in den Zwischenraum zu füllen.

2.3 Üblicherweise werden Vorrichtungen ohne die zu verwendenden Betriebsmittel definiert. Auch im vorliegenden Anspruch ist das Messsystem mit einer Einrichtung zum Füllen eines Zwischenraums mit der Bearbeitungsflüssigkeit definiert. Für das Messsystem selbst ist es nicht erheblich, ob sich die Flüssigkeit im System befindet oder nicht. Das Messsystem lässt sich anhand der strukturellen Merkmale hinreichend klar definieren. Die Kammer kann nicht erkennen, dass die Flüssigkeit für die klare Definition des Messsystems erforderlich wäre.

2.4 Die Kammer stellt daher fest, dass der in der angefochtenen Entscheidung angesprochene Mangel an Klarheit in dem vorliegenden Anspruch 8 nicht vorhanden ist.

3. Da der einzige Zurückweisungsgrund der mangelnden Klarheit nach dem Vorstehenden auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1-16 ausgeräumt ist, beschließt die Kammer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

4. Abhilfe (Artikel 109(1) EPÜ)

4.1 Die Beschwerdeführerin hatte angeregt der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelfen. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. T 1060/13, Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe, T 2528/12, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe), ist die erste Instanz dazu verpflichtet der Beschwerde abzuhelfen, wenn die Beschwerde zulässig und begründet ist. Die erste Instanz hat dabei keinen Ermessensspielraum und ist zur Abhilfe verpflichtet.

Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muss als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen.

4.2 Da in den vorliegenden Ansprüchen die in der Entscheidung angesprochenen Klarheitsmängel eindeutig nicht vorhanden sind (vgl. Punkte 1 und 2 oben), hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde abhelfen müssen. Die Prüfungsabteilung hat daher ihre Pflicht zur Abhilfe verletzt und die Kammer mit dieser Angelegenheit unnötig befasst - mit erheblichen negativen Folgen für die resultierende Gesamtverfahrensdauer und damit für die gebotene Verfahrensökonomie.

4.3 Da der einzige Zurückweisungsgrund der mangelnden Klarheit im Beschwerdeverfahren unverzüglich behandelt wurde, aber über die übrigen Patentierungsvoraussetzungen von der ersten Instanz bislang nicht entschieden wurde, verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung unmittelbar an die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111(1) EPÜ zurück.

5. Rechtliches Gehör (Artikel 113(1) EPÜ)

5.1 Im Bescheid vom 21. Dezember 2012 hat die Prüfungsabteilung mangelnde Klarheit der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 geltend gemacht und ausgeführt, worin sie einen Mangel an Klarheit sah.

5.2 Mit Schreiben vom 29. April 2013 hat die Patentanmelderin geänderte Ansprüche eingereicht und erklärt, warum ihrer Meinung nach die geänderten Ansprüche die Klarheitseinwände der Prüfungsabteilung ausräumen. Im unabhängige Anspruch 1 hat der Anmelder eingefügt, dass "die Messung in unmittelbarer Fertigungsnähe unmittelbar im Anschluss an einen letzten Bearbeitungsschritt am fertigen Werkstück oder in einer Zwischenstufe der Bearbeitung durchgeführt wird und dass bei der Bearbeitung eine Bearbeitungsflüssigkeit verwendet wird". Im System-Anspruch 8 wurde ein Bezug auf das beanspruchte Messverfahren eingefügt, um eine entsprechende Klarstellung zu erreichen.

5.3 Ohne weiteren Bescheid erfolgte daraufhin am 3. Juni 2013 die Zurückweisung der Anmeldung. In der Begründung der Zurückweisung ist die Prüfungsabteilung weder auf die zusätzlichen Merkmale eingegangen, noch hat sie begründet, warum die zusätzlichen Merkmale unberücksichtigt bleiben können, noch ist sie auf die Argumente der Patentanmelderin bezüglich der geänderten Ansprüche eingegangen und hat dargelegt, warum diese nicht überzeugend sind. Die Prüfungsabteilung hat die Argumente aus dem Bescheid vom 21. Dezember 2012 im Wesentlichen wiederholt und ist nur kurz auf zwei Punkte der Anmelderin eingegangen: Sie sah einen Mangel an Klarheit gerade darin, dass die strukturellen Komponenten des Messsystems auch ein Messsystem bilden, wenn sich keine Flüssigkeit im Zwischenraum befinde, und hat festgestellt, dass ein Anspruch auch ohne einen Bezug zur Beschreibung klar sein müsse.

5.4 Um den Erfordernissen des Artikels 113(1) EPÜ zu genügen ist es nicht ausreichend, der Anmelderin nur die Möglichkeit zu geben, ihre Argumente gegen die Einwände der Prüfungsabteilung vorzubringen. Das Rechtliche Gehör ist grundsätzlich erst dann erfüllt, wenn die Anmelderin ihre Argumente vorbringen konnte und die Prüfungsabteilung gezeigt hat, dass sie die Argumente und Anträge der Anmelderin zur Kenntnis genommen und berücksichtigt hat, also auch "gehört" hat. Das rechtliche Gehör ist nicht erfüllt, wenn in der Akte nichts darauf hindeutet, dass die Argumente wirklich gelesen und auf ihre Bedeutung untersucht wurden (vgl. T 763/04, Punkt 4.4 der Entscheidungsgründe). Freilich gilt der Grundsatz, dass die Argumente der Parteien vollständig in der schriftlichen Entscheidung berücksichtigt werden müssen, nicht unbegrenzt. Die Prüfungsabteilung war nicht verpflichtet, jedes einzelne Argument der Anmelderin in ihrer schriftlichen Entscheidung aufzugreifen, sofern es die angeführten einschlägigen Argumente der Anmelderin erlaubt hätten nachzuvoll­ziehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht (T 1557/07, Punkt 2.6, R 2/13, Punkt 2.2). Dies trifft indes hier nicht zu.

5.5 Im vorliegenden Fall deutet nichts in der Entscheidung darauf hin, dass die Änderungen in den Ansprüchen berücksichtigt oder die Argumente der Patentinhaberin auf ihre Bedeutung untersucht wurden. Die Prüfungsabteilung hat es somit versäumt, in ihrer schriftlichen Entscheidung einschlägiges Vorbringen zu würdigen.

5.6 Die Kammer sieht in diesem Versäumnis einen wesentlichen Verfahrensmangel und hält es deshalb gemäß Regel 103(1)(a) EPÜ für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

6. Mündliche Verhandlung

Mit ihrem Beschluss, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuverweisen hat die Kammer den Anträgen der Beschwerdeführerin insoweit entsprochen, als die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Zurückweisungs­entscheidung und Abhilfe begehrte. Infolge der Zurück­verweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung hatte die Kammer über die weiteren Patentierungsvoraussetzungen nicht zu befinden. Folglich konnte die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen, die lediglich hilfsweise beantragt war.