T 0004/84 10-12-1985

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Gegen die Fassung der geltenden Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag bestehen keine formalen Bedenken, weil sie den Schutzbereich des europäischen Patents nicht erweitern. Die Ansprüche gemäß Hauptantrag sind mit der erteilten Fassung identisch. Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag unterscheiden sich hiervon sachlich bloß dadurch, daß im Anspruch 1 eine Fakultativmaßnahme durch Wegfall des Wortes "gegebenenfalls" (und eine rein redaktionelle Wortumstellung) zur zwingenden Maßnahme wurde. Der Wegfall des Anspruchs 2 und die Umnumerierungen in den übrigen Ansprüchen folgen hieraus zwingend.

3. Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung von formelmäßig breit definierten aromatischen Sulfonsäurechloriden durch Behandlung entsprechender Ausgangsaromaten zuerst mit Chlorsulfonsäure und anschließend mit Thionylchlorid.

4. Zweistufige Sulfochlorierungsverfahren dieser Art sind aus (3), (4) und (5) bereits bekannt, wobei (4) dem Patentgegenstand insofern am nächsten kommt, als dieses Dokument- wenn auch im Rahmen eines Gesamtverfahrens zur Herstellung von Chlorthiophenolen - die Herstellung von formelmäßig unter das Streitpatent fallenden Sulfonsäurechloriden offenbart. Nach (4) werden diese Sulfonsäurechloride hergestellt, indem man den Ausgangsaromaten zunächst mit einem kräftigen Überschuß Chlorsulfonsäure (die Beispiele 2 und 5 verwenden ein Molverhältnis von 2 : 1 bzw. 6 : 1) und anschließend mit Thionylchlorid (nach Beispielen 2 und 5 im Molverhältnis von je 1,1 : 1) behandelt. Da nach den genannten Beispielen Gesamtausbeuten an Chlorthiophenol von 94 bzw. 90 % erhalten werden, ist die Ausbeute an Sulfonsäurechlorid wohl noch größer als (im unteren Grenzfall gleich groß wie) diese Prozentwerte. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß das dort umgesetzte p-Dichlorbenzol nach unwiderlegter Aussage der Beschwerdeführerin ein besonders gut geeigneter Ausgangsstoff ist und die Ausbeuten naturgemäß je nach Ausgangsstoff schwanken; doch kann jedenfalls von sehr guten Ausbeuten des Verfahrens nach (4) gesprochen werden. Dagegen bringt es dieses Verfahren - unstreitig - mit sich, daß die dabei anfallende unverbrauchte Chlorsulfonsäure, wie in der Streitpatentschrift, Seite 2, Zeilen 5 ff., ausgeführt, nur durch Hydrolyse und gegebenenfalls Neutralisation beseitigt werden kann und dabei zu einer unerwünschten Abwässerbelastung führt.

5. Demgegenüber liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein ökologisch günstigeres Verfahren unter Wahrung guter Ausbeuten und, damit verbunden, Vermeidung übermäßiger Sulfonbildung bereitzustellen.

6. Als Lösung wird gemäß Hauptantrag (unter Weglassung bloß fakultativer Maßnahmen) ein Verfahren vorgeschlagen, nach dem man den Ausgangsaromaten zuerst mit Chlorsulfonsäure in stöchiometrischer Menge bis zu einem Überschuß von 20 Molprozent und dann mit überschüssigem Thionylchlorid behandelt.

7. Daß die gestellte Aufgabe hierdurch auch tatsächlich gelöst wird, liegt hinsichtlich der ökologischen Zielsetzung auf der Hand, da bei Einsatz von nur im wesentlichen stöchiometrischen Chlorsulfonsäuremengen offensichtlich nach Abschluß der Reaktion keine oder nur geringe Mengen unverbrauchter, zu einer Abwasserbelastung führender Chlorsulfonsäure vorliegen können.

Auch die - unbestrittenen - Ausbeutezahlen an gebildetem Sulfonsäurechlorid gemäß Beispielen 12 bis 14 der Streitpatentschrift (den einzigen, in denen ohne die Fakultativmaßnahmen des Anspruchs 1 gearbeitet wird) erscheinen hinreichend hoch, um als "gut" im Sinne der Aufgabenstellung gelten zu können. (Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach verbesserte Ausbeuten nicht oder nur bei Rückführung der Chlorsulfonsäure des Waschturms erzielt werden, liegt neben der Sache, da eine Ausbeutenverbesserung nicht zur gestellten Aufgabe gehört.) Dagegen wird nach den Beispielen 12 bis 14 eine sehr erhebliche Menge Sulfon - 14,4 bis 17,4 % - gebildet. Obwohl (4) zu den Mengen des gebildeten Sulfons keine expliziten Angaben enthält, kann aus den Ausbeutezahlen des dort gewünschten Endproduktes zwingend auf viel niedrigere Sulfonmengen geschlossen werden. Die Nebenaufgabe der Vermeidung übermäßiger Sulfonbildung ist demnach durch den Patentgegenstand nach Hauptantrag nicht gelöst und kann daher bei dessen Beurteilung nicht in Betracht gezogen werden (vgl. hierzu T 20/84 "Shell-Aryloxybenzaldehyd", Abl. EPA 6/1982, Seiten 217 -225, insbesondere den Leitsatz).

8. Die Neuheit des Patentgegenstandes ergibt sich daraus, daß die in Abschnitt 6 vorliegender Entscheidung unterstrichenen Mengenverhältnisse für ein zweistufiges Verfahren entsprechend (4) nicht vorbeschrieben sind. Sie ist im übrigen nicht bestritten, so daß sich nähere Ausführungen hierzu erübrigen.

9. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von (4) auszugehen. Es ist zu untersuchen, ob die Wahl der zuvor erwähnten Mengenverhältnisse für den Fachmann angesichts der Aufgabe ein gegenüber (4) ökologisch günstigeres Verfahren zur Herstellung von Sulfonsäurechloriden in guten Ausbeuten vorzuschlagen, nahelag oder nicht.

9.1. Da sich die ökologischen Nachteile des Verfahrens nach (4), wie am Schluß von Abschnitt 4 ausgeführt, als Folge der nach Abschluß des Verfahrens vorliegenden Mengen an unverbrauchter Chlorsulfonsäure ergeben, die ihrerseits durch deren Einsatz im Überschuß bedingt sind, lag für den Fachmann, der sich die obige Aufgabe gestellt hatte, jedenfalls der Gedanke nahe zu untersuchen, ob denn ein solcher Überschuß tatsächlich notwendig sei. Es lag somit nahe, die Literatur daraufhin durchzusehen, ob aromatische Sulfonsäuren, von denen man durch weitere Behandlung mit Thionylchlorid zu den gewünschten Sulfonsäurechloriden gelangen konnte, oder für eine solche weitere Behandlung geeignete Reaktionsgemische auch bereits in annehmbaren Ausbeuten unter Einsatz nur im wesentlichen äquimolarer Megen Chlorsulfonsäure erhältlich seien.

9.2. Bei der Durchsicht der einschlägigen Literatur mußte der Fachmann insbesondere auf die folgenden Aussagen stoßen:

(i) Nach (1), Seite 75, Zeilen 4 bis 8 des Abschnittes 2.3.7., sowie Seite 76, Absatz 2, bleibt bei der Umsetzung mit äquimolaren Mengen Chlorsulfonsäure die Reaktion bei der Sulfonsäure stehen, wobei als Beleg u.a. auf die Originalarbeit (171) verwiesen wird.

(ii) Auch zufolge (2), Seite 510, vorletzter Absatz, erhält man mit molaren Mengen Chlorsulfonsäure vorwiegend die entsprechende Sulfonsäure.

(iii) Sowohl nach (7) - vgl. insbesondere Versuch 4 von Tabelle 1 auf Seite 2 der deutschen Übersetzung - als auch nach (171) - siehe Tabelle 2 auf Seite 106 der englischen Fassung - waren hierbei recht gute Sulfonsäureausbeuten zu erwarten, jedenfalls wenn man nicht (wie bei den Versuchen 1 und 5 der genannten Tabelle 2) bei extrem tiefen Temperaturen (- 40°) arbeitete.

9.3. Danach bestand für den Fachmann keineswegs, wie die Beschwerdeführerin meint, ein Vorurteil oder auch nur ein Hemmnis, äquimolare Mengen Chlorsulfonsäure in die erste Stufe des zweistufigen Verfahrens nach (4) "einzusetzen".

9.4. Die Verwendung von überschüssigem Thionylchlorid in der zweiten Verfahrensstufe durch (4) ist jedenfalls in geringerem Ausmaß (Molverhältnis 1,1 : 1 in den Beispielen 2 und 5) bereits verwirklicht. Zwar wird nach dem Streitpatent vorzugsweise ein größerer Überschuß ("1,2 bis 3 ..., insbesondere ... 1,5 bis 2 Mol; siehe Seite 4, Zeilen 29 bis 30) Thionylchlorid verwendet; doch ist das beanspruchte Verfahren einerseits nicht hierauf beschränkt, und sind andererseits größere Mengen Thionylchlorid für ähnliche Verfahren bereits offenbart, siehe z. B. die letzten vier Zeilen der Tabelle auf Seite 2 von (3), so daß hierin besonders dann keine außergewöhnliche Maßnahme zu erblicken ist, wenn - wie beim Verfahren des Streitpatents - infolge Einsatzes geringerer Mengen von Clorsulfonsäure offensichtilch ein erhöhtes Bedürfnis einer "Nachchlorierung" mit Thionylchlorid besteht.

9.5. Zu dem Hinweis der Beschwerdeführerin auf (9) ist zu bemerken, daß dort ja die Herstellung von Sulfonsäureanhydrid im Vordergrund steht. Zu dem heißt es auch dort (Seite 552, Zeilen 4 bis 5 des Abschnitts a), daß "je nach den Arbeitsbedingungen" gleichzeitig Sulfonsäurechloride gebildet werden, und aus den beiden unmittelbar hierauf folgenden Reaktionsgleichungen (Molverhältnis Sulfonsäure : SOCl2 von 2 : 1 für die Herstellung von Sulfonsäureanhydrid, von 1 : 1 für die Herstellung von Sulfonsäurechlorid) wird für den Fachmann, der dieser isolierten Literaturstelle besondere Beachtung schenken wollte, sofort klar, daß überschüssiges Thionylchlorid die konkurrierenden Reaktionen zu Gunsten der Bildung von Sulfonsäurechlorid beeinflussen muß.

9.6. Nach allem beruhte das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Damit fällt der Hauptantrag als Ganzes. Auf die Unteransprüche braucht hier im Hinblick auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

10. Anders verhält es sich mit dem Verfahren gemäß Hilfsantrag, wonach die erste Verfahrensstufe (und damit in der Regel mangels Isolation eines Zwischenprodukts ebenso die zweite Verfahrensstufe) in Gegenwart eines - in der Beschreibung Seite 3, Zeilen 35 bis 55, definierten - Sulfonierungshilfsmittels, z. B. DMF oder Essigsäure durchgeführt wird.

10.1. Wie aus einem Vergleich der Sulfonbildung nach den Beispielen 1 bis 11 einerseits und 12 bis 14 andererseits hervorgeht, wird diese durch die Gegenwart des Sulfonierungshilfsmittels in erheblichem Ausmaß unterdrückt. Wie ferner aus dem am 8. November 1984 eingereichten Versuchsbericht "Anlage 3" hervorgeht, erklärt sich dieser günstige Einfluß z. B. des DMF entgegen der vorher geäußerten Vermutung der Beschwerdegegnerin nicht etwa durch dessen unstreitig bekannte katalytische Wirkung bei der Überführung von Sulfonsäuren in Sulfonsäurechlorid mittels Thionylchlorid (siehe z. B. (6), Seite 515, erster Absatz des laufenden Textes); vielmehr ist durch diesen Versuchsbericht belegt, daß DMF die Sulfonbildung in der ersten Verfahrensstufe entscheidend unterdrückt, und das Gleiche erscheint mangels Gegenbeweises für die übrigen "Sulfonierungshilfsmittel" glaubhaft. Durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrages ist somit die gestellte Aufgabe voll, d. h. einschließlich der Nebenaufgabe "Unterdrückung der Sulfonbildung" gelöst.

10.2. Die Neuheit dieses Verfahrens folgt zwingend aus derjenigen des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hauptantrages.

10.3. Demnach ist, wiederum ausgehend von (4), das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu untersuchen.

10.3.1. Weder (4) selbst, noch einem der übrigen in den Abschnitten II und IV von "Sachverhalt und Anträgen" genannten Dokumente ist auch nur der geringste Hinweis darauf zu entnehmen, daß die Sulfonierung aromatischer Verbindungen mit Chlorsulfonsäure vorteilhafterweise in Gegenwart eines der patentgemäßen Sulfonierungshilfsmittel vorzunehmen sei. Erst recht nicht ist dieser Literatur eine Anregung zu entnehmen, im Sinne der obigen Nebenaufgabe solche Sulfonierungshilfsmittel zur Unterdrückung übermäßiger Sulfonbildung einzusetzen. Die Feststellung der Vorinstanz, die katalytische Wirkung von DMF bei Chlorierung mit Thionylchlorid (zweite Stufe ) sei bekannt, trifft zwar zu; die weitere Feststellung hingegen, der Fachmann hätte sich nicht davon abhalten lassen, das DMF schon zu Beginn der Umsetzung (erste Stufe) zuzusetzen, geht ins Leere: Nicht darauf kommt es an, ob der Fachmann sich hätte abhalten lassen, etwa im Sinn eines bestehenden Vorurteils; sondern darauf, daß er keinen Anlaß hatte, gezielt das DMF (oder ein anderes Sulfonierungshilfsmittel) schon bei der ersten Stufe einzusetzen.

10.3.2. Mit Eingabe vom 28. November 1985, eingegangen am 2. Dezember 1985, hat die Beschwerdegegnerin auch die weiteren Dokumente (20) bis (23) vorgelegt, die das Naheliegen des Sulfonierungshilfsmittels belegen sollen.

Hinsichtlich dieses Materials, das dem Berichterstatter erst am Morgen des 9. Dezember 1985, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, vorlag, ist zunächst zu untersuchen, ob es zu berücksichtigen ist oder als verspätet vorgebracht nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen werden kann.

10.3.3. In einer früheren Entscheidung (T 01/80, Reaktionsdurchschreibepapier", Abl. EPA 7/1981, 206 ff., insbesondere Leitsatz II sowie Seiten 209/210) wurde bereits festgestellt, daß jedenfalls neue Beweismittel, die gleichzeitig mit der Beschwerdebegründung vorgelegt werden, nicht als verspätet gelten. Hinsichtlich später vorgebrachten Materials wurde die Frage damals offen gelassen.

10.3.4. In einer weiteren Entscheidung (T 129/82 vom 14. Februar 1984 unveröffentlicht) hat die Kammer Vergleichsversuche, die etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren, als rechtzeitig eingegangen angesehen, da diese noch ohne eine unangemessene Verzögerung des Verfahrens berücksichtigt werden konnten.

10.3.5. Auf Grund der Fakultativmerkmale im erteilten Anspruch 1 sowie des erteilten Anspruchs 2 war an sich für die Beschwerdegegnerin von Anfang an erkennbar, daß es auf das Merkmal des Sulfonierungshilfsmittels entscheidend ankommen könnte, auch wenn ein entsprechend eingeschränkter Hilfsantrag nicht vorlag. Spätestens mit Erhalt des Bescheides vom 4. Juni 1985 (vgl. hierzu Abschnitt VI und den dritten Absatz von Abschnitt VII) mußte die Beschwerdegegnerin jedoch diese Möglichkeit erkennen. Von da an bis zur mündlichen Verhandlung standen ihr sechs Monate zur Verfügung; dennoch hat sie diesen langen Zeitraum nicht genutzt, sondern, wie in Abschnitt 10.3.2. angeführt, die Dokumente (20) bis (23), erst wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt. Unter den genannten Umständen sieht die Kammer diese neuen Beweismittel als verspätet vorgebracht an; sie brauchen daher nicht berücksichtigt zu werden.

10.3.6 Im übrigen ist für die Kammer auch nicht ersichtlich, wie diese Dokumente zur Zurückweisung der Beschwerde hätten beitragen können: (20) bis (22) betreffen Verfahren zur Sulfonierung mit Schwefeltrioxid, wobei eine Sulfonunterdrückung mittels z. B. Essigsäure - einem der patentgemäßen Sulfonierungshilfsmittel - erwähnt wird. Beim Patentgegenstand handelt es sich aber um eine Sulfonierung mit Chlorsulfonsäure (sowie anschließend mit Thionylchlorid); für sich allein genommen sind diese drei Dokumente daher nicht relevant. Auch (23) befaßt sich mit der Schwefeldioxidsulfonierung und erwähnt in diesem Zusammenhang die Wirkung von Essigsäure als Sulfonunterdrücker. Zur Erklärung wird eine (unbewiesene) Hypothese (intermediäre Bildung von Pyrosulfonsäure) aufgestellt und auch zur Erklärung der Sulfonbildung bei der Sulfonierung mittels Chlorsulfonsäure herangezogen. Dies reicht jedoch nach Auffassung der Kammer nicht aus, die Relevanz dieser Dokumente darzutun.

10.3.7. Auf Grund der obigen Ausführungen lag es nicht nahe, die Sulfonierung aromatischer Verbindungen mit äquimolaren Mengen Chlorsulfonsäure in Gegenwart eines der definierten Sulfonierungshilfsmittel durchzuführen. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit. Gleiches gilt für die Unteransprüche 2 bis 5 (gemäß Hilfsantrag), die von der Patentfähigkeit des Hauptanspruches getragen werden.

10.4. Gegen die Beibehaltung von Beispiel 26 erteilter Fassung, in dem kein externes Sulfonierungshilfsmittel erwähnt wird, bestehen trotz der vorgenommenen Anspruchsbeschränkung keine Bedenken; denn beim Ausgangsstoff dieses Beispiels handelt es sich um Diphenyläther, also einen Stoff, der selbst unter die Definition der Sulfonierungshilfsmittel fällt (vgl. Seite 3, Zeile 48).

11. Es bleibt noch zu untersuchen, ob eine entsprechende Entscheidung unmittelbar ergehen konnte oder ob Regel 58 (4) EPÜ anzuwenden wäre.

11.1. Die Kammer hat bereits entschieden (Entscheidung vom 26. November 1985, T 219/83, zur Veröffentlichung vorgesehen), daß eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren nur dann erforderlich ist, wenn den Parteien eine sachliche Stellungnahme zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang in der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (siehe Leitsatz 2 der angezogenen Entscheidung).

11.2. Ein anderer Fall liegt hier vor: Wie bereits in Abschnitt 10.3.5. ausgeführt, mußte die Beschwerdegegnerin spätestens mit Erhalt des Bescheides vom 4. Juni 1985 erkennen, daß eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfange des nunmehrigen Hilfsantrages ernsthaft in Betracht kam. Sie hatte im Anschluß daran Gelegenheit, hiergegen bestehende Bedenken geltend zu machen. Sie hat von dieser Gelegenheit in ihrer Eingabe vom 9. Juli 1985 auch Gebrauch gemacht. Somit ist nicht ersichtlich, warum ihr eine eventuelle weitere Stellungnahme in der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten gewesen sein sollte. Da die Sache nach der mündlichen Verhandlung in jeder anderen Hinsicht entscheidungsreif ist, konnte die Entscheidung unmittelbar ergehen.