T 0098/88 15-01-1990

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weist zusätzlich zu den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1, Merkmale auf, die im ursprünglichen Anspruch 3 sowie in der ursprünglichen Beschreibung Seite 6, Zeilen 20-29; Seite 8, Zeilen 21-30, und Seite 12, Zeilen 6-15, offenbart sind.

Die sachlichen Änderungen der weiteren Ansprüche stützen sich auf folgende Stellen der ursprünglichen Unterlagen: Anspruch 2: Anspruch 2 in Verbindung mit Fig. 2; Anspruch 3: Anspruch 3 und Beschreibung, Seite 8, Zeilen 30-33; Anspruch 4: Anspruch 4 und Beschreibung, Seite 14, Zeilen 11-14; Anspruch 5: Anspruch 5 und Beschreibung, Seite 11, Abs. 2; Anspruch 6: Anspruch 6 und Beschreibung, Seite 8, Zeilen 1-7; Anspruch 7: Anspruch 6 und Beschreibung, Seite 8, Zeilen 12-23; Anspruch 8: Anspruch 7 und Beschreibung, Seite 7, Abs. 2; Anspruch 9: Anspruch 8; Anspruch 10: Anspruch 9 und Beschreibung, Seite 12, Zeilen 6-15; Anspruch 11: Anspruch 10.

Daher sind die vorliegenden Ansprüche 1 bis 11 im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

3. Deutlichkeit

3.1. Die von der Prüfungsabteilung als nicht "deutlich" im Sinne des Artikels 84 EPÜ beanstandete Formulierung: "je eine Zu- bzw. Abfuhröffnung für ein Sauerstoff enthaltendes Gas" in Anspruch 3 ist im Wortlaut der nunmehr gültigen Fassung dieses Anspruchs nicht mehr vorhanden.

Ferner ist zwar die von der Prüfungsabteilung als undeutlich angesehene Funktionsangabe: "durch die Gas nur dieser Probe zuführbar - bzw. von ihr abführbar ist" in Anspruch 4 beibehalten, doch ist nach Meinung der Kammer in Zusammenhang mit dem geänderten restlichen Anspruchswortlaut -insbesondere aufgrund der Streichung des Wortes "zumindest" vor "eine gesondere Zu- bzw. Abfuhröffnung -die Struktur der beanspruchten Weiterbildung nunmehr deutlich angegeben. Insbesondere erachtet die Kammer die individuelle Gaszuleitung zu mindestens einer der in der Ofenkammer befindlichen Proben gemäß Anspruch 4 ohne Angabe konstruktiver Merkmale als im Rahmen des fachmännischen Könnens ausführbar.

3.2. Der Wortlaut der nunmehr gültigen Ansprüche 1 bis 11 gibt nach Auffassung der Kammer "deutlich, knapp und von der Beschreibung gestützt" den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird. Insbesondere enthalten die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 nunmehr sämtliche erfindungswesentlichen Merkmale, d. h. alle technischen Merkmale, die zur Erzielung einer gleichzeitig schnellen und genauen Veraschung unabdingbar sind.

Die Ansprüche 1 bis 11 entsprechen daher den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

Somit tragen die in der angefochtenen Entscheidung angegebenen Gründe diese Entscheidung nicht mehr. Sie ist deshalb aufzuheben.

4. Die Prüfungsabteilung hat in ihrem direkt vor dem Zurückweisungsbeschluß ergangenen Bescheid vom 10. März 1987, Abs. 1, explizit erklärt, daß sie aufgrund der von ihr gerügten Deutlichkeitsmängel der derzeit vorliegenden Ansprüche keine abschließende Sachprüfung im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 52 EPÜ durchführen konnte.

Ferner enthalten insbesondere die nunmehr klargestellten unabhängigen Ansprüche 1 und 10 Merkmale, die nicht Gegenstand eines ursprünglich eingereichten Anspruchs waren und daher möglicherweise nicht in die gemäß Art. 92 EPÜ durchgeführte Recherche mit einbezogen worden sind. Dies gilt vor allem für die Merkmale: "daß die Länge und/oder der Querschnitt jedes Probenbehälters derart ausgebildet ist, und die Durchsatzgeschwindigkeit des Gases durch den Probenbehälter und dessen Abmessungen derart gewählt werden, daß von der Gasströmung mitgerissene Ascheteilchen sich innerhalb des Probenbehälters im Anschluß an die eingebrachte, zu veraschende Probe wieder absetzen".

Aus diesen Gründen hält es die Kammer für geboten, von der ihr durch Art. 111 EPÜ gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

5. Im Hinblick auf diese weitere Prüfung hält es die Kammer aus verfahrensökonomischen Gründen für zweckmäßig festzustellen, daß sie die von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden vom 3. Juni 1986, Punkt 2, und vom 10. März 1987, Punkt 1.1, implizit vertretene Auffassung, die auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Schnellveraschen gerichteten Ansprüche (gültige Ansprüche 1 bis 7, 10 und 11) einerseits und die eine Dosiervorrichtung betreffenden Ansprüche (gültige Ansprüche 8 und 9) andererseits seien nicht einheitlich im Sinne von Art. 82 EPÜ, zumindes im Hinblick auf den Inhalt des nunmehr gültigen Anspruchs 1 für falsch hält. Nach Auffassung der Kammer ermöglicht der Gegenstand des Anspruchs 8 die Probeneinführung an einem Ort und in einer Weise, die zum Absetzen mitgerissener Aschepartikel innerhalb des Probenbehälters beitragen. Auch die Ansprüche 1 und 10 haben das Absetzen mitgerissener Aschepartikel zum Ziel. Nach Auffassung der Kammer könnte dieses Absetzen mitgerissener Aschepartikel als eine den Ansprüchen 1 und 8 gemeinsame erfinderische Idee im Sinne des Artikels 82 EPÜ anerkannt werden, sofern nicht gegebenenfalls im Rahmen der weiteren Prüfung neu ermittelte Dokumente dagegenstehen.

Des weiteren wird die Prüfungsabteilung darauf hingewiesen, daß die Anmelderin (Beschwerdeführerin) ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung nur unter der Voraussetzung zurückgenommen hat, daß der gültige Anspruchssatz als gewährbar erachtet wird. Diesen Antrag also für den Fall drohender erneuter Zurückweisung der Anmeldung vor der ersten Instanz aufrecht erhält.

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6.1. Das Zurückstellen der Prüfung im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 52 EPÜ bis zum Vorliegen einer Anspruchsfassung, die den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, deutlich angibt, steht nicht in Widerspruch zu den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens oder seiner Ausführungsverordnung, insbesondere nicht zu Regel 51 (3) EPÜ wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung Seite 3, Abs. 2 meint. Regel 51 (3) EPÜ legt nicht zwingend fest, daß in den Bescheiden nach Art. 96 (2) alle der Erteilung des Patents entgegenstehenden Gründe zusammenzufassen sind ("...sollen alle Gründe..."; ..."where appropriate, all the grounds..."; "...s'il y a lieu, l'ensemble des motifs..."), geschweige denn mit welchen Gründen zu beginnen ist. Bei ihrer Entscheidung über die Rückzahlung einer Beschwerdegebühr prüft die Beschwerdekammer nicht, ob die Vorinstanz nach den Richtlinien, sondern ob sie nach den Vorschriften des EPÜ gehandelt hat (vgl. T 162/82, 1987, 533). Im übrigen besteht im vorliegenden Fall zu der Empfehlung in den Richtlinien gemäß Kapitel C- VI-3.4: "in der Regel mit den Sachfragen zu beginnen", kein Widerspruch, da die Richtlinien in Kapitel C-VI-3.6 die Verhaltensweise der Prüfungsabteilung bei der gegebenen Sachlage als Abweichung von der Regel empfehlen.

6.2. Es stellt ferner, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin im Beschwerdeschriftsatz, Seite 3, Abs. 4, bis Seite 4, Abs. 1, keinen Verfahrensfehler dar, daß die Prüfungsabteilung die der Zurückweisung zugrundeliegende Fassung des Anspruchs 1 - d. h. die in der Anlage zum Bescheid der Prüfungsabteilung vom 10. März 1987 klargestellte Fassung des am 22. August 1986 eingegangenen Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag - als gewährbar bezeichnete, da die Zurückweisung aufgrund von im Prüfungsverfahren im wesentlichen unverändert beibehaltenen Formulierungsmängeln der in Haupt- und Hilfsantrag identischen Ansprüche 3 und 4 erfolgte, zu denen der Beschwerdeführerin im Sinne von Artikel 113 (1) hinreichend rechtliches Gehör gewährt wurde; vgl. insbesondere die Bescheide der Prüfungsabteilung vom 5. Juni 1986, Punkt 3.2 und 3.3 und vom 10. März 1987, Punkt 1.4 bis 1.6. Auch kann eine Anmeldung nur als Ganzes zurückgewiesen werden und nicht etwa nur einzelne Teile davon (vgl. T 05/81, ABl. EPA 1982, 249).

6.3. Des weiteren verletzt auch die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung, Seite 3, Abs. 3, gerügte Ablehnung ihres Antrages auf eine persönliche Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer keine der im europäischen Patentübereinkommen enthaltenen Verfahrensvorschriften. Das Europäische Patentübereinkommen sieht lediglich ein absolutes Recht jedes Beteiligten auf mündliche Verhandlung (Artikel 116 EPÜ) vor, nicht aber ein solches auf Rücksprache mit einem einzelnen Mitglied einer Prüfungsabteilung. Die Durchführung einer solchen Rücksprache liegt im pflichtgemäßen Ermessen des betreffenden Prüfers.

6.4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unter anderem an das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels durch Verletzung einer im Europäischen Patentübereinkommen oder in seiner Ausführungsordnung festgelegten Verfahrensvorschrift gebunden; vgl. T 42/84, ABl. EPA 1988, 251, Punkte 8 bis 12. Eine derartige Verletzung ist nicht zu erkennen.

6.5. Aus den vorstehenden Gründen wird dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben.