T 0200/89 (Offensichtlicher Fehler) 07-12-1989

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die vorliegende Beschwerde wirft die Frage nach der richtigen Auslegung des EPÜ hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ auf. Wie oben ausgeführt, bestand das Hauptargument der Beschwerdeführerin darin, daß die (gemäß ihrem Hauptantrag) vorgeschlagene Berichtigung des Anspruchs 1 des erteilten Patents, mit der dieser im wesentlichen mit dem Wortlaut des Anspruchs 5 der ursprünglich eingereichten Anmeldung in Einklang gebracht werden soll, nach Regel 88 EPÜ zulässig sei. Außerdem behauptete sie, daß der vorgeschlagene geänderte Wortlaut nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoße. Die Einspruchsabteilung hielt dagegen, daß die Berichtigung nicht im Sinne der Regel 88 EPÜ offensichtlich sei, und zwar insbesondere deshalb, weil - wie in der Entscheidung T 113/86 vom 28. Oktober 1987 dargelegt - ein Fachmann den Schutzbereich des geänderten Anspruchs nicht habe voraussehen können. Außerdem verstoße der erteilte Anspruch 1 gegen Artikel 100 c) EPÜ (d. h. Artikel 123 (2) EPÜ) und die vorgeschlagene Änderung des erteilten Anspruchs 1 gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

2.1. Nach Auffassung der Kammer geht es in Regel 88 EPÜ um Fälle, in denen ein Anmelder oder Patentinhaber behauptet, daß ein beim EPA eingereichtes Dokument einen Fehler aufweise, so daß es zum Zeitpunkt der Einreichung inhaltlich nicht das wiedergegeben habe, was beabsichtigt gewesen sei. Er will deshalb diesen Fehler berichtigen, damit der berichtigte Text der ursprünglichen Absicht entspricht.

Damit eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zulässig ist, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

i) Das beim EPA eingereichte Dokument weist einen Fehler auf, und

ii) die Berichtigung des Fehlers ist in dem dargelegten Sinne offensichtlich (d. h. "derart offensichtlich ..., daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird").

Nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigungen haben rückwirkenden Charakter (vgl. Entscheidungen J 4/85 (ABl. EPA 1986, 205) und T 219/86 (ABl. EPA 1988, 254)). Mit anderen Worten ist (als Rechtsfiktion) davon auszugehen, daß die berichtigte Fassung tatsächlich die ursprünglich eingereichte Fassung ist. Dementsprechend braucht die Frage, ob eine nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigung auch nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, nach Auffassung der Kammer überhaupt nicht berücksichtigt zu werden, da Artikel 123 EPÜ nur Änderungen, nicht aber Berichtigungen betrifft; eine Änderung aber stellt eine Abänderung einer früheren (und in der Regel früher beabsichtigten) Fassung dar und ist nicht rückwirkend. Jedenfalls enthalten Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ, wie in der Entscheidung T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) festgelegt worden ist, ähnliche Erfordernisse, die eindeutig die Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzbereichs des Patents gewährleisten sollen. Für Änderungen, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden, gilt daher nach Artikel 123 (3) EPÜ, daß sie den Schutzbereich nicht erweitern dürfen. Nach Regel 88 EPÜ muß die vorgeschlagene Berichtigung in dem angegebenen Sinne offensichtlich sein. Beide Erfordernisse gewährleisten die Rechtssicherheit dahingehend, daß der Schutzbereich des Patents nach der Änderung oder Berichtigung für einen Fachmann nicht größer sein darf als der vorher erkennbare. Die beiden Erfordernisse sind jedoch nicht inhaltsgleich, so daß der Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung (nach Regel 88 EPÜ) getrennt von ihrem Antrag auf Änderung (nach Artikel 123 EPÜ) zu prüfen ist. Die Tatsache, daß ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ unzulässig ist, schließt nicht aus, daß eine Änderung nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, und umgekehrt.

2.2. Außerdem stellt nach Auffassung der Kammer die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung erklärt hatte, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin keine für sie bindende Verpflichtung dar, mit der sie ihr Recht verwirkt hätte, einen in dieser Fassung enthaltenen Fehler nach Regel 88 EPÜ zu berichtigen. Regel 88 EPÜ soll die Möglichkeit eröffnen, einen Fehler in einem Dokument zu berichtigen, wenn dies angebracht ist, damit dieses in die ursprünglich beabsichtigte Form gebracht wird. Die Rückwirkung der Berichtigung hat zur Folge, daß der von der Beschwerdeführerin genehmigte Text so behandelt wird, als habe er in der beabsichtigten Fassung vorgelegen.

3. Regel 88 EPÜ

3.1. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß ein Antrag nach Regel 88 EPÜ auf Berichtigung eines Fehlers in der Beschreibung (bzw. den Ansprüchen oder den Zeichnungen) eines Patents im Einspruchsverfahren oder zu einem anderen Zeitpunkt zulässig ist, wenn die beiden in Absatz 2.1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Darüber hinaus ist jede Berichtigung Ermessenssache.

3.2. Die Frage, ob die Voraussetzung i) erfüllt ist, ist subjektiver Art und kann anhand aller einschlägigen Unterlagen oder sonstigen Beweismittel einschließlich gegebenenfalls des Akteninhalts beurteilt werden (vgl. in diesem Zusammenhang die Entscheidung J 4/85, Nr. 7, dritter Unterabsatz). Im vorliegenden Fall besteht nach Auffassung der Kammer aufgrund des Akteninhalts kein Zweifel daran, daß die erteilte Fassung des Anspruchs 1 tatsächlich - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - auf einen unbeabsichtigten Schreibfehler zurückgeht. Es wird insbesondere verwiesen auf die Ansprüche 1 und 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung ("... maximal 0,10 (%) Cr, maximal 0,15 (%) Fe"), auf die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 17. Dezember 1981 (in der sie sich bereit erklärte, die Ansprüche an die europäische Praxis anzupassen) in Verbindung mit einem im wesentlichen unveränderten Erzeugnisanspruch 1 (maximal 0,10 % Cr, maximal 0,15 % Fe) und einem Verfahrensanspruch 5, der jedoch - ohne daß hierfür eine Absicht erkennbar wäre - nur noch die Angabe maximal 0,10 % Fe enthält und Cr überhaupt nicht erwähnt; ferner wird verwiesen auf einen am 8. September 1983 eingereichten neuen Anspruchssatz, in dem die Erzeugnisansprüche weggelassen und lediglich die Verfahrensansprüche beibehalten wurden, so daß der bisherige Anspruch 5 (mit geänderten Prozentangaben) zum neuen Anspruch 1 wurde und wobei die Seite 2 der Beschreibung die Erfindungsdefinition des Hauptanspruchs wiederholte.

Aufgrund des Akteninhalts dürfte klar auf der Hand liegen, daß beim Abschreiben des Anspruchs 5 für die Eingabe vom 17. Dezember 1981 versehentlich eine Zeile weggelassen und der dadurch entstandene Fehler unbemerkt in den Anspruch 1 vom 8. September 1983 und von dort in die erteilte Fassung übertragen wurde.

3.3. Infolge dieses Fehlers enthält die Beschreibung des erteilten Patents widersprüchliche Angaben hinsichtlich des Chrom- und des Eisenanteils, die die erfindungsgemäße Legierung enthalten darf. So sind insbesondere für das im erteilten Anspruch 1 (sowie in der entsprechenden Beschreibung in Spalte 2) dargelegte Stoffgemisch (unter der Rubrik "Spurenelemente") ein Chromanteil von maximal 0,05 % und ein Eisenanteil von 0,10 % vorgeschrieben, während in den Passagen ab Spalte 3, Zeile 26 und Spalte 4, Zeile 59 ausdrücklich von einem Chrom- und einem Eisenanteil von maximal 0,10 % bzw. 0,15 % die Rede ist.

3.4. Im Zusammenhang mit der in Absatz 2.1 genannten Voraussetzung ii) hat die Beschwerdeführerin nachzuweisen, daß die (von ihr vorgeschlagene) Berichtigung dieser Unstimmigkeit im Sinne der Regel offensichtlich ist. Anders als bei der oben erörterten Voraussetzung i) ist die Voraussetzung ii) nach Auffassung der Kammer eindeutig objektiv zu beurteilen: So muß für den Fachmann "sofort erkennbar" sein, daß das Patent in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Weise berichtigt werden muß. Dabei ist davon auszugehen, daß der Fachmann den gesamten Inhalt des Patents sorgfältig gelesen hat. Die vorgeschlagene Berichtigung muß sich jedoch für den Fachmann aus dem Gesamtinhalt des Patents, und zwar für sich betrachtet und ohne Berücksichtigung anderer Unterlagen (z. B. des Akteninhalts), zwingend ergeben. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung T 401/88 vom 28. Februar 1989, Absatz 2.2. Nach Auffassung der Kammer ergibt sich dieser Ansatz zur Beurteilung der Voraussetzung ii) direkt aus der Wortwahl in Regel 88 EPÜ ("sofort erkennbar"). Sobald man ins Auge faßt, daß ein Fachmann über den eigentlichen Wortlaut des Patents hinausgehen und z. B. die Akte zum Patent (einschließlich beispielsweise der Prioritätsunterlage und früher eingereichter Fassungen der Patentanmeldung) heranziehen muß, kann die erforderliche Berichtigung kaum "sofort" erkennbar sein. Außerdem soll die veröffentlichte Fassung eines Patents die Öffentlichkeit über dessen Schutzumfang unterrichten.

Die Tatsache, daß die Beteiligten - im vorliegenden Falle die Einsprechenden - den Fehler im erteilten Patent erst bemerkten, als sie von der Einspruchsabteilung darauf hingewiesen wurden (diese Tatsache wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung als Beweis dafür gewertet, daß der Fehler nicht offensichtlich war), ist jedoch nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die Voraussetzung ii) erfüllt ist, nur von geringer Bedeutung. Ein Fehler der hier vorliegenden Art bleibt vom Fachmann häufig unbemerkt, so etwa, wenn er das Patent nur teilweise durchsieht, oder wenn er es zwar ganz liest, aber auf solche Einzelheiten nicht sorgfältig genug achtet. Wie oben dargelegt, muß bei einer objektiven Beantwortung dieser Frage davon ausgegangen werden, daß der Fachmann jedes Wort sorgfältig liest und überdenkt.

3.5. Im vorliegenden Falle würde ein Fachmann nach Auffassung der Kammer beim Lesen der Patentschrift die in Absatz 3.3 erläuterte Unstimmigkeit sofort erkennen und daraus schließen, daß ein Fehler unterlaufen ist. Nun gilt es zu prüfen, ob auch die von der Beschwerdeführerin in ihren Anträgen vorgeschlagenen Berichtigungen für einen Fachmann "sofort erkennbar" sind.

3.6. Hauptantrag

Wie in Absatz VIII ausgeführt, enthält der Wortlaut des Anspruchs 1 (und auch die entsprechende Passage in Spalte 2) gemäß dem Hauptantrag eine zusätzliche ausdrückliche Bezugnahme auf "maximal 0,10 % Chrom", während der erteilte Anspruch 1 keinerlei Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten aufweist. Eine solche ausdrückliche Bezugnahme entspricht auch den Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten in Spalte 3, Zeilen 26 ff. und in Spalte 4, Zeilen 59 ff. Die erteilte Fassung des Patents enthält nur noch einen weiteren Hinweis auf den Chromanteil in Gewichtsprozenten in einer erfindungsgemäßen Legierung, nämlich in Beispiel I, Spalte 11, Zeile 7, wo ein Chromanteil von 0,01 % genannt ist. Da dieser Anteil jedoch weit unter dem sowohl in der erteilten als auch in der als Berichtigung vorgeschlagenen Fassung des Anspruchs 1 vorgesehenen Höchstanteil liegt, ist er mit beiden Fassungen des Anspruchs 1 vereinbar.

Wie in Absatz 3.4 dargelegt, fiele die Unstimmigkeit zwischen Anspruch 1 und der Passage in Spalte 2 einerseits und den Passagen in den Spalten 3 und 4 andererseits einem Fachmann beim Lesen des erteilten Patents sofort auf. Nach Auffassung der Kammer wäre für ihn aber nicht sofort erkennbar, wie diese Unstimmigkeit bereinigt werden sollte, d. h. ob Anspruch 1 und Spalte 2 durch eine Berichtigung an die Passagen in den Spalten 3 und 4 angeglichen werden sollten oder umgekehrt. Beide Berichtigungsmöglichkeiten würden die Unstimmigkeit im erteilten Patent beseitigen, und beide wären für den Fachmann gleichermaßen plausibel als das, was von der Patentinhaberin möglicherweise ursprünglich beabsichtigt war. Unter diesen Umständen weist die Kammer die entsprechend dem Hauptantrag vorgeschlagene Berichtigung zurück, da nicht "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird".

3.7. Erster Hilfsantrag Wie in Absatz VIII ausgeführt, wird als einzige Berichtigung vorgeschlagen, daß der Höchstanteil an Eisen in Anspruch 1 und in Spalte 2 nunmehr 0,15 % und nicht mehr 0,10 % wie im erteilten Anspruch 1 betragen soll.

In diesem Zusammenhang ist neben den Bezugnahmen in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4, Zeilen 65 ff. auf einen maximalen Eisenanteil von 0,15 % auch zu berücksichtigen, daß jedes Beispiel im erteilten Patent direkt oder indirekt Bezugnahmen auf einen bestimmten Eisenanteil enthält.

In Beispiel I ist ausdrücklich ein Fe-Anteil von 0,11 % angegeben (Spalte 11, Zeile 7), Beispiel II verweist auf "die in Beispiel I dargelegten anteilsmäßigen Beschränkungen" (Spalte 13, Zeilen 29 - 31), also auf eben diesen Eisenanteil, Beispiel III bezieht sich auf die Tabelle 1-B (Spalten 13 und 14 unten), in der ein Eisenanteil von 0,11 % angegeben ist (fünfte Längsspalte), und in Beispiel IV ist wiederum von einer "Legierung ... gemäß Beispiel I" die Rede (Spalte 16, Zeilen 8 - 10). Damit ist bei allen Ausführungsbeispielen des erteilten Patents ein Eisenanteil von über 0,10 % erforderlich. Nach Auffassung der Kammer würde diese Offenbarung in Verbindung mit den Passagen in den Spalten 3 und 4 sämtliche beim Fachmann etwa noch bestehenden Zweifel hinsichtlich des beabsichtigten Schutzbereichs des Patents zerstreuen, da er daraus schließen würde, daß ein Wert von 0,10 % als Obergrenze des Eisenanteils nicht beabsichtigt gewesen sein kann. Damit wäre für ihn sofort erkennbar, daß diese Obergrenze der in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4, Zeilen 65 ff. konkret genannte Wert von 0,15 % müsse. Zum Argument der Beschwerdegegnerin 2 (s. Nr. IX, 2. Satz) ist folgendes zu bemerken: Wenn es auch vorkommen mag, daß ein einzelnes Beispiel, das nach Änderungen im Lauf des Verfahrens nicht mehr unter die Ansprüche fällt, aus Versehen in der Patentschrift verbleibt, so würde doch der Fachmann ausschließen, daß es zu einer ganzen Kette solcher Versehen kommt, in deren Folge gleich vier Beispiele und zwei Passagen in der allgemeinen Beschreibung nach einer gezielten Einschränkung des Anspruchs 1, die deren Streichung erforderlich macht, bestehen bleiben.

3.8. Die Kammer hat geprüft, ob die Passagen in Spalte 3, Zeilen 28 - 29 und Spalte 4, Zeilen 63 - 64, in denen ein mit dem Anspruch 1 unvereinbarer Chromanteil angegeben ist, in der Patentschrift verbleiben sollten. Sie ist zu der Auffassung gelangt, daß diese Unstimmigkeiten keinen Einspruchsgrund darstellen und deshalb in der Patentschrift verbleiben sollten.

3.9. Aus den oben genannten Gründen ist der Antrag auf Berichtigung nach dem ersten Hilfsantrag zulässig. Damit erübrigt sich die Prüfung der Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags.

4. Artikel 123 EPÜ

Die Kammer hat auch geprüft, ob (als Alternative zur Berichtigung) eine Änderung des Patents entsprechend dem Hauptantrag im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ zulässig wäre. Wenn die sich durch diese Änderungen des erteilten Patents ergebende Fassung im wesentlichen der Anmeldung in der eingereichten Fassung entspricht, liegt keine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ vor. Im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ ist jedoch zu untersuchen, ob die Änderung den Schutzbereich erweitert. Nach der (zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidung G 2/88 vom 11. Dezember 1989, Absatz 4 muß bei der Prüfung dieser Frage zunächst der Schutzbereich ermittelt werden, der sich vor der Änderung aus dem Patent, also aus der erteilten Fassung, ergab.

In Anbetracht der in Absatz 3.2 dargelegten Unstimmigkeiten im erteilten Patent ist die Kammer nicht der Überzeugung, daß der Schutzbereich des erteilten Patents demjenigen entspricht, der sich nach einer Änderung entsprechend dem Hauptantrag ergäbe. Daher ist die vorgeschlagene Änderung nach Auffassung der Kammer aufgrund von Artikel 123 (3) EPÜ zurückzuweisen.

5. Wie aus Absatz IV hervorgeht, ist die Einspruchsabteilung aufgrund des fehlerhaften Wortlauts nicht auf die von den Beschwerdegegnerinnen konkret vorgebrachten Einspruchsgründe eingegangen. Diese müssen also - wie oben beschlossen - im Hinblick auf die entsprechend dem ersten Hilfsantrag berichtigte Fassung geprüft werden. Die Sache wird daher an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, dies in Anbetracht der bei der materiellrechtlichen Prüfung der Einspruchsgründe eingetretenen Verzögerung möglichst bald zu tun.