T 0977/95 19-03-1998

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 03) richtet ihre Beschwerde gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 8. August 1995 verkündete Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wird, daß das europäische Patent Nr. 0 096 339 unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens genügt.

II. Mit den Einsprüchen der Einsprechenden 01 bis 04 war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) und b) EPÜ mit der Begründung angegriffen worden, daß sein Gegenstand weder ausführbar noch gewerblich anwendbar noch neu sei und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Stützung der Einwände wurden u.a. folgende Dokumente herangezogen (die Numerierung entspricht der im Verfahren verwendeten):

D1: EP-A-0 047 953

D5: US-A-3 035 060, und

D12: Ju. I. Dytnerskij: "Membranprozesse zur Trennung flüssiger Gemische", VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1977, Seiten 18, 132 bis 135, 145, 154 bis 158, 189 bis 191 und 228 bis 229.

In einem ersten Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung gestützt auf Artikel 100 b) EPÜ und unter Berücksichtigung des Lehrbuchs

D20: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 16, Verlag Chemie, Weinheim 1978, Seiten 515 bis 535,

das Patent widerrufen, da ihrer Auffassung nach weder der Patentschrift noch dem allgemeinen Fachwissen zu entnehmen sei, auf welche Weise die im Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 beanspruchten Komposit-Membranen mit porenfreien Trennschichten aus vernetztem Polyvinylalkohol erhalten werden könnten. Insbesondere offenbarten die Ausführungsbeispiele nicht, wie im Unterschied zu D1 eine "porenfreie" Trennschicht hergestellt werde, wobei der Begriff "Porenfreiheit" nicht eindeutig zu definieren sei.

III. Gegen die genannte Widerrufsentscheidung hat die Patentinhaberin eine erste Beschwerde eingelegt (Beschwerdesache T 231/92) und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des zweiten Hilfsantrags beantragt. Im Laufe jenes ersten Beschwerdeverfahrens wurden u. a. folgende Dokumente zusätzlich genannt:

D21: DE-C-40 04 153

D23: S. Hwang et al.: "Membranes in separations", Techniques of Chemistry, Band VII, John Wiley & Sons, New York 1975, Seiten xxi - xxii, 67 bis 68, 99 bis 123 und 421 bis 435;

D24: Kirk-Othmer: "Encyclopedia of chemical technology", 3. Auflage, Band 15, John Wiley & Sons, New York 1981, Seiten 92 bis 117, und

D26: Proceedings of the 5th International Symposium on Alcohol Fuel Technology, 13.bis 18. Mai 1982, Auckland, Neuseeland, Seiten 1 bis 97 und 1 bis 106.

Von diesen Dokumenten ist D21 nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht und daher kein Stand der Technik gemäß Artikel 54 EPÜ.

Die Kammer gelangte in jenem Verfahren zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Streitpatents im Sinne des Artikels 100 b) EPÜ als ausreichend offenbart anzusehen sei. Diese Entscheidung wurde darauf gestützt, daß nach Auffassung der Kammer die Bedeutung einer "porenfreien Trennschicht" für den Fachmann das Vorhandensein von höchstens submikroskopischen Poren kleiner etwa 1 nm beinhalte, und daß die Herstellung einer solchen porenfreien Trennschicht dem Fachmann keine besonderen Schwierigkeiten bereite, zumal da sich geeignete Herstellungsbedingungen durch einfache Versuche mit azeotropischen Flüssigkeitsgemischen auffinden ließen. Die Sache wurde zur weiteren Prüfung, insbesondere der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Im weiteren Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung dann in der eingangs genannten und nun angefochtenen Zwischenentscheidung festgestellt, daß das Patent in geändertem Umfang auf der Basis des vormaligen Hilfsantrags 2 den Erfordernissen des EPÜ entspricht. Insbesondere sei die im Anspruch 1 definierte porenfreie Membran als solche neu gegenüber der Entgegenhaltung D1 im Hinblick auf die von der Beschwerdekammer gegebene Definition des Begriffes "Porenfreiheit". Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von D5, nicht D1, auszugehen. Die Lösung der technischen Aufgabe, sowohl mechanische Stabilität als auch hohe Permeabilität und Selektivität zu erzielen, werde durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Insbesondere betreffe D1 keine Umkehrosmose-Membranen, sodaß D26 deren Verwendung zu Pervaporationszwecken nicht nahelegen könne.

IV. Im nun vorliegenden, zweiten Beschwerdeverfahren teilte die Kammer mit Bescheid vom 18. Dezember 1997 gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern den Parteien mit, daß nach ihrer vorläufigen, in keiner Weise bindenden Meinung erhebliche Zweifel bestünden, ob die im Anspruch 1 verwendete Komposit-Membran als solche durch die Offenbarung von D1 vorweggenommen werde. Als nächstkommender Stand der Technik wäre die in D5 beschriebene Verwendung einer Komposit-Membran anzusehen. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter Benutzung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes scheine keine Anhaltspunkte für ein Naheliegen des Patentgegenstandes zu ergeben, da der Fachmann die aus D1 bekannte Membran nicht ernsthaft für die Pervaporation in Erwägung ziehen würde.

V. Die sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte mündliche Verhandlung fand am 19. März 1998 in Abwesenheit der übrigen am Verfahren beteiligten Parteien (Einsprechende 01, 02 und 04) statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise beantragte sie, die im Schriftsatz vom 18. Februar 1998 formulierten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und den Hilfsantrag als unzulässig zu verwerfen.

VIII Die zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung maßgebliche Fassung des unabhängigen Anspruchs, die bereits dem ersten Beschwerdeverfahren und dem nachfolgenden weiteren Einspruchsverfahren unverändert zugrundlag, lautet wie folgt:

"1. Verwendung einer Komposit-Membran (1, 21) mit einer porenfreien Trennschicht (4, 25) aus einem ersten Polymeren und einer porösen Stützschicht (3, 23) aus einem zweiten Polymeren, wobei die porenfreie Trennschicht aus vernetztem Polyvinylalkohol mit einer Schichtdicke von 0,05 bis 10 µm besteht, wobei die Vernetzung durch Veresterung mit Dicarbonsäuren, durch Veretherung unter der katalytischen Einwirkung der Säuren oder mittels Dihalogenverbindungen, durch Acetalisierung mittels Aldehyden oder Dialdehyden, oder durch eine Kombination dieser Verfahren erfolgt ist, und das für die Trennschicht der Membran verwendete Polymere nicht in die Poren der Stützschicht (3, 23) eingedrungen ist, für die Trennung von Flüssigkeitsgemischen nach dem Verfahren der Pervaporation."

Die Ansprüche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 abhängig und entsprechen der in der Zwischenentscheidung als gewährbar erachteten Fassung.

IX. Die Beschwerdeführerin hat ihre Anträge in folgender Weise begründet:

Als nächstliegender Stand der Technik wird nach wie vor das Dokument D1 angesehen, das Membranen für die Umkehrosmose beschreibt. Da dem Fachmann auf dem Gebiet der an sich bekannten Pervaporationsverfahren (siehe z. B. das Lehrbuch D12) Umkehrosmoseprozesse in gleicher Weise geläufig sind (die ja auch im Streitpatent zitiert werden), ist davon auszugehen, daß er den Stand der Technik auf diesem Gebiet ebenfalls kennt. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist in der Auswahl einer für das Pervaporationsverfahren geeigneten Membran zu sehen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird der Fachmann sein Fachwissen einsetzen und deshalb das Dokument D1 heranziehen.

Die in D1 offenbarten Komposit-Membranen sind für die Umkehrosmose geeignet und weisen vorzugsweise einen durchschnittlichen Porendurchmesser zwischen 10 und 70 Å (1 bis 7 nm) auf. Über die Bedeutung des Begriffs "porenfrei" bestand im Verlaufe des bisherigen Verfahrens eine erhebliche Unklarheit, die auch durch die vorausgehende Beschwerdeentscheidung T 231/92 nicht beseitigt wurde. Zunächst ist festzustellen, daß im Streitpatent keine Porendurchmesser offenbart sind. In der einschlägigen Fachliteratur finden sich dagegen widersprüchliche Definitionen für sogen. "dichte" oder "porenfreie" Membranen. So werden in D20 Porendurchmesser zwischen 5 und 10 nm angenommen, während D23 und D24 von Porendurchmessern kleiner 1 nm ausgehen. Dazu wird in D23 allerdings der ausdrückliche Hinweis gegeben, daß die Richtigkeit dieser Annahme fragwürdig ist. Nach den neuesten internationalen Konventionen weisen "dichte" Membranen eine Mikroporenstruktur mit Durchmessern 2 nm auf.

Die in T 231/92 festgelegte Definition des Begriffes "porenfrei" ("Porengröße unter etwa 1 nm"), gegen die offenbar kein Rechtsbehelf mehr gegeben ist, wird daher der tatsächlichen Sachlage nicht gerecht, weil sie in unzulässiger Weise einem Teil des Standes der Technik keine Beachtung schenkt.

Aus einer Gesamtschau des Lehrbuchwissens und der darin getroffenen unterschiedlichen Definitionen ergibt sich allenfalls in der Größenordnung der Porendurchmesser bei "dichten" Membranen Übereinstimmung. Außerdem drängt sich die Annahme auf, daß die aufgezeigte Definitionsunschärfe wohl weniger auf die realen mikroskopischen oder submikroskopischen Verhältnisse, sondern im wesentlichen auf unterschiedliche Modellvorstellungen und Meßmethoden bzw. auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß die Übergänge zwischen den verschiedenen Membrantypen fließend sind. Obwohl die Dichtigkeit einer Membran sicherlich mit der Porengröße verknüpft ist, läßt sich letztere in der Praxis nur schwer ermitteln. Einigkeit besteht jedoch in der Literatur darin, daß "dichte" Membranen nach dem Lösungs-Diffusions-Prinzip funktionieren.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse muß man einräumen, daß D1 sowohl poröse als auch dichte Membranen offenbart, die zur Lösung der vorliegenden Aufgabe geeignet sind. Diese Tatsache wird auch dadurch unterstrichen, daß wegen der identischen Herstellungsverfahren nach dem Streitpatent und dem Stand der Technik gleiche Produkte erhalten werden müssen. Da somit die im Streitpatent verwendete Membran als solche durch D1 vorweggenommen wird, und D1 zudem bereits ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten für derartige Membranen aufzeigt, ist es allein die Pervaporationsanwendung, die in D1 nicht offenbart ist und damit die Neuheit des Patentgegenstands begründet.

Andererseits ergibt sich aus D26 der deutliche Hinweis auf die Eignung von Umkehrosmose-Membranen für das Pervaporationsverfahren. Der Fachmann würde daher ohne weiteres eine Verwendung der aus D1 bekannten Umkehrosmose-Membranen bei Pervaporationsprozessen in Erwägung ziehen und auf diesem naheliegenden Wege zum Patentgegenstand gelangen. Selbst wenn die Beispiele von D1 nicht optimal für die Entsalzung geeignet sein mögen, so kann daraus nicht a priori geschlossen werden, daß andere unter den breiten Offenbarungsgehalt von D1 fallende Realisierungsmöglichkeiten der bekannten Lehre sich in dieser Hinsicht als ebenfalls unzureichend erweisen werden. Im übrigen ergibt sich die Eignung einer Membran zur Umkehrosmose für den Fachmann nicht unbedingt aus dem Rückhaltevermögen für NaCl.

Die hilfsweise beantragte Vorlage von zwei Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer betrifft die allgemeinen Gesichtspunkte der Zulässigkeit einer nachträglichen Änderung des Offenbarungsgehalts durch Quantifizierung eines ursprünglich nur qualitativ offenbarten Merkmals, wobei die vorgenommene Quantifizierung einen Teil des Standes der Technik außer Acht läßt, sowie der Klarheit eines Anspruchs, der nach wie vor nur das qualitative Merkmal aufweist und somit dem Patentinhaber die Möglichkeit offen hält, später zu in der Literatur existierenden unterschiedlichen Auslegungen quantitativer Art zurückzukehren.

X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das Beschwerdeverfahren kann nur zur Überprüfung von Streitfragen dienen, die im vorhergehenden Einspruchsverfahren aufgeworfen und entschieden worden sind, d. h. die im vorliegenden Fall ausschließlich die erfinderische Tätigkeit betreffen. Die Kammer ist sowohl in der Frage der ausreichenden Offenbarung als auch in der Beurteilung der beiden in diesem Zusammenhang relevanten Teilaspekte, nämlich der Bedeutung des Begriffs "Porenfreiheit" sowie der Möglichkeit der Nacharbeitung der beanspruchten Lehre, durch die Entscheidung T 231/92 im ersten Einspruchsbeschwerdeverfahren gebunden.

Obwohl die im Anspruch 1 verwendete Membran nicht in D1 vorbeschrieben ist, da es schon aus formalen, sich auf das "res judicata"-Prinzip stützenden Gründen hinsichtlich der Porengröße keine Überlappung mit dem Stand der Technik geben kann, ist die Aufrechterhaltung des Patents auch aus sachlichen Gründen gerechtfertigt, und zwar selbst dann, wenn man die streitige Definition der Porengröße gänzlich ausklammert.

Aus technisch-praktischer Sicht erscheint nämlich, wie auch in D20 festgestellt wird, eine Klassifizierung der unterschiedlichen Membrantypen nach dem zugrundeliegenden Separationsprozeß vorrangig gegenüber einer Klassifizierung nach vermuteten Porengrößenverteilungen, die als solche ohnehin kaum in "Reinform" existieren dürften. Wie sich aus den Ausführungen des sicherlich sachkundigen Einsprechenden 04 als auch aus der auf die Beschwerdeführerin selbst zurückgehenden, nachveröffentlichten deutschen Patentschrift D21 ergibt, bereitet die Verwendung der Begriffe "dichte" oder "porenfreie" Membranen im Gegensatz zu "porösen" Membranen dem Fachmann keine Probleme. Dies ist dadurch zu erklären, daß es dem Fachmann immer geläufig war, daß erstere per Definition nach dem Lösungs-Diffusions-Prinzip trennen, letztere nach einem Siebmechanismus. Die im Streitpatent beanspruchte Verwendung einer "porenfreien" Membran für das Pervaporationsverfahren bedeutet somit nichts anderes als deren Funktion nach dem Lösungs-Diffusions-Prinzip und schließt eine Trennwirkung aufgrund der Porengröße aus. Wenn man sich diese Betrachtungsweise zu eigen macht, verlieren die angeblichen quantitativen Widersprüche hinsichtlich der Porengröße "porenfreier" Membranen zwischen den Lehrbüchern D20 einerseits und D23 / D24 andererseits gänzlich an Bedeutung.

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen zum Thema "Porenfreiheit" wird jedoch nach wie vor die Auffassung vertreten, daß die im Streitpatent verwendete Membran nicht in D1 vorbeschrieben ist, da nach diesem Stand der Technik in konsistenter Weise nur sogen. "Zwischenmembranen" offenbart werden, die nicht für die Umkehrosmose, geschweige denn das Pervaporationsverfahren, geeignet sind und hinsichtlich der Porengröße keine Überlappung mit dem Streitpatent aufweisen.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von D5 als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen, da D1 nicht die Pervaporation betrifft. Dieser Frage erscheint jedoch zweitrangig, da D5 in jedem Fall zu berücksichtigen ist.

Die Lehre des um zwanzig Jahre älteren Dokuments D5 hat den Stand der Technik nicht befruchtet, da hier offenbar kein praktisch durchführbares Pervaporationsverfahren offenbart worden ist. Jedenfalls wurde keine nach diesem Verfahren arbeitende Anlage gebaut. Erst das Streitpatent hat den Durchbruch mit einer ersten kommerziellen Anlage 1984 ermöglicht. Heute arbeiten über 100 Anlagen weltweit mit einem Durchsatz von ca. 50 Tagestonnen nach dem beanspruchten Prinzip.

Gemäß D26 sind "gewisse" für die Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose entwickelte Membranen auch für die Trennung von Alkohol-Wasser-Gemischen verwendbar. Nach D20 bedeutet eine Eignung für die Meerwasserentsalzung andererseits, daß die Membran einen NaCl-Rückhalt > 99.3. % aufweisen muß. Da in allen Ausführungsbeispielen von D1 das NaCl-Rückhaltevermögen weniger als 50 % beträgt, muß der Fachmann die dort offenbarten Membranen als für die Pervaporation völlig ungeeignet halten. Damit wird der Fachmann auch ausgehend von D1 über den speziellen Hinweis in D26 auf die Betrachtung der Pervaporationsverfahren gemäß D5 verwiesen. Ein Vergleich der Ausführungsbeispiele im Streitpatent und in D5 unter Verwendung der im Streitpatent angegebenen Formel für die Membranselektivität B ergibt unter ähnlichen Bedingungen Werte von 9500 für das Streitpatent, dagegen nur von etwa 20 für den Stand der Technik. Daraus läßt sich zur Verdeutlichung ein Äthanolgehalt im Permeat von 0.2 % für das Streitpatent errechnen, während nach D5 etwa 250 mal mehr Alkohol über das Permeat verloren geht. Diese Ergebnisse können im Hinblick auf die bereits in D5 geltend gemachte "höhere Selektivität" nur als überraschend und nicht nahegelegt angesehen werden.

Hinsichtlich der Zulässigkeit des Hilfsantrags der Beschwerdeführerin bestehen rechtliche Bedenken, die sich aus der Bindungswirkung der ersten Beschwerdeentscheidung T 231/92 und der Tatsache ergeben, daß die Frage der ausreichenden Offenbarung nicht mehr Gegenstand des weiteren Einspruchsverfahrens war.

XI. Die übrigen Verfahrensbeteiligten (Einsprechende 01, 02 und 04) haben sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht sachlich geäußert.