W 0004/03 06-02-2004

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT und ist somit zulässig.

2. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche gegen die vom EPA als IRB nach Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzten zusätzlichen Gebühren zuständig.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin drei zusätzliche Recherchengebühren für die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 2 bis 4 unter Widerspruch bezahlt. Es stellt sich somit die Frage, ob der Einheitlichkeitseinwand bezüglich der in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 1 bis 4 zutrifft, und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der drei zusätzlichen Gebühren berechtigt war.

3. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf den in der Anmeldung zitierten Stand der Technik, wie er durch die Figur 1 verdeutlicht ist, und auf die Offenbarung in der Druckschrift D1 gestützt hat. Der Einwand der IRB beruht daher auf der Feststellung der Uneinheitlichkeit a posteriori.

4. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren wegen Uneinheitlichkeit a posteriori ist nach der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) möglich. Nach dieser Entscheidung ist jedoch bei Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Zurückhaltung geboten und in Grenzfällen die Uneinheitlichkeit nicht zu beanstanden (vgl. Punkt 8.2). Ferner ist die Bewertung der IRB lediglich als vorläufige Meinung anzusehen und stellt keine Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit der Erfindung dar. Bei dieser Sachlage sieht die Kammer keine Veranlassung zu der Bewertung der IRB im einzelnen Stellung zu nehmen und damit der eigentlichen Sachprüfung auf Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit im Rahmen des späteren Verfahrens vorzugreifen.

5. Auch wenn die negative Bewertung des erfinderischen Charakters der allgemeinen, einzigen erfinderischen Idee zutreffen sollte, ist in der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare Begründung zu geben, warum nach Wegfall der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den als uneinheitlich angesehenen neu definierten alternativen Erfindungsgegenständen keine Einheitlichkeit mehr besteht (W 3/94, ABl. EPA 1995, 775, Punkt 6). Es ist daher zu überprüfen, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine solche Begründung enthält.

5.1 Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die IRB für die verschiedenen Erfindungen Definitionen gegeben hat, die nicht dem Gegenstand der Ansprüche entsprechen. So wurden für die Gruppen 2, 3 und 4, die Teile des Anspruchs 7 betreffen, als Erfindungen besondere polare thermoplastische Polymere bezeichnet. Dieser Anspruch ist aber nicht auf Polymere als solche, sondern auf ein Laminat gerichtet, bei dem für die zu verwendenden thermoplastischen Partikel bestimmte Polymere als bevorzugt genannt sind. Da die Begründung der IRB sich auf diese im Grunde unzutreffende Auftrennung von nicht beanspruchten, separaten Erfindungen bezieht, können schon aus diesem Grund keine nachvollziehbaren Schlüsse gezogen werden. Auch wenn man diesen unzutreffenden Ausgangspunkt außer Betracht läßt, ergibt sich bezüglich der gegebenen Begründung folgendes:

5.2 Die IRB hat in der Aufforderung zur Zahlung von zusätzlichen Gebühren folgendes ausgeführt: "Auch sind keine gemeinsamen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen in den Untergruppen 1 bis 3 (gemeint sind wohl die Erfindungen 2 bis 4) vorhanden (Regel 13.2 PCT)."

Diese Aussage ist jedoch nicht auf eine sachliche Begründung gestützt. Es wurde in der Tat der Anmelderin nicht mitgeteilt, warum die verschiedenen Erfindungen keine gemeinsamen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen aufweisen. Dies ist im vorliegenden Fall zu beanstanden, weil kein Sachverhalt vorliegt, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgeht, daß eine genauere Begründung, auf Grund einer Analyse der Merkmale entbehrlich wäre.

Die drei Polymeren (Thermoplasten), die nach Auffassung der IRB als separate Erfindungen anzusehen sind, werden gemäß der Anmeldung in Form von kleinen Partikeln in einem echten Elastomer verteilt. Es werden jedoch weder das thermoplastische Polymer als solches, noch Partikel davon, sondern nur Laminate beansprucht, bei denen die Zwischenschicht die thermoplastischen Polymerpartikel in einem Elastomer homogen verteilt enthält. Die Auswahl der Thermoplasten richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungszweck der Elastomerzusammensetzung. Generell sind Partikel von allen Thermoplasten einsetzbar, wie beispielsweise Ethylenvinylacetat, Polyethylen, Co- Polyamide, Co-Polyester oder auch thermoplastische Elastomere, z. B. Polyurethane, die in einem elektromagnetischen Feld ansprechbar sind (Seite 2, Absätze 3 und 4). Als bevorzugte Thermoplast-Partikel sind Partikel von aliphatischen und aromatischen Polyurethanen, Polyethylen, Co-Polyamiden, Co-Polyester oder Ethylenvinylacetate beschrieben (Seite 3, Absatz 4). So sind die drei Polymeren Polyethylen, Polyethylenvinylacetate und Co-Polyester, die die IRB im Rahmen von Anspruch 7 als uneinheitliche Erfindungen angesehen hat, drei alternativ genannten Polymere, die alle dem gleichen Zweck dienen, nämlich die Elastomeren dielektrisch ansprechbar zu machen. Daher haben alle thermoplastischen Polymerteilchen, also auch solche aus den genannten speziellen Polymeren im beanspruchten Kontext die gleiche Eigenschaft oder Wirkung.

5.3 Für solche Alternativen können unter besonderen Bedingungen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, was zur Einheitlichkeit der Anmeldung führen könnte. Es wird hierzu auf die PCT-Recherchenrichtlinien VII-1 in Verbindung mit Anlage B der PCT-Verwaltungsrichtlinien (Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty as in force from 1 July 1998, Dok. PCT/A1/1 Rev.1) hingewiesen, die im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen sind (vgl. W 3/94, supra, Punkt 10). Zwar betrifft der Teil 1 (f) dieser Anlage bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche, wobei eine einzige chemische Formel mehrere alternative chemische Verbindungen definiert, jedoch sind diese Kriterien erst recht anwendbar, wenn es sich um bevorzugte Alternativen einer einzigen chemischen Stoffklasse handelt, wie sie als Bestandteile eines Laminats im Anspruch 7 definiert sind. Nach diesen Richtlinien sollen für von einem solchen Anspruch umfasste Alternativen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind. Von ähnlicher Beschaffenheit ist danach dann auszugehen, wenn folgenden Kriterien erfüllt sind:

(A) alle Alternativen weisen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung auf und

(B)(1) besitzen eine gemeinsamen Struktur, d. h., daß allen Alternativen ein wesentliches Strukturelement gemeinsam ist, oder

(B)(2) gehören, in Fällen in denen keine solche gemeinsame Struktur die Einheitlichkeit begründet, zu einer anerkannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem einschlägigen Fachgebiet.

Unter einer "anerkannten Klasse chemischer Verbindungen" im Sinne von der Bedingung (B)(2) soll dabei eine Verbindungsklasse verstanden werden, von der der Fachmann aufgrund seines Fachwissens erwarten kann, daß darunter fallende Verbindungen sich im Kontext der beanspruchten Erfindung gleichartig verhalten werden, so daß, mit anderen Worten, beim Ersatz einer Verbindung durch eine andere erwartet werden kann, daß dasselbe Ergebnis erzielt wird (Anlage B, Teil 1, (f) (iii)).

6. Da sämtliche im Anspruch 7 aufgeführten Polymere als thermoplastische Kunststoffe in eine einheitliche Verbindungsklasse gehören, die sich im Kontext der beanspruchten Laminate auch gleichartig verhalten, so daß die verschiedenen Polymeren auch das gleiche Ergebnis ermöglichen, nämlich eine verbesserte HF- Verschweißbarkeit von Elastomere zu erzielen, und da alle Thermoplasten des Anspruchs 7 auch die Bedingung (A) erfüllen (vgl. Absatz 5.3), können die Voraussetzungen der Einheitlichkeit im Hinblick auf die relevanten PCT- Verwaltungsrichtlinien als erfüllt angesehen werden. Da sowohl ein unzutreffender Ausgangspunkt gewählt wurde (Punkt 5.1) als auch eine Begründung fehlt, weshalb die Untergruppen von Erfindungen 2 bis 4 keine gemeinsamen oder besonderen technischen Merkmale im Sinne dieser PCT-Verwaltungsrichtlinien aufweisen, entspricht die Zahlungsaufforderung nicht den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT und bietet daher auch keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchengebühren.