Abstract on Rule 080 EPC for the decision T2108/22 of 18.03.2025

In der angefochtenen Entscheidung in der Sache T 2108/22 wurde der damalige erste Hilfsantrag (jetziger Hauptantrag) nicht zum Verfahren zugelassen, "da er keine notwendige und zweckmäßige Antwort auf einen Einspruchsgrund sei (R. 80 EPÜ)". Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 mit zwei unterschiedlichen Alternativen eingeschränkt. Es war unstrittig zwischen den Parteien, dass jede der beiden Alternativen A und B des Anspruchs 1 für sich alleine betrachtet durch Hinzufügung von Merkmalen so geändert wurde, dass sie jeweils dem Erfordernis der R. 80 EPÜ genügte. Nach Ansicht der Kammer, ergibt sich die Gesamtwirkung einer Änderung, die sich aus mehreren Einzeländerungen zusammensetzt, nicht nur aus der Summe der Wirkungen der Einzeländerungen für sich einzeln betrachtet, sondern es ist auch zu berücksichtigen, wie sich die Einzeländerungen im Zusammenhang mit dem insgesamt geänderten Anspruchssatz auswirken. Im vorliegenden Fall besteht diese Gesamtwirkung u.a. auch darin, dass anstelle eines einzigen unabhängigen Anspruchs, der eine einzige Erfindung definiert, nun zwei Alternativen A und B in dem Anspruch definiert sind, die zwei unabhängigen Ansprüchen entsprechen. Das Vorhandensein als solches von zwei Alternativen in Anspruch 1 erfüllt keine der Anforderungen, die nach der Rechtsprechung an eine Änderung im Einklang mit R. 80 EPÜ zu stellen sind, und stellt daher einen Verstoß gegen R. 80 EPÜ dar. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Hinzufügung einer einzigen der beiden, den beanspruchten Gegenstand einschränkenden ODER-Alternativen, z.B. Alternative A, zum erteilten unabhängigen Anspruch 1 als ausreichende und abschließende Reaktion auf einen Neuheitseinwand zu werten sei. Diese Änderung entspreche dem Erfordernis der R. 80 EPÜ. Die Hinzufügung der Merkmale der zweiten Alternative B, die inhaltlich komplett unterschiedlich von der ersten Alternative A ist, kann jedoch nicht dazu beitragen, den Neuheitseinwand zu beseitigen, der zur Hinzufügung der ersten Alternative A geführt hat. Die Hinzufügung der Alternative B zum geänderten Anspruch 1 mit der Alternative A könne also nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein (R. 80 EPÜ), sondern nur durch den von der Patentinhaberin vorgebrachten Wunsch nach einem "angemessenen breitestmöglichen [Schutz]". Eine Änderung mit dem Ziel des Erreichens des größtmöglichen Schutzumfangs ist jedoch nicht im Einklang mit dem Erfordernis der R. 80 EPÜ. Eine zweite Alternative in Anspruch 1 führt zu einer erhöhten Komplexität des Verfahrens, zu einer Verzögerung des Verfahrens bei Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, zur weiteren Bearbeitung und zu einer Verschlechterung der Verfahrensökonomie. Die Einsprechende forderte daher eine ausgewogene und faire Abwägung zwischen ihrem eigenen und dem Begehren der Patentinhaberin. Die Kammer kam unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche nach R. 80 EPÜ nicht ausdrücklich zulässig ist, und unter Abwägung der gegenläufigen Interessen der Beteiligten zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 mit zwei Alternativen gegen die Vorschrift der R. 80 EPÜ verstößt. Die Patentinhaberin zitierte mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern (z.B. T 937/00, T 181/02, T 263/05, T 428/12), wonach die Patentinhaberin ein Recht auf größtmöglichen Schutz habe und daher das Ersetzen eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche zulässig sei. Die Kammer überzeugte dieses Argument nicht. Keine der von der Patentinhaberin zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern besagt, dass eine Änderung eines Anspruchs, die darin besteht, einen einzigen unabhängigen Anspruch durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, in jedem Fall nach R. 80 EPÜ zulässig ist. Vielmehr besteht in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein allgemeiner Konsens darüber, dass "jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss" (T 263/05).