Résumé de EPC2000 Art 083 pour la décision T1942/21 du 19.01.2024

In T 1942/21 stellte sich die Frage, ob die Fachperson genügend Anleitungen im Patent erhält, wie hohe Anteile an Methan im Synthesegas erhalten werden können. Der Argumentation der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), dass diese Frage sich gar nicht stelle, da ohne Angabe einer Untergrenze für Methan kein Ausführbarkeitsproblem vorgelegen hätte, stimmte die Kammer nicht zu. Würde diese Argumentation gutgeheißen, so könnte eine Einschränkung eines Anspruchs durch einen nicht-ausführbaren Parameter nicht bemängelt werden, da der breitere Anspruch ohne den Parameter ja wahrscheinlich kein Ausführbarkeitsproblem aufwiese. Es ist jedoch etablierte Rechtsprechung, dass, wenn ein wesentliches Merkmal einer Erfindung durch einen Parameter ausgedrückt wird, sich die Frage stellt, ob der Parameter so definiert ist, dass es der Fachperson möglich ist, anhand der Offenbarung in ihrer Gesamtheit und mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zum beanspruchten Gegenstand führen. Diese Sichtweise ist auch im Einklang mit Entscheidungen, die abhängige, also eingeschränkte Ansprüche als nicht ausführbar ansahen, ohne den breiteren unabhängigen Anspruch wegen fehlender Ausführbarkeit zu bemängeln. Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass das Patent ausreichend Anweisungen enthalten muss, wie das jetzt wesentliche Merkmal, das sozusagen das zu erreichende Ergebnis definiert, nämlich einen Methananteil von mehr als 12 Vol-% im Synthesegas zu erhalten, über die gesamte Breite verwirklicht werden kann. Dieses Merkmal ist das Wesen der Erfindung, da Synthesegas mit weniger Methan bereits bekannt war. Deshalb sollte die Lehre des Patents es erlauben, dieses neue Merkmal über den gesamten beanspruchten Bereich zu erhalten. Obwohl der vorliegende Fall ein zu erreichendes Ergebnis einer chemischen Reaktion betrifft und nicht einen physikalischen Parameter, ist er trotzdem ähnlich gelagert wie der in der Rechtsprechung zitierte Fall T 1697/12 (dort waren bestimmte realistische Werte durch das offenbarte Verfahren nicht erreichbar weshalb auch die Ausführbarkeit verneint worden war). Im vorliegenden Fall führt die Einführung der Methanmenge im Synthesegas dazu, dass dieses Merkmal wesentlich ist (R. 43 (3) EPÜ) und sich somit die Frage stellt, wie das beanspruchte Ziel über den gesamten Bereich erreicht werden kann. Das Patent enthält Informationen wie die Untergrenze von 12 Vol-% Methan überschritten werden kann. Jedoch gab es keinerlei Informationen im Patent, wie Methanmengen von 20 bis 25% erreicht werden können, die sicherlich nicht als unrealistisch angesehen werden. Es stimmt, dass der nach oben offene Bereich durch das Verfahren an sich (Reaktion mit Wasserdampf) beschränkt ist, jedoch sind Werte im Bereich von 20 bis 25 Vol.% Methan unbestritten nicht durch diese Beschränkung ausgeschlossen. Die Kammer ist sich bewusst, dass es Entscheidungen gibt, die jedoch einen physikalischen Parameter betreffen, in denen der nach oben offene Bereich als nicht problematisch angesehen wurde. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Situation anders. Da es unstrittig zwischen den Parteien war, dass Methangehalte von 20 bis 25 Vol-% von dem Anspruch umfasst sind und die Lehre des Patents dahingehend nicht ausreichend ist, wird der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht ausführbar angesehen.