Résumé de EPC2000 Art 084 pour la décision T1761/19 du 13.12.2022

Dans l'affaire T 1761/19 la chambre s'est penchée sur l'interprétation des revendications de procédé comportant des caractéristiques de type produit (que l'on pourrait qualifier de revendications "process-by-product"). En particulier, la revendication 1 de la requête principale portait sur un procédé de personnalisation d'au moins deux cartes (...), comprenant les étapes (2.1) à (4) et caractérisé en ce que (5.1) ce procédé était un procédé de personnalisation d'au moins deux cartes en matière plastique et (5.2) ayant une épaisseur comprise entre 0.5 mm et 4 mm, (5.3) du type carte à puce, ou carte de fidélité ou d'identification. La chambre a estimé que les caractéristiques (5.1) à (5.3) n'étaient pas des caractéristiques de procédé mais des caractéristiques définissant les cartes qui sont personnalisées lors de la mise en œuvre du procédé revendiqué, à savoir leur matériau (matière plastique), leur épaisseur (entre 0,5 et 4 mm) et leur type (carte à puce, carte de fidélité ou carte d'identification). Aux yeux de la requérante (opposante), ces caractéristiques ne définissaient le procédé que dans la mesure où elles avaient un impact sur les caractéristiques de procédé. La chambre a observé que ce raisonnement de la requérante semblait fondé sur une analogie par rapport à la pratique de l'OEB concernant les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention ("product-by-process"). Pour la chambre, l'analogie en question n'était pas pertinente. Les revendications du type "product-by-process" sont admises dans les cas où il n'est pas possible de définir le produit obtenu autrement que par son procédé d'obtention. Cette situation n'est pas comparable à celle d'une revendication de procédé précisant que ce procédé concerne un produit bien précis. Dans ce cas, la caractéristique de produit limite tout simplement le procédé à son application à ce produit, sans qu'il soit nécessaire ni même utile d'examiner si elle a un effet sur les étapes du procédé proprement dites. Autrement dit, la caractéristique de produit en question ne constituait pas une façon de définir, faute de mieux, une propriété d'une étape du procédé qui se soustrayait à une définition directe, mais elle circonscrivait de manière directe la portée du procédé. Tout raisonnement par analogie avec les revendications de type "product-by process" était donc à proscrire. Au vu de ce qui précède, la chambre a conclu que les caractéristiques (5.1) à (5.3) limitaient le procédé à un procédé de personnalisation de cartes du type carte à puce ou carte de fidélité ou d'identification, réalisées en matière plastique et ayant une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 4 mm. Ces caractéristiques devaient être prises en compte dans l'examen de la brevetabilité, sans qu'il fusse nécessaire de vérifier si - et à quel point - elles modifiaient les étapes du procédé (2.1) à (4). En l'espèce, les caractéristiques (5.1) à (5.3) étaient pertinentes pour évaluer la nouveauté et l'activité inventive.