Résumé de Art 12(4) RPBA 2020 pour la décision T1800/20 du 28.09.2023

In T 1800/20 war der gut einen Monat vor der mündlichen Verhandlung in der Beschwerde eingereichte Hilfsantrag 2' als Hilfsantrag 4 bereits im erstinstanzlichen Verfahren gestellt worden. Die Einspruchsabteilung hatte jedoch weder über dessen Zulassung entschieden, noch hatte eine Debatte über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstandes stattgefunden, da das Patent auf der Grundlage eines höherrangigen Hilfsantrages aufrechterhalten wurde. Die Kammer hob hervor, dass ein Antrag mit einem Anspruchssatz, der im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht, jedoch nicht verbeschieden wurde, im Beschwerdeverfahren nicht automatisch zugelassen wird. Vielmehr gilt nach Art. 12 (4) Satz 1 VOBK 2020: Wenn ein Teil des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nicht die Erfordernisse des Art. 12 (2) VOBK 2020 erfüllt, wie im vorliegenden Fall, so ist dieser Teil als Änderung zu betrachten, sofern der Beteiligte nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde. Wie die Kammer erläuterte, werden bei der Überprüfung, ob ein Teil des Beschwerdevorbringens im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht wurde, u.a. folgende Aspekte berücksichtigt: a) der Zeitpunkt des Vorbringens; b) die Eignung des Vorbringens, die Einwände gegen den höherrangigen Antrag auszuräumen; c) ob das Vorbringen neue Probleme aufwirft; d) die Eignung des Vorbringens, Teil einer konvergenten Entwicklung des erstinstanzlichen Verfahrens zu sein (vgl. T 1903/13). Anspruch 1 des erstinstanzlichen Hilfsantrages 4 unterschied sich vom Anspruch 1 des nächst höherrangigen Antrages dadurch, dass ein Merkmal gestrichen wurde und ein neues Merkmal hinzugefügt wurde. Die Kammer stellte fest, dass dadurch bereits zum Zeitpunkt des Vorbringens im Einspruchsverfahren die Konvergenz mit diesem höherrangigen Antrag fehlte. Darüber hinaus trug der Einsprechende vor, dass der erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichte Hilfsantrag 4 verspätet vorgebracht worden sei. Da der Patentinhaber keine Gründe für diese Verspätung angab, sah die Kammer den Hilfsantrag 2' auch aus diesem Grund als nicht "in zulässiger Weise" im Einspruchsverfahren vorgebracht an. Das Vorbringen von Hilfsantrag 2' stellte somit eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar, dessen Zulassung im Ermessen der Kammer stand. Die Kammer übte dieses Ermessen dahingehend aus, den Hilfsantrag 2' nicht in das Verfahren zuzulassen, da seine Behandlung wegen fehlender Konvergenz mit dem Gebot der Verfahrensökonomie nicht vereinbar gewesen wäre (vgl. T 1456/20, Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe). Jedoch ließ die Kammer den ca. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrag 3' aus folgenden Gründen gemäß Art. 13 (2) VOBK 2020 in das Beschwerdeverfahren zu: Die angefochtene Entscheidung bestand in der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des später im Beschwerdeverfahren als Hilfsantrags 1' bezeichneten Antrags. Insofern hatte der Patentinhaber nach Auffassung der Kammer keine Veranlassung, bereits im erstinstanzlichen Verfahren oder mit der Beschwerdebegründung einen Hilfsantrag zu stellen. Erst mit Beschwerdeeinlegung durch den Einsprechenden, habe der Patentinhaber die Notwendigkeit erkennen können, Hilfsanträge zu stellen, um unter anderem den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu überwinden. Dies habe der Patentinhaber getan, indem er mit seiner Beschwerdeerwiderung Hilfsanträge 1 bis 6 einreichte. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3' sei lediglich eine Kombination von Ansprüchen, die bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen seien, und weise daher nur Merkmale auf, die dem Einsprechenden bereits bekannt gewesen seien. Zudem sei unstreitig, dass Hilfsantrag 3' eine konvergente Weiterentwicklung des Verfahrens darstelle.