T 0264/87 13-07-1989

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. L'objet des revendications 1 à 6 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine. Les caractéristiques techniques des revendications actuelles trouvent toutes leur support soit dans les revendications initiales, soit dans la description originale. En outre, la reformulation des revendications au stade de l'opposition n'a pas conduit à des associations de caractéristiques qui sortent du cadre de ce qui avait déjà été revendiqué dans le brevet contesté. Les revendications actuelles ont donc été formulées de façon à ne pas étendre la protection du brevet tel que délivré.

Par conséquent, les exigences de l'article 123(2) et (3) de la CBE sont satisfaites.

3. L'objection majeure de la Requérante concerne le libellé de la revendication 1 sous forme de revendication dite ouverte (voir point 10 des motifs de recours). Bien qu'il soit fait dans ce contexte référence à l'article 100(b) CBE, cette objection pose de toute évidence la question du fondement correct de l'objet de la revendication 1 sur la description et tombe en fait non pas sous le coup de l'article 83 CBE, mais de l'article 84 CBE, qui n'est pas un des motifs d'opposition énoncés à l'article 100 CBE.

Cependant, les revendications telles que délivrées ayant été modifiées au cours de la procédure d'opposition, la Chambre a examiné de son propre mouvement si cette question n'avait pas émergé en conséquence de ces modifications. La conclusion de la Chambre est que tel n'était pas le cas et que la revendication "ouverte" figurait déjà dans la demande européenne déposée à l'origine.

Pour la Chambre, il semble donc que la Requérante a essayé de mettre en doute la suffisance de divulgation susceptible de justifier une revendication large en évitant de se prévaloir de l'article 84 CBE qui n'est, en effet, pas un motif d'opposition. Or, la revendication principale ne pourrait être mise en cause que sous condition que des preuves suffisantes soient disponibles, dont la charge incombe à la partie qui a invoqué cet argument, c'est-à-dire, dans la présente espèce, à la Requérante (voir décision T 219/83, "Zéolites", JO OEB 1986, 211).

La référence à la décision T 226/85 n'aide en rien la Requérante puisque dans cette affaire, l'un des opposants avait présenté des essais probants permettant de conclure à l'insuffisance de l'exposé de l'invention, alors que, dans le cas présent, aucun essai n'a été fourni par la Requérante à l'appui de ses allégations.

4. L'actuelle revendication 1 ne porte plus que sur une seule espèce de microorganisme, à savoir une souche de Saccharomyces cerevisiae transformée par un plasmide hybride, ce qui représente une limitation substantielle de l'objet revendiqué initialement. Les exemples de la des- cription sont sans aucun doute pertinents puisqu'ils décrivent la préparation de levures transformées (voir en particulier exemples 2 et 3). Dans ces circonstances, la Chambre est convaincue que l'homme du métier devrait être en mesure d'exécuter l'invention telle que définie dans la revendication principale sur la base de ces exemples.

5. Le brevet en question concerne une souche de Saccharomyces cerevisiae transformée par un plasmide hybride comportant un gène marqueur et permettant une amplification du gène cloné se traduisant particulièrement au niveau de l'expression du gène.

5.1. Le document de l'état de la technique le plus proche quant à son objet, est le document (a) qui décrit l'obtention de deux plasmides hybrides pMB9 (ADN plasmidique d'origine bactérienne) - plasmide 2µ de S. cerevisiae comportant en plus un insert d'ADN de levure portant le gène LEU2+. Ces deux plasmides, désignés pJDB219 et pJDB248, y sont utilisés pour transformer une souche de Saccharomyces cerevisiae, conférant le phénotype Leu+ à une levure portant la mutation leu2.

Le gène LEU2+ était situé soit sur un fragment de 1,2 kb (plasmide pJDB219), soit sur un segment de 2,4 kb (pJDB248).

Dans le cas du plasmide pJDB 219 le nombre de copies par cellule était manifestement plus élevé que pour pJDB 248. Le document ne contient toutefois aucune information concernant l'expression du gène cloné (voir en particulier page 104, colonne de gauche, lignes 1 à 11 et colonne de droite, lignes 13 à 20 ; page 106, colonne de droite, 4eme alinéa ; page 107, colonne de gauche, 1er alinéa à colonne de droite, 1er alinéa et figure 4 - /autoradiographie).

5.2. Partant du document (a), le problème technique qui se posait était de fournir un outil amélioré dans le cadre de la transformation des levures.

En solution à ce problème, il est proposé, conformément à la revendication 1 actuelle du brevet en question, une souche de Saccharomyces cerevisiae transformée par un plasmide hybride comportant l'ADN d'un plasmide bactérien, tout ou partie de l'ADN du plasmide 2µ de levure et un segment d'ADN d'environ 1,1 kb incorporant le gène URA3+ de levure qui est limité par 2 sites de restriction Hind III.

Les indications figurant dans la description et notamment les exemples 2 et 3 montrent que la solution revendiquée répond bien au problème posé et que le résultat recherché peut être effectivement obtenu de la façon indiquée dans la revendication 1.

6. Bien que, dans les motifs du recours la nouveauté n'ait pas été mise en cause, cette question a été évoquée par la Requérante à la procédure orale dans le cadre de la discussion portant sur l'article 83 CBE en relation avec la date de priorité.

La Chambre ne peut voir aucune raison justifiant la poursuite de ce nouveau complexe d'objections au titre de l'article 114(1) CBE puisque dans le cas présent la priorité peut être reconnue sans difficulté dans la mesure où la définition ouverte contestée était déjà contenue aussi bien dans le document de priorité que dans la demande européenne déposée à l'origine. Dans ces conditions, le document intermédiaire (article de J. J. Panthier cité dans la description du brevet européen) auquel la Requérante a fait référence à la procédure orale ne peut être pris en considération.

Les arguments présentés tardivement n'étant pas pertinents, la Chambre les rejette au titre de l'article 114(2) CBE.

Par conséquent, l'objet doit être considéré comme nouveau.

7. Il reste à examiner si les revendications impliquent une activité inventive.

7.1. Bien que le document (a) décrive de façon détaillée la transformation de levure par des plasmides hybrides (pJDB 219 et pJDB248) conférant le phénotype Leu+ aux clones transformés, ce document ne contient aucune information concernant l'expression de l'enzyme codée par le gène de levure Leu2+ inséré dans le plasmide. Certes, l'autoradiographie de la figure 4 permet de voir qu'un des allèles fournissait un signal à peine détectable et qu'en conséquence le plasmide pJDB 219 conduisait à un nombre de copies plus élevé que pJDB 248. Cependant ces indications reposant seulement sur une vérification de la transformation au niveau d'un essai d'hybridation ne permettent pas de savoir si la transformation d'une levure avec un plasmide hybride ou composite comportant l'ADN du plasmide 2µ de levure à côté d'autres segments d'ADN provenant d'une levure (gène Leu 2+ situé sur un fragment d'ADN de taille variable) et d'une bactérie (plasmide pMB9) a effectivement conduit à l'expression du gène cloné sous forme de l'enzyme pour laquelle il code et encore moins s'il y a eu amèlioration de l'expression. Le document (a) ne concerne, d'ailleurs, pas ce problème, et dans ces conditions, il est difficile sinon impossible pour l'homme du métier de savoir, si les transformants obtenus présentent une expression significative du gène cloné.

Vis-à-vis de cet état de la technique, la sonde transformée revendiquée présente donc, pour le moins, l'avantage pratique imprévisible que l'expression du gène marqueur (URA3+) codant pour une enzyme (orotidine -5'- phosphate-décarboxylase) est non seulement directement vérifiable, mais avant tout mesurable par le dosage de l'activité de l'enzyme produite par les transformants obtenus. En effet, les résultats du tableau II du brevet en cause montrent que si l'activité spécifique de l'enzyme pour laquelle code également le gène à cloner est de 2 unités dans la souche sauvage, cette activité varie entre 10 et 35 chez les transformants ou clones obtenus à partir d'une souche de levure auxotrophe (ura 3-), ce qui représente un facteur multiplicatif de 5 à 18. Par conséquent, il y a eu augmentation de l'expression du gène dans les souches transformées de sorte que ces souches peuvent même être envisagées comme moyen de production de l'enzyme pour laquelle code le gène, c'est-à-dire de l'orotidine -5'-phosphate-décarboxylase, qui est un produit utilisé dans les industries enzymatiques (voir col. 5, lignes 37 à 61 de la description).

Or, il est certain qu'un tel système permettant non seulement de produire des souches de levures transformées, mais également de savoir dans quelle mesure ces souches sont performantes quant à l'expression du gène cloné, présente pour l'homme du métier en outre un intérêt potentiel en vue de développements futurs et notamment en vue du clonage et de l'expression d'ADN étranger, dont l'un des buts bien connus est la production industrielle de peptides et de protéines.

Par rapport à l'état de la technique le plus proche, le brevet en cause permet donc sans aucun doute de mettre à la disposition de l'homme du métier un outil de travail amélioré qui n'était pas concevable de manière évidente à partir de la seule connaissance du document (a).

7.2. Quant au document (c), il mentionne uniquement des plasmides hybrides obtenus par clonage du gène URA3 de levure inséré dans un plasmide bactérien (pMB 9 ou pBR 322), le segment d'ADN de levure renfermant le gène URA3+ pouvant avoir une taille soit de 5kb soit de 1.1kb. Le clone contenant le gène sous forme de fragment d'ADN de taille faible est utilisé comme agent d'hybridation pour mesurer le taux de mARN d'URA3 dans des souches de levure.

Ce document pris isolément ne suggère donc ni l'insertion additionnelle du plasmide 2µ de levure dans l'ADN d'un plasmide hybride construit à partir d'un plasmide bactérien et d'un segment d'ADN renfermant le gène URA3+ de levure, ni l'utilisation d'un tel plasmide composite dans la transformation des levures.

Comme, d'autre part, le document (a) ne concerne que la transformation des levures dans le but de leur conférer le phénotype Leu+, l'homme du métier n'avait aucune raison d'envisager la substitution du gène LEU2+ par le gène URA3+ utilisé dans le document (c) et a fortiori encore moins de supposer qu'une telle modification puisse conduire à un avantage quelconque par rapport à la construction plasmidique connue.

7.3. Le document (f) constitue un état de la technique déjà très éloigné puisqu'il concerne une étude de clonage permettant de démontrer l'intégration stable d'ADN étranger dans le génome d'une levure transformée à l'aide de vecteurs d'intégration hybrides. Une des conclusions de cette étude est toutefois que l'utilisation d'un plasmide hybride comportant l'ADN du plasmide 2µ de levure permet de cloner le gène de levure HIS3+ et de rendre prototrophe une souche auxotrophe pour l'histidine (his3-) sans que la transmission de ce gène dépende des chromosomes. Cependant, en pareil cas, la présence de l'ADN du plasmid 2µ de levure rend les transformants extrêmement instables (environ 40 % des cellules végétatives conduisent à des clones His- par ségrégation) (voir page 40, dernier alinéa à page 41, 2ème ligne).

Compte tenu de cette faible stabilité des souches transformées, l'homme du métier n'avait aucune raison de penser que des vecteurs dérivés du plasmide 2µ comportant un autre gène de levure (URA3+ au lieu de HIS3+) puissent conduire à des transformants stables au point de vue génétique sans que le gène cloné soit obligatoirement intégré dans les chromosomes.

Or, l'Intimée a souligné à maintes reprises qu'elle a trouvé que l'utilisation d'un plasmide hybride comportant entre autres le plasmide 2µ en combinaison avec le gène URA3+ a permis d'obtenir des plasmides d'expression stables conduisant à une amplification des propriétés transférées par de tels plasmides hybrides, ce qui est d'ailleurs largement confirmé par les résultats obtenus avec les transformant décrites dans le brevet contesté.

Comme la Requérante n'a fourni aucun élément de preuve du contraire, la Chambre ne peut que conclure en définitive que ces avantages existent en réalité et que les documents de l'état de la technique considérés seuls ou en combinaison, ne permettent pas de prévoir un avantage quelconque dans la transformation d'une souche de Saccharomyces cerevisiae par un plasmide composite dérivé du plasmide 2µ en combinaison avec le gène URA3+.

7.4. La Requérante, sans tenir compte des avantages réellement obtenus par le brevet contesté, n'a cessé de soutenir que la modification en cause n'implique aucune activité inventive puisque l'homme du métier n'avait qu'à remplacer dans un plasmide hybride connu le gène marqueur (p.ex. LEU2+ ou HIS3+) par un autre gène marqueur connu, en l'occurence le gène URA3+. Or, selon une décision des chambres de recours, l'appréciation de l'activité inventive ne peut être ramenée à la question de savoir si l'homme du métier aurait pu effectuer une certaine modification. La question correcte à poser dans un cas pareil est de savoir s'il l'aurait effectuée parce qu'il en escomptait un certain résultat, par exemple un avantage quelconque (voir T 2/83, "Comprimé de siméthicone", J.O. OEB 1984, p. 265). Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne peut toutefois répondre à cette question que l'homme du métier n'avait manifestement aucune raison de penser que la transformation d'une levure par un plasmide hybride comportant l'ADN d'un plasmide bactérien et l'ADN du plasmide 2µ de levure et dans lequel le gène marqueur avait été remplacé par le gène URA3+ puisse conduire à un outil amélioré dans le domaine de la transformation des levures.

7.5. Pour les motifs indiqués, l'homme du métier ne peut tirer de l'état de la technique considéré aucune connaissance lui permettant de parvenir de manière évidente à la solution revendiquée.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

Les revendications dépendantes 2 à 6 concernent des modes particuliers de réalisation de l'invention et sont, de ce fait, également admissibles.