G 0001/16 (Disclaimer III) of 18.12.2017

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2017:G000116.20171218
Date de la décision : 18 Décembre 2017
Numéro de l'affaire : G 0001/16
Décision de saisin : T 0437/14
Numéro de la demande : 08003327.7
Classe de la CIB : H01L 51/30
C09K 11/06
H05B 33/14
Langue de la procédure : EN
Distribution : A
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Versions : OJ
Titre de la demande : -
Nom du demandeur : The Trustees of Princeton University
The University of Southern California
Nom de l'opposant : Merck Patent GmbH
BASF SE
Chambre : EBA
Sommaire : Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE , le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03 .
L'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention Art 52
European Patent Convention Art 53
European Patent Convention Art 53(c)
European Patent Convention Art 54
European Patent Convention Art 54(2)
European Patent Convention Art 54(3)
European Patent Convention Art 54(4)
European Patent Convention Art 56
European Patent Convention Art 57
European Patent Convention Art 69(1)
European Patent Convention Art 84
European Patent Convention Art 87
European Patent Convention Art 100(a)
European Patent Convention Art 100(b)
European Patent Convention Art 100(c)
European Patent Convention Art 112(1)
European Patent Convention Art 112(1)(a)
European Patent Convention Art 123(1)
European Patent Convention Art 123(2)
European Patent Convention R 115(2)
European Patent Convention 1973 Art 52(4)
European Patent Convention 1973 Art 54(3)
European Patent Convention 1973 Art 54(4)
Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal Art 9
Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal Art 10
Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal Art 13
Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal Art 14(2)
Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal Art 14(4)
VCLT : Arts 31(1), 32
Loi suisse sur les brevets (Bundesgesetz über die Erfindungspatente) du 25 juin 1954 (2017) : Art 24(1)(c)
Decision of national courts cited
Germany
Bundesgerichtshof X ZR 75/08, X ZR 54/09, X ZR 161/12, X ZR 5/16, Xa ZB 14/09
Bundespatentgericht 3 Ni 19/13, 7 Ni 41/14, 14 W (pat) 30/13, 20 W (pat) 314/03, 19 W (pat) 5/08, BlPMZ 1989, 53, BPatG, BPatGE 42, 57, BPatG, BPatGE 45, 80
United Kingdom
Court of Appeal of England and Wales: LG Philips LCD Co Ltd v Tatung (UK) Ltd & Ors [2006] EWCA Civ 1774, Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH [2009] EWCA Civ 252, Sudarshan Chemical Industries Ltd v Clariant Produkte (Deutschland) GmbH [2013] EWCA Civ 919
Patents Court: Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices ULC [2008] EWHC 800 (Pat), Ratiopharm GmbH v Napp Pharmaceutical Holdings Ltd [2008] EWHC 3070 (Pat), Nicocigs Ltd v Fontem Holdings 1 BV [2016] EWHC 2161 (Pat)
France
Tribunal de Grande Instance de Paris: 9/56031, 9/12706, 10/05718, 14/15459
Cour d’Appel de Paris: 12/07203, 12/23743
The Netherlands
Rechtbank Den Haag: IEPT20050715, ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, IEPT20060808, BIE 2010 nr. 37, IER 2020 nr. 59, IEPT20120220, IEPT20130605
Rechtbank Utrecht: IER 2013/9
Switzerland
Bundespatentgericht: O2012 30
Bundesgericht: 4a 541 / 2013
Mot-clé : Admissibilité des disclaimers non divulgués
Applicabilité aux disclaimers non divulgués du critère de divulgation de la norme de référence tel que défini dans la décision G 2/10 – non
Applicabilité des critères définis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 – oui
Rédaction des disclaimers non divulgués – aucune contribution technique ne peut être apportée à l'objet revendiqué de la demande telle que déposée
Exergue :

-

Décisions citées :
G 0003/89
G 0011/91
G 0001/93
G 0002/98
G 0001/03
G 0002/03
G 0001/07
G 0002/10
G 0001/15
T 0004/80
T 0080/85
T 0313/86
T 0433/86
T 0155/87
T 0170/87
T 0296/87
T 0003/89
T 0012/90
T 0124/90
T 0172/90
T 0857/91
T 0434/92
T 0436/92
T 0597/92
T 0653/92
T 0710/92
T 0448/93
T 1050/93
T 0098/94
T 0426/94
T 0673/94
T 0917/94
T 0982/94
T 0645/95
T 0915/95
T 0596/96
T 0608/96
T 0863/96
T 0871/96
T 0893/96
T 0013/97
T 0308/97
T 0323/97
T 1071/97
T 1125/97
T 0318/98
T 0339/98
T 0351/98
T 0043/99
T 0201/99
T 0451/99
T 0507/99
T 0525/99
T 1049/99
T 1050/99
T 1086/99
T 0285/00
T 0500/00
T 0664/00
T 0747/00
T 1102/00
T 0010/01
T 0014/01
T 0134/01
T 0584/01
T 1146/01
T 0067/02
T 0161/02
T 0506/02
T 0217/03
T 0285/03
T 0788/05
T 1559/05
T 0286/06
T 1107/06
T 0008/07
T 1068/07
T 1695/07
T 0761/08
T 0923/08
T 1049/08
T 1870/08
T 2018/08
T 0477/09
T 0678/09
T 0748/09
T 1045/09
T 1176/09
T 1487/09
T 1843/09
T 2102/09
T 0447/10
T 1836/10
T 2464/10
T 0074/11
T 2130/11
T 0336/12
T 0632/12
T 1297/12
T 0850/13
T 1441/13
T 1808/13
T 2502/13
T 0075/14
T 0287/14
T 1224/14
T 1872/14
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 0767/12
T 2030/13
T 0437/14
T 0660/14
T 1218/14
T 1662/14
T 2000/14
T 1354/15
T 1438/17
T 2381/17

Table des matières

Exposé des faits et conclusions

Brevet en litige

Procédure de recours

Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre

Arguments généralement en faveur de l'application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse affirmative à la question 1

Arguments généralement en faveur de la non-application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 1

Arguments préconisant de considérer la décision G 1/03 comme ayant été annulée par la décision G 2/10 ou d'annuler désormais la décision G 1/03 – réponse affirmative à la question 2

Arguments suggérant que les exceptions définies dans la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 2

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sous une forme modifiée – réponse affirmative à la question 3

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sans modification – réponse négative à la question 3

Autres arguments

Réponses proposées par les parties et par l'Office aux questions soumises à la lumière de la notification de la Grande Chambre

Motifs

Recevabilité de la saisine

Considérations préliminaires sur des aspects de fond des questions soumises

Décisions G 1/03 et G 2/10

Disclaimer – définition

Norme de référence – définition

Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques concernant les disclaimers

Jurisprudence nationale relative aux disclaimers

Interprétation de l'article 123(2) CBE

Différents types de disclaimers non divulgués

Critères d'évaluation des disclaimers non divulgués

Réponses aux questions soumises

Observations finales

Dispositif

Exposé des faits et conclusions

Questions soumises

I. Par la décision intermédiaire T 437/14, en date du 17 octobre 2016 (JO OEB 2017, A50CiteNPLDOCS, ci-après dénommée la "décision de saisine"), la chambre de recours technique 3.3.09 (ci-après dénommée la "chambre à l'origine de la saisine") a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours (ci-après dénommée la "Grande Chambre") pour décision :

1. Le critère énoncé dans la décision G 2/10 aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE , autrement dit aux fins d'établir si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit-il également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, la décision G 1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définies au point 2.1 de sa réponse ?

3. S'il est répondu par la négative à la deuxième question, autrement dit si les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués qui sont définies dans la réponse 2.1 de la décision G 1/03 s'appliquent en plus du critère énoncé dans la décision G 2/10 , ce critère peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

Brevet en litige

II. Le brevet européen no 1 933 395 se fonde sur la demande de brevet européen no 08003327, déposée comme demande divisionnaire de la demande de brevet européen no 00980863, qui revendiquait la priorité du brevet US 452346. Il a fait l'objet d'une opposition s'appuyant sur les motifs prévus à l'article 100a), b) et c) CBE. La revendication 1 du brevet tel que délivré est formulée comme suit :

"Composé organométallique phosphorescent de formule L2IrX, où L et X sont des ligands bidentés non équivalents, X est un ligand bidenté mono-anionique ; et les ligands L sont des ligands bidentés mono-anioniques coordonnés chacun à Ir (iridium) par l'intermédiaire d'un carbone hybridé sp2 et d'un hétéroatome."

Procédure de recours

III. Pendant la procédure de recours, les titulaires du brevet ont présenté, entre autres, une (nouvelle) requête principale en maintien du brevet sous une forme modifiée. La revendication 1 de cette requête est formulée comme suit :

"Composé organométallique phosphorescent de formule L2IrX, où L et X sont des ligands bidentés non équivalents, X est un ligand bidenté mono-anionique ; et les ligands L sont des ligands bidentés mono-anioniques coordonnés chacun à Ir (iridium) par l'intermédiaire d'un carbone hybridé sp2 et d'un hétéroatome ; à l'exclusion des composés répondant à la formule

FORMULA/TABLE/GRAPHIC

où le ligand FORMULA/TABLE/GRAPHIC est un résidu acide ?-aminé choisi parmi la glycine, la L-alanine, la L-valine, la D-leucine, la L-proline, la L-phénylalanine, et excluant le composé suivant :

FORMULA/TABLE/GRAPHIC."

Les deux disclaimers ont été introduits dans la revendication 1 afin de rétablir la nouveauté par rapport au contenu de deux documents de l'état de la technique (D5 et D7). La conformité des disclaimers avec l'article 123(2) CBE a été contestée par les opposants sur la base des décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre (JO OEB 2004, 413 et 448 ; ci-après, sauf indication contraire, il est fait référence uniquement à la décision G 1/03, la décision G 2/03 étant identique).

IV. La Grande Chambre prend note des points suivants de la décision de saisine :

(1) Selon la chambre à l'origine de la saisine, les disclaimers figurant dans la revendication 1 de la requête principale sont "non divulgués" et leur conformité avec l'article 123(2) CBE dépend de l'applicabilité des principes – en combinaison, en partie ou sous une forme modifiée – établis dans les décisions de la Grande Chambre G 1/03 et G 2/10 (JO OEB 2012, 376).

(2) Seules les questions soumises et les réponses données dans la décision G 1/03 concernent les disclaimers non divulgués, tandis que la question soumise et les réponses données dans la décision G 2/10 portent sur les disclaimers divulgués. Cependant, de nombreux passages de la décision G 2/10 suggèrent d'appliquer le critère de divulgation de la norme de référence pour évaluer si une modification, y compris sous forme de disclaimers non divulgués, est conforme à l'article 123(2) CBE.

(3) La chambre à l'origine de la saisine a ainsi déduit que la norme de référence était le seul critère à appliquer dans cette évaluation. Si cette conclusion était suivie, elle ne laisserait aucune place aux exceptions définies dans la décision G 1/03, car dans ce cas, pour les disclaimers non divulgués, le critère pertinent consisterait également à déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté, dans la demande telle que déposée.

(4) Or, la chambre à l'origine de la saisine a également noté que la décision G 2/10 n'écartait, ni n'annulait explicitement la décision G 1/03 s'agissant des conditions spécifiques dans lesquelles un disclaimer non divulgué serait admissible.

(5) D'après la chambre à l'origine de la saisine, cette question de savoir si la norme de référence s'applique non seulement aux disclaimers divulgués, comme l'a énoncé la décision G 2/10, mais également aux disclaimers non divulgués, soulève des questions de droit revêtant une importance fondamentale. La chambre à l'origine de la saisine n'est pas parvenue à dégager une approche uniforme dans la jurisprudence postérieure à la décision G 2/10 concernant la question de savoir si la norme de référence devait être appliquée lors de l'évaluation de l'admissibilité de disclaimers non divulgués au titre de l'article 123(2) CBE, ni, le cas échéant, la manière exacte dont il convenait d'appliquer cette norme.

(6) La chambre à l'origine de la saisine a fait en outre observer que si la norme de référence était applicable, un disclaimer non divulgué ne serait pas, dans la plupart des cas, admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

(7) S'agissant de la pertinence des questions soumises pour statuer sur le recours, la chambre à l'origine de la saisine a estimé que les principales questions avaient toutes été tranchées au bénéfice du titulaire du brevet et que seule cette question secondaire restait ouverte. Par conséquent, l'issue de l'affaire dépend des réponses que la Grande Chambre apportera aux questions soumises, et ce pour les raisons suivantes :

a) Si la norme de référence de la décision G 2/10 ne devait pas du tout être appliquée, les exceptions aux exigences de l'article 123(2) CBE énoncées dans la décision G 1/03 seraient alors applicables et considérées comme ayant été remplies par la revendication 1 de la nouvelle requête principale en instance, de sorte que la modification introduite dans la revendication par les deux disclaimers serait conforme à l'article 123(2) CBE.

b) Si la norme de référence de la décision G 2/10 était appliquée au sens strict, la modification introduite dans la revendication 1 par les deux disclaimers non divulgués ne serait pas conforme à l'article 123(2) CBE.

c) Si la norme de référence de la décision G 2/10 était appliquée sous une forme modifiée, comme dans les décisions T 2018/08, T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09 et T 1872/14, les deux disclaimers pourraient être considérés comme admissibles, étant donné qu'ils ne réduisent que légèrement la généricité des composés couverts par la revendication 1.

Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre

V. La Grande Chambre a invité toutes les parties à la procédure de recours ainsi que le Président de l'Office (ci-après dénommé l'"Office") à présenter leurs observations écrites sur les questions de droit qui lui ont été soumises.

Des observations ont été présentées par les requérants/titulaires du brevet (ci-après dénommés les "titulaires du brevet") et le requérant/opposant 01 (ci-après dénommé l'"opposant 01"), ainsi que par le Président de l'Office conformément à l'article 9 RPGCR. L'opposant 03 n'a présenté aucun moyen et a retiré son recours. Il reste toutefois partie à la procédure de recours et donc partie à la procédure devant la Grande Chambre.

VI. Par une communication publiée au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 2016, A96), la Grande Chambre a donné aux tiers la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 RPGCR et a reçu onze observations de tiers ("amicus curiae briefs") :

(1) K.H. Rhodes, IPO – Intellectual Property Owners Association ;

(2) G. Kiesel, CNCPI – Conseils en Propriété Industrielle ;

(3) B. Carion-Travarelle, ASPI – Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie ;

(4) R. Pistolesi, FICPI – Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle ;

(5) M. Grammel, Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbH ;

(6) L. Davies, CIPA – The Chartered Institute of Patent Attorneys ;

(7) C.P. Mercer ;

(8) A. Tangena, epi – Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, et F. Leyder, epi ;

(9) R. Jorritsma ;

(10) D.X. Thomas ;

(11) Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI.

VII. La procédure orale s'est tenue devant la Grande Chambre le 16 octobre 2017 en présence des titulaires du brevet et de l'opposant 01, ainsi que de représentants de l'Office. L'opposant 03 n'a pas assisté à la procédure orale. La procédure s'est poursuivie en l'absence de cette partie conformément à l'article 14(4) RPGCR et à la règle 115(2) CBE.

VIII. En vue de la préparation de la procédure orale, la Grande Chambre a émis, le 16 août 2017, une notification au titre des articles 13 et 14(2) RPGCR. Cette notification visait à attirer l'attention des parties sur certains points de droit potentiellement importants concernant les questions soumises et à leur offrir la possibilité de prendre position à ce sujet. La Grande Chambre a indiqué en particulier que l'on pouvait envisager plusieurs approches pour déterminer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Ces différentes options ont été présentées sous la forme de scénarios numérotés de 1 à 5, avec quelques sous-groupes (point 4.7 de la notification).

Les titulaires du brevet et l'opposant 01 ont répondu à la notification de la Grande Chambre par une deuxième série de moyens écrits. Lors de la procédure orale, ces parties et l'Office ont présenté oralement leurs arguments.

IX. À la fin de la procédure orale, le Président de la Grande Chambre a annoncé que celle-ci rendrait sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Arguments généralement en faveur de l'application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse affirmative à la question 1

X. L'opposant 01, l'Office et certains tiers ont préconisé d'appliquer la norme de référence aux disclaimers non divulgués quels qu'ils soient de la même manière qu'elle s'applique aux disclaimers divulgués.

Le critère de divulgation fondé sur la norme de référence est le critère généralement reconnu pour déterminer si la modification d'une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE. Ce critère constitue un concept uniforme de divulgation au regard des articles 54, 56 et 123(2) CBE.

La décision G 1/03 n'a pas défini d'exceptions à ce critère et tel n'était pas son objectif. Elle entendait plutôt limiter (encore) la portée des disclaimers non divulgués en considérant de tels disclaimers sous l'angle de leur recevabilité. Une fois leur recevabilité établie, leur admissibilité devait être appréciée à l'aune de la norme de référence.

Étant donné que, dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre n'a trouvé aucun élément qui justifie de ne pas appliquer la norme de référence aux disclaimers non divulgués, il convient d'appliquer celle-ci comme critère supplémentaire pour déterminer si la modification d'une revendication, y compris les disclaimers non divulgués, est conforme à l'article 123(2) CBE.

Une autre contribution expose une approche plus nuancée qui préconise de ne pas appliquer la norme de référence sans distinction à tous les disclaimers non divulgués remplissant les critères définis dans la décision G 1/03. La norme ne devrait pas être appliquée aux disclaimers non divulgués destinés à rétablir la nouveauté au regard de l'article 54(3) CBE ou par rapport à une antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE. Elle devrait en revanche être appliquée aux disclaimers non divulgués visant à exclure un objet pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE. Ce dernier type de disclaimer est similaire aux disclaimers divulgués visés dans la décision G 2/10.

L'opposant 01 a fait valoir que la décision G 1/03 ne s'écartait pas de la norme de référence, mais qu'elle la développait. La norme de référence devait donc être appliquée en plus des critères mentionnés au point 2.1 de la réponse donnée dans la décision G 1/03, et il convenait d'adopter une approche restrictive, en particulier en ce qui concerne le critère d'antériorisation fortuite. Au moment d'appliquer la norme de référence à un disclaimer non divulgué, il était essentiel de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée, si l'enseignement technique initial avait été modifié par ce disclaimer, et si l'introduction de caractéristiques négatives, plutôt que positives, avait conféré un avantage injustifié au demandeur ou au titulaire du brevet.

Arguments généralement en faveur de la non-application de la norme de référence aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 1

XI. La majorité des contributions a préconisé de ne pas appliquer aux disclaimers non divulgués la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10. Il s'agit là du point de vue adopté par les titulaires du brevet et par un certain nombre de tiers.

Les principaux arguments peuvent être résumés comme suit :

La norme de référence (initiale) pertinente pour évaluer si une modification est conforme à l'article 123(2) CBE a été définie par la Grande Chambre dans l'avis G 3/89 (JO OEB 1993, 117) et la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 125). Les "orientations" fournies dans les décisions G 1/93 (JO OEB 1994, 541), G 1/03 et G 2/10 doivent être utilisées uniquement dans des circonstances appropriées pour aider à déterminer si la norme de référence au sens de l'avis G 3/89 et de la décision G 11/91 a été appliquée correctement. Les titulaires du brevet ont estimé que cette norme servait de critère de divulgation général et n'était pas appropriée pour apprécier l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué. Les types de disclaimer visés dans les décisions G 1/03 et G 2/10 étaient, dans un cas, complètement différents et, dans l'autre, s'excluaient mutuellement.

Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre, tenant compte de la norme de référence ainsi que de l'objet et de la finalité de l'article 123(2) CBE, a admis, pour des raisons juridiques, une exception spécifique et restreinte aux exigences de l'article 123(2) CBE dans le cas d'un disclaimer non divulgué qui n'apportait pas de contribution à l'enseignement technique de l'objet revendiqué. Elle a indiqué qu'un disclaimer non divulgué ne satisfaisait pas aux exigences en matière de divulgation prévues à l'article 123(2) CBE, car il était par définition dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée. Une fois que les critères de la décision G 1/03 étaient remplis, un disclaimer non divulgué était juridiquement réputé conforme en soi à l'article 123(2) CBE. Étant donné qu'un tel disclaimer était introduit uniquement pour des raisons juridiques non techniques et qu'il n'avait aucun effet sur les informations techniques figurant dans la demande telle que déposée, il n'était pas nécessaire d'appliquer d'autres critères aux fins d'interprétation de l'objet restant dans la revendication après la modification apportée par ce disclaimer.

Cependant, les autres disclaimers non divulgués, c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les critères spécifiques exceptionnels énoncés dans la décision G 1/03 (par exemple, parce qu'ils ont été introduits pour remédier à un problème d'activité inventive ou de suffisance de l'exposé), devaient satisfaire aux exigences générales en matière de divulgation prévues à l'article 123(2) CBE et n'étaient par conséquent pas admissibles, pour défaut de conformité avec l'article 123(2) CBE.

Autrement dit, alors que le critère général de divulgation ne constituait pas une base solide pour évaluer l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué, la décision G 1/03 fournissait un ensemble complet de critères pour cette évaluation, le point 2.1 du dispositif indiquant les critères "primaires" et les points 2.2 à 2.4 les critères "secondaires". Une fois l'ensemble de ces critères remplis, les exigences prévues à l'article 123(2) CBE étaient réputées respectées à la fois pour le disclaimer non divulgué et pour l'objet restant dans la revendication, et il n'était donc pas nécessaire d'appliquer un critère supplémentaire.

La décision G 2/10 a confirmé l'application de la norme de référence à la fois pour les disclaimers divulgués et pour les disclaimers non divulgués qui ne sont pas admissibles selon les critères de la décision G 1/03. Cependant, dans la décision G 2/10, la Grande Chambre n'est pas allée jusqu'à déclarer que la norme de référence s'appliquait également aux disclaimers non divulgués qui remplissent les critères de la décision G 1/03.

Étant donné que les décisions G 1/03 et G 2/10 portaient sur des situations mutuellement exclusives pour des types de disclaimer qui s'excluaient mutuellement, il convenait de répondre à la première question par la négative.

Hormis leurs arguments relatifs à la différence conceptuelle entre les disclaimers non divulgués et les disclaimers divulgués, les titulaires du brevet, faisant référence aux points 3 et 4.4 des motifs de la décision G 2/10, ont même estimé que cette décision avait confirmé que la conformité des disclaimers non divulgués avec l'article 123(2) CBE devait être évaluée uniquement à l'aune des critères de la décision G 1/03. Il pouvait en être déduit qu'un disclaimer non divulgué remplissant les critères de la décision G 1/03 pouvait donc également être considéré comme pleinement conforme à l'article 123(2) CBE, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un critère supplémentaire.

Arguments préconisant de considérer la décision G 1/03 comme ayant été annulée par la décision G 2/10 ou d'annuler désormais la décision G 1/03 – réponse affirmative à la question 2

XII. Dans aucune contribution, il n'a été avancé que, par la décision G 2/10, la Grande Chambre avait annulé la décision G 1/03 ou les critères qui y avaient été définis concernant l'admissibilité des disclaimers non divulgués, ou qu'il convenait désormais d'annuler formellement la décision G 1/03.

Arguments suggérant que les exceptions définies dans la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués – réponse négative à la question 2

XIII. Dans les observations présentées, il a été proposé de façon unanime qu'il soit répondu à la question 2 par la négative. Les contributions suggérant que les critères de la décision G 1/03 continuent de s'appliquer aux disclaimers non divulgués variaient toutefois les unes par rapport aux autres. Dans certaines d'entre elles, il a été mis en avant que ces critères devaient être appliqués aux disclaimers non divulgués en plus de la norme de référence (point XIII.1 ci-dessous). D'autres ont préconisé d'appliquer uniquement les critères de la décision G 1/03 (point XIII.2 ci-dessous).

XIII.1 L'opposant 01, l'Office et certains tiers, qui ont tous proposé qu'il soit répondu à la question 1 par l'affirmative, ont fait valoir que les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués, définies dans la décision G 1/03, n'avaient pas été par le passé – et ne devraient pas être à présent – écartées par la Grande Chambre, mais que cette dernière devrait plutôt les combiner avec la norme de référence de la décision G 2/10. Ainsi, il conviendrait d'appliquer d'abord les critères exposés dans la décision G 1/03, puis, pour les disclaimers non divulgués satisfaisant aux exigences de cette décision, la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10.

Toutefois, il a également été avancé qu'il fallait procéder ainsi uniquement pour les affaires dans lesquelles le disclaimer non divulgué excluait l'objet pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE. Pour les disclaimers non divulgués, introduits pour rétablir la nouveauté par rapport à une demande antérieure au regard de l'article 54(3) CBE ou par rapport à une antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE, seuls les critères de la décision G 1/03 devaient être pris en considération. Aucun disclaimer non divulgué relevant de ces deux dernières catégories ne serait sinon admissible.

L'opposant 01 a plaidé en faveur d'une application stricte des critères énoncés dans la décision G 1/03 et, ainsi, en faveur d'une approche restrictive en ce qui concerne l'admission de disclaimers non divulgués, en particulier au regard de l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE.

XIII.2 Même s'il n'était pas nécessaire de répondre à la question 2, les parties en faveur de la non-application de la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10 aux disclaimers non divulgués (titulaires du brevet et plusieurs tiers) ont fait valoir que, indépendamment de leur point de vue selon lequel il fallait répondre par la négative à la question 1, il convenait également de répondre par la négative à la question 2.

En admettant des disclaimers non divulgués dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre ne s'est pas écartée de la norme de référence telle qu'établie dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413) ; elle n'a fait que suivre une approche différente pour les cas exceptionnels. Il peut en être déduit qu'il n'est pas nécessaire de modifier la norme de référence visée dans la décision G 2/10. Que ce soit sous une forme modifiée ou non, cette norme n'est tout simplement pas applicable aux disclaimers non divulgués tombant sous le coup des exceptions prévues dans la décision G 1/03.

Cependant, un certain nombre de tiers ont estimé que la décision G 1/03 était conforme à la norme de référence (initiale) que la Grande Chambre avait définie dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91. La décision G 1/03 fournissait des orientations utiles quant à la manière d'appliquer cette norme de référence dans des circonstances particulières. Dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre n'avait pas annulé la décision G 1/03 ; si tel avait été son souhait, cela aurait été – et aurait dû être – énoncé de manière explicite.

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sous une forme modifiée – réponse affirmative à la question 3

XIV. Indépendamment de la question de savoir s'il convient de répondre à la question 1 par la négative (point XI ci-dessus et point XIV.1 ci-dessous) ou par l'affirmative (point IX ci-dessus et point XIV.2 ci-dessous), il y a lieu, selon certaines contributions, d'appliquer la norme de référence sous une forme modifiée.

XIV.1 Bien que suggérant de répondre à la question 1 par la négative, les titulaires du brevet et plusieurs tiers ont proposé que si jamais la question 3 était prise en considération, il convenait d'y répondre par l'affirmative.

En ce qui concerne l'objet restant dans une revendication après l'introduction d'un disclaimer, les titulaires du brevet ont fait valoir qu'il importait peu de savoir si le disclaimer était divulgué ou non. Le "statut ou la qualité juridique" de l'objet exclu par le disclaimer, qu'il soit tiré de la demande telle que déposée elle-même (comme dans l'affaire G 2/10) ou de l'état de la technique (comme dans l'affaire G 1/03), devenait toutefois déterminant pour l'application du critère de l'objet restant énoncé dans la décision G 2/10 à une revendication comportant un disclaimer non divulgué. C'est ce qu'illustrait l'exemple de l'introduction d'un même disclaimer dans deux revendications identiques. Le résultat était différent selon que le disclaimer était divulgué ou non. Lorsque, avant l'introduction d'un disclaimer divulgué, l'objet de la revendication était divulgué initialement au sens de l'article 123(2) CBE, il restait divulgué après l'introduction du disclaimer. Toutefois, dans le cas d'un disclaimer non divulgué introduit dans la revendication, l'objet divulgué initialement tel que modifié contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE, car ce qui restait de l'objet après modification par le disclaimer n'avait jamais été divulgué. Étant donné que la nature juridique du disclaimer lui-même – qu'il soit divulgué ou non – ne devrait pas avoir d'incidence sur l'objet restant après la modification, il était quand même nécessaire de modifier le critère de l'objet restant énoncé dans la décision G 2/10, et ce de manière à ce que les revendications contenant un disclaimer non divulgué admissible selon les critères de la décision G 1/03 soient traitées, par le biais d'une fiction juridique, de la même manière que les revendications contenant un disclaimer divulgué.

Un tiers s'est déclaré favorable à ce que la norme de référence soit modifiée afin de tenir compte de la question de savoir si des informations techniques nouvelles ou un enseignement technique nouveau pouvaient être déduits d'une revendication modifiée par un disclaimer non divulgué. Il a estimé que cette question devait être examinée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des aspects techniques, de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu, ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée. Ainsi, l'exclusion de modes de réalisation individuels d'un groupe générique, comme l'exclusion par disclaimer de composés individuels ou d'un petit groupe de composés individuels d'un groupement générique de type Markush, par exemple, ne conduisait pas à de nouvelles informations techniques.

Il a également été avancé que la norme de référence définie dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 devait être considérée comme respectée si l'objet restant après l'introduction d'un disclaimer non divulgué ou d'un disclaimer divulgué ne fournissait pas de nouvelles informations techniques ou un nouvel enseignement technique.

XIV.2 Bien que favorable à une réponse affirmative à la question 1, l'opposant 01 a estimé qu'il convenait de modifier la norme de référence, ou plutôt de l'appliquer au cas par cas, de manière à éviter une exclusion "automatique" des disclaimers non divulgués pour non-conformité avec l'article 123(2) CBE au sens strict.

Arguments en faveur de l'application de la norme de référence sans modification – réponse négative à la question 3

XV. Indépendamment du point de savoir s'il y a lieu de répondre à la question 1 par l'affirmative (point X ci-dessus) ou par la négative (point XI ci-dessous), il a été avancé dans certaines contributions que la norme de référence devait être appliquée sans modification.

XV.1 Développant leur argument selon lequel la norme de référence de la décision G 2/10 devrait également être appliquée aux disclaimers non divulgués, l'Office et plusieurs tiers ont estimé qu'il convenait de le faire de la même manière que pour les disclaimers divulgués. La décision G 2/10 doit être interprétée comme signifiant que la Grande Chambre a refusé toute modification de la norme de référence. Toute modification de la norme de référence pour les disclaimers non divulgués pourrait compromettre l'exigence de concept de divulgation uniforme selon l'article 123(2) CBE. Cette position a également été confirmée par la Grande Chambre dans la décision G 1/15 (JO 2015, A82). Une modification de la norme dans un domaine aurait des conséquences (négatives) dans les autres domaines. La norme de référence définie dans la décision G 2/10 n'avait pas besoin d'être modifiée. Un disclaimer excluant un certain objet d'une revendication était conforme à cette norme (et à l'article 123(2) CBE), à condition de satisfaire à tous les critères de la décision G 1/03. Il en allait ainsi indépendamment de la question de savoir si un objet exclu et l'objet restant étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

Il a toutefois été avancé qu'une distinction devait être établie entre les disclaimers qui apportent une contribution technique et ceux qui n'en apportent aucune. Pour ces derniers, l'analogie avec la pomme peut être utilisée, le disclaimer consistant à retirer la queue de la pomme. Ce disclaimer peut ne pas être divulgué, à savoir lorsque la queue en tant que telle n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée et que la pomme dépourvue de sa queue ne l'est pas non plus. La pomme sans sa queue n'en reste pas moins la même pomme.

XV.2 Quelques tiers ont fait observer qu'étant donné que la norme de référence de la décision G 2/10 n'était pas applicable aux disclaimers non divulgués en tant que tels, il n'était pas nécessaire de la modifier.

Il a également été avancé un argument similaire, mais limité aux types spécifiques de disclaimers non divulgués définis dans la décision G 1/03, à savoir que les exceptions énoncées dans la décision G 1/03 étaient applicables uniquement aux disclaimers non divulgués remplissant les critères spécifiques définis dans cette décision, la norme de référence de la décision G 2/10 étant ainsi applicable à tous les autres disclaimers, qu'ils soient divulgués ou non.

Autres arguments

XVI. L'Office a contesté la recevabilité de la saisine, estimant que la Grande Chambre avait déjà répondu, dans les décisions G 1/03 et G 2/10, à toutes les questions soumises, à savoir par l'affirmative à la question 1 et par la négative aux questions 2 et 3.

XVII. L'opposant 01 a fait valoir que, si jamais plusieurs disclaimers devaient être admis dans une revendication, ils ne devaient pas l'être pour rétablir la nouveauté par rapport à plus d'une antériorité fortuite, car l'objet de la revendication pouvait être délimité plutôt par l'ajout de caractéristiques positives.

Réponses proposées par les parties et par l'Office aux questions soumises à la lumière de la notification de la Grande Chambre

XVIII. Les parties à la procédure de recours et l'Office ont chacun retenu comme ayant leur préférence l'une des approches décrites au point 4.7 de la notification de la Grande Chambre en date du 16 août 2017 et suggéré des réponses aux questions soumises correspondant à l'approche en question :

XVIII.1 Les titulaires du brevet ont choisi une approche (approche 1) selon laquelle l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué devait être évaluée uniquement d'après les critères de la décision G 1/03. Une fois ces exigences remplies, le disclaimer non divulgué était considéré comme admissible au regard de l'article 123(2) CBE, sans préjudice des autres exigences de la CBE. Il n'y avait pas lieu de satisfaire à des conditions supplémentaires autres que les critères de la décision G 1/03, et en particulier d'appliquer une norme de référence.

Les titulaires du brevet ont ainsi suggéré qu'il soit répondu par la négative à la question 1, et qu'il n'était donc pas nécessaire de répondre aux autres questions.

XVIII.2 L'opposant 01 a indiqué sa préférence pour une approche (approche 4c) selon laquelle les disclaimers non divulgués devaient être examinés d'après la norme de référence définie dans la décision G 2/10, en plus des critères de la décision G 1/03. Cependant, lors de l'application de la norme de référence, l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué devait être évaluée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des aspects techniques, de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

L'opposant 01 a donc proposé qu'il soit répondu aux questions soumises de la manière suivante : par l'affirmative à la question 1, par la négative à la question 2, et par l'affirmative ou la négative à la question 3, selon qu'il convient ou non d'appliquer la norme de référence définie dans la décision G 2/10 d'une manière qui admet, en principe, la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué sans modification supplémentaire de cette norme.

XVIII.3 L'Office a indiqué sa préférence pour une approche (approche 3a/b) dans laquelle les critères restrictifs de la décision G 1/03 étaient pertinents pour la recevabilité d'un disclaimer non divulgué. La norme de référence de la décision G 2/10 devait ensuite être appliquée pour apprécier si un tel disclaimer non divulgué jugé recevable pouvait être admis.

L'Office a préconisé de répondre par l'affirmative à la question 1 et par la négative aux questions 2 et 3.

Motifs

Recevabilité de la saisine

1. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

2. L'Office considère la présente saisine irrecevable, car, selon lui, la Grande Chambre a déjà répondu aux questions soumises dans les décisions antérieures G 1/03 et G 2/10 (cf. point XVI ci-dessus).

3. Dans la décision G 1/03, la Grande Chambre s'était penchée sur l'admissibilité de disclaimers non divulgués introduits dans une revendication. Il est vrai que le type particulier de disclaimer non divulgué dont il était alors question était similaire à celui visé dans la présente décision de saisine.

La décision G 1/03 n'avait pas explicitement abordé la question de la pertinence de la norme de référence pour les disclaimers non divulgués, telle qu'appliquée aux disclaimers divulgués par la Grande Chambre dans l'affaire G 2/10 (pour la définition de la norme de référence, cf. points 17 à 20 ci-dessous). En statuant sur les questions qui lui avaient été soumises dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre avait plutôt élaboré des critères spécifiques (supplémentaires) à appliquer pour déterminer l'admissibilité de tels disclaimers non divulgués.

L'affaire G 2/10 portait sur l'admissibilité de disclaimers divulgués au titre de l'article 123(2) CBE et, à cette occasion, la Grande Chambre avait bien examiné les questions que posait la norme de référence.

4. Les questions soumises à la Grande Chambre dans la présente affaire visent à déterminer s'il convient d'appliquer le critère élaboré dans la décision G 2/10 pour les disclaimers divulgués également aux disclaimers non divulgués et, le cas échéant, l'effet que cela pourrait avoir sur la décision G 1/03. En substance, la chambre à l'origine de la saisine cherche à clarifier la méthode et les critères qui doivent être appliqués pour évaluer l'admissibilité de la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué au regard des exigences de l'article 123(2) CBE.

5. Dans ses motifs, la chambre à l'origine de la saisine explique en détail les raisons pour lesquelles une réponse aux questions soumises est indispensable afin qu'elle statue sur les recours qu'elle doit instruire, ces questions ne pouvant pas, selon elle, être tranchées sur la base des réponses apportées par la Grande Chambre dans les affaires G 1/03 et G 2/10.

La Grande Chambre estime qu'il est nécessaire de répondre au moins à la première question afin que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer sur les recours qui lui sont soumis en utilisant le critère juridique approprié pour déterminer si l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE. De plus, les questions soumises ne sont pas pertinentes uniquement pour le présent recours. Les réponses auront une incidence également sur des affaires similaires devant les chambres de recours et les divisions d'examen et d'opposition, et permettront par conséquent d'assurer une application uniforme du droit. À cet égard, la Grande Chambre prend note de la décision de l'Office selon laquelle toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition dont l'issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre sont suspendues d'office jusqu'à ce que la Grande Chambre ait statué (JO OEB 2016, A105).

Par conséquent, les questions soumises soulèvent une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

6. Il existe, par ailleurs, une divergence de vues au sein de la jurisprudence des chambres de recours en ce qui concerne le critère qu'il convient d'appliquer aux disclaimers non divulgués, à savoir s'il y a lieu d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 et/ou la norme de référence énoncée dans la décision G 2/10.

Le fait de répondre aux questions soumises permettra donc d'assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1) CBE.

7. Par conséquent, la saisine satisfait aux exigences de l'article 112(1)a) CBE et est recevable.

Considérations préliminaires sur des aspects de fond des questions soumises

8. Les trois questions soumises ici portent sur l'applicabilité aux disclaimers non divulgués du critère général qui est utilisé pour déterminer si la modification d'une revendication satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE. Il s'agit là du critère que la Grande Chambre avait considéré, dans la décision G 2/10, comme s'appliquant aux disclaimers divulgués et qu'elle avait alors appelé "norme de référence" (ou "gold standard"). Plus particulièrement, il est demandé à la Grande Chambre de préciser si la norme de référence s'applique aux disclaimers non divulgués et, le cas échéant, de déterminer si elle s'applique seule ou en combinaison avec les critères spécifiques élaborés dans la décision G 1/03, et, enfin, au cas où cette deuxième option serait retenue, s'il convient d'appliquer la norme sous une forme modifiée.

La saisine va donc au-delà des questions tranchées dans les décisions G 1/03 et G 2/10. Par conséquent, la présente procédure au titre de l'article 112(1)a) CBE ni ne vise, ni n'autoriserait une "rectification", pas plus qu'un réexamen de l'une ou l'autre de ces décisions antérieures.

Posées en termes plus généraux, les questions soumises visent à clarifier quel(s) critère(s) il convient d'appliquer pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au regard des exigences de l'article 123(2) CBE.

9. Se fondant sur sa compréhension des questions soumises telle qu'exposée au point 8, la Grande Chambre analysera d'abord ses deux décisions antérieures G 1/03 et G 2/10, qui sont mentionnées dans les questions soumises (cf. points 10 et 11), puis présentera des définitions des termes "disclaimer" (cf. points 12 à 16) et "norme de référence" (cf. points 17 à 20), et fournira un aperçu de la jurisprudence des chambres de recours techniques (cf. points 21 à 24) et de quelques juridictions nationales d'États parties à la CBE (cf. points 25 à 30).

Ensuite, dans ce contexte, la Grande Chambre examinera quant au fond les questions de droit soumises en interprétant l'article 123(2) CBE (cf. points 31 à 36), en recensant les différents types de disclaimers non divulgués (cf. points 37 et 38), ainsi qu'en établissant et en évaluant les aspects et les critères qui sont pertinents pour évaluer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE (cf. points 39 à 48). Il sera alors répondu, sur la base de cet examen, aux questions soumises (cf. point 49), puis il sera formulé quelques observations finales (cf. points 50 à 52).

Décisions G 1/03 et G 2/10

10. G 1/03

Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre a traité des questions de droit qui lui avaient été soumises par la décision T 507/99 (JO OEB 2003, 225) concernant l'admissibilité, au titre de l'article 123(2) CBE, de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer, lorsque ni le disclaimer, ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

L'affaire parallèle G 2/03 portait sur une saisine introduite par la décision T 451/99 (JO OEB 2003, 334).

10.1 Dans l'affaire G 1/03, la Grande Chambre s'est penchée sur les questions suivantes :

1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE , l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

Dans l'affaire G 2/03, les questions (supplémentaires) suivantes ont été soumises à la Grande Chambre :

1. Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE ?

2. Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

Outre ces questions sur les disclaimers en cas de demandes interférentes et d'antériorisation fortuite, la Grande Chambre, suivant une observation formulée par l'Office, avait soulevé une troisième question concernant l'exclusion par disclaimer d'un objet exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques au regard des articles 52 à 57 CBE.

10.2 La Grande Chambre a répondu comme suit :

1. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

2. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

2.1 Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et

- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

2.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

2.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE .

2.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE .

10.3 La Grande Chambre a motivé sa décision ainsi :

(1) S'agissant de l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée, la Grande Chambre rejette l'argument selon lequel un disclaimer ne constitue pas en soi une caractéristique technique de la revendication. Au contraire, toute modification apportée à une revendication est réputée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication (supra, point 2 des motifs).

(2) La Grande Chambre confirme l'admissibilité des disclaimers non divulgués dans différentes circonstances (cas de demandes interférentes au regard de l'article 54(3) CBE – supra, points 2.1., 2.1.1 et 2.1.3 des motifs ; cas d'antériorisation fortuite au regard de l'article 54(2) CBE – supra, points 2.2 et 2.2.2 des motifs ; et cas d'exceptions à la brevetabilité au regard des articles 52(4), 53 et 57 CBE – supra, point 2.4 des motifs). Dans les cas d'antériorisation non fortuite (article 54(2) CBE) et de modes de réalisation qui ne fonctionnent pas, la Grande Chambre considère que les disclaimers ne sont pas admissibles (supra, points 2.3.3, 2.5.2 et 2.5.3 des motifs).

(3) Seuls les disclaimers visant une limitation qui n'apporte aucune contribution à l'invention – pour lesquels le critère décisif doit être tiré de l'article 123(2) CBE plutôt que de l'article 56 CBE – sont conformes à la CBE (supra, point 2.6.1 des motifs).

(4) Un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. S'il produit des effets qui vont au-delà de son but, il est ou devient irrecevable (supra, point 2.6.5 des motifs).

11. G 2/10

11.1 Dans l'affaire G 2/10, la Grande Chambre s'est penchée sur la question suivante, qui lui avait été soumise par la décision T 1068/07 (JO OEB 2011, 256) :

Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?

11.2 La Grande Chambre a répondu comme suit :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

11.3 La Grande Chambre a motivé sa décision de la manière suivante :

(1) L'expression "disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" utilisée au point 2 de la réponse donnée par la Grande Chambre dans la décision G 1/03 n'était pas destinée à s'appliquer à tous les cas dans lesquels le disclaimer en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée. Cette réponse ne se rapportait pas à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée (supra, points 3 et suivants des motifs, en particulier point 3.9).

(2) Les critères énoncés au point 2 de la réponse de la décision G 1/03 n'étaient pas destinés à définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou non l'article 123(2) CBE (supra, point 4.4.2 des motifs). Il n'a pas été décidé dans la décision G 1/03 qu'une fois remplies les exigences énoncées au point 2 de la réponse, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE (supra, point 4.7 des motifs).

(3) Le principe selon lequel toute modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE s'applique également aux modifications qui limitent une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué (supra, point 4.5.1 des motifs).

(4) Pour évaluer si, après l'introduction du disclaimer, une revendication modifiée est conforme à l'article 123(2) CBE, la question décisive est de déterminer dans quelle mesure l'objet restant dans la revendication modifiée serait considéré par l'homme du métier, se fondant sur ses connaissances générales, comme étant explicitement ou au moins implicitement, mais directement et sans ambiguïté, divulgué dans la demande telle que déposée (supra, point 4.5.2 des motifs). Cela exige de procéder à une évaluation portant sur l'ensemble des aspects techniques de l'affaire en question, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée (supra, point 4.5.4 des motifs).

Disclaimer – définition

12. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée au moyen des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (articles 69(1), première phrase, et 84 CBE). Ces caractéristiques techniques définissent les éléments et les caractéristiques de l'objet revendiqué et sont généralement rédigées sous la forme de caractéristiques techniques "positives". Cependant, l'objet revendiqué peut également être défini par des caractéristiques négatives qui décrivent des éléments et des caractéristiques que l'objet revendiqué ne possède pas.

13. De manière générale, un disclaimer figurant dans une revendication de brevet consiste en mots, termes, formules, composés et autres éléments qui déterminent l'objet spécifiquement non revendiqué.

Le terme "disclaimer", tel qu'utilisé dans la décision G 1/03 (supra, point 2 des motifs), s'entend d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'un objet défini en termes généraux des modes de réalisation ou des domaines particuliers. Cependant, la Grande Chambre a limité la définition dans cette décision de manière à ce qu'un disclaimer qui apporte une contribution à l'enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l'article 123(2) CBE ne soit pas un disclaimer au sens de la décision G 1/03 (supra, point 2.6.1 des motifs).

Cette définition du terme "disclaimer" a également été utilisée dans la décision G 2/10 (supra, point 2.2 des motifs).

La Grande Chambre partage en outre l'avis exprimé dans la décision T 1870/08 (point 4.6.7 des motifs, non publiée au JO OEB) selon lequel un disclaimer n'est approprié que si l'objet restant se trouve réduit par rapport à l'objet de la revendication non modifiée. Si l'on peut trouver un objet qui est couvert par la revendication après que celle-ci a été modifiée au moyen du disclaimer proposé, alors qu'il ne l'était pas avant la modification, le disclaimer est inadéquat et, par conséquent, ne peut être admis en vertu de l'article 123(2) CBE.

Cette acception du disclaimer approprié est également reprise dans la présente décision.

14. Le terme "disclaimer non divulgué" se rapporte à la situation dans laquelle ni le disclaimer lui-même, ni l'objet exclu par le disclaimer n'ont été divulgués dans la demande telle que déposée.

15. Le terme "disclaimer divulgué" se rapporte à la situation dans laquelle le disclaimer lui-même pourrait ne pas avoir été divulgué dans la demande telle que déposée, mais où l'objet exclu par le disclaimer trouve un fondement dans la demande telle que déposée, par exemple dans un mode de réalisation.

16. Ainsi, il est possible de distinguer les disclaimers non divulgués des disclaimers divulgués selon que l'objet sur lequel se fonde le disclaimer correspondant est divulgué explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté à l'homme du métier s'appuyant sur ses connaissances générales, dans la demande telle que déposée.

Norme de référence – définition

17. Dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91, la Grande Chambre a énoncé la norme de référence, laquelle définit de manière générale les exigences de l'article 123(2) CBE pour évaluer la conformité de toute modification avec cet article. Cette norme est devenue l'approche communément adoptée pour évaluer les questions relatives à l'ajout d'éléments (article 123(2) CBE), la nouveauté (article 54 CBE) et la validité d'une priorité revendiquée (article 87 CBE) (cf. G 2/98, supra, point 9 des motifs ; G 1/03, supra, point 2.2.2 des motifs ; G 2/10, supra, point 4.6 des motifs ; G 1/15, supra, point 6.2 des motifs).

18. Dans l'avis G 3/89 (supra, point 3 des motifs) et la décision G 11/91 (supra, point 3 des motifs), la Grande Chambre, dans le contexte d'une requête en rectification des parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation, a défini les limites d'une telle rectification, s'agissant de sa conformité avec l'article 123(2) CBE, comme étant :

"ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré."

Conformément à la norme de référence établie en ces termes, toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

19. La définition susmentionnée s'applique également au type de cas visé par la présente saisine.

20. Comme énoncé dans la décision G 2/10 (supra, points 4.3 et 4.5.1 des motifs),

"[l]'importance et l'application, sans exception, de l'article 123(2) CBE ont été soulignées très tôt dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, à savoir son avis G 3/89 et sa décision G 11/91 ( JO OEB 1993, 117 et 125 , en ce qui concerne les modifications apportées par voie de correction). Il ressort de cette jurisprudence que toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré ( G 11/91 , points 1, 1.3 et 3 des motifs)."

"Par conséquent, pour une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué, considéré comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée, il convient, comme pour toute autre modification, de déterminer si cette modification apporte de nouvelles informations techniques à l'homme du métier. Aussi, l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut-elle enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales."

Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques concernant les disclaimers

21. Pour une bonne compréhension du contexte de la présente saisine, ainsi que du contexte des décisions G 1/03 et G 2/10, il est essentiel d'examiner les décisions des chambres techniques qui ont conduit à la décision G 1/03 (cf. point 22), les décisions pertinentes rendues après la décision G 1/03 mais avant la décision G 2/10 (cf. point 23), ainsi que les décisions postérieures à la décision G 2/10 mais antérieures à la décision de saisine (cf. point 24).

22. Jurisprudence ayant conduit à la décision G 1/03

22.1 La jurisprudence relative aux disclaimers trouve son origine dans les trois décisions des chambres techniques T 4/80 (JO OEB 1982, 149), T 433/86 (non publiée au JO OEB) et T 170/87 (JO OEB 1989, 441).

La décision T 4/80 a été la première à admettre un disclaimer. L'affaire portait sur un disclaimer formulé de manière négative, dont l'objet était divulgué dans la demande telle que déposée, mais devait être exclu de manière à délimiter l'objet revendiqué par rapport à une divulgation figurant dans une demande de brevet national antérieure qui n'était pas encore publiée à la date de dépôt. La chambre a retenu qu'un tel objet pouvait être ultérieurement exclu par un disclaimer de la protection recherchée pour une revendication de brevet plus étendue, dans la mesure où l'objet restant dans la revendication ne pouvait pas être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives (article 84 CBE).

La décision T 433/86 fait référence à la décision T 4/80. C'est cette décision qui, pour la première fois, a énoncé que lorsqu'il y avait un recoupement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, un élément particulier de l'état de la technique pouvait être exclu même si l'objet exclu ne trouvait aucun fondement dans les pièces initiales. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle l'objet exclu était défini par des valeurs qui n'étaient pas divulguées en tant que telles dans la demande telle que déposée, mais qui l'étaient dans le document 1 de l'état de la technique (état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE), par rapport auquel la revendication devait être délimitée afin de rétablir la nouveauté : la revendication a été ramenée de "600 à 10 000" (comme revendiqué à l'origine ainsi que dans le brevet tel que délivré) à "plus de 1 500 jusqu'à 10 000" (comme revendiqué devant la chambre). Cette restriction était nécessaire pour pouvoir établir une distinction entre l'objet revendiqué et le document 1, qui divulguait un domaine de poids moléculaire compris entre 240 et 1 500. La modification a été admise.

Dans la décision T 170/87, la chambre a fait référence à la "jurisprudence établie des chambres de recours", citant les décisions susmentionnées T 4/80 et T 433/86. Elle a retenu que lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, il était permis d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un élément particulier de l'état de la technique, même s'il n'y a pas de fondement concret dans les pièces initiales pour une telle exclusion. Cette pratique a été motivée comme suit (point 8.4.3 des motifs) :

"l'enseignement inventif initialement exposé de manière explicite dans la demande ne subit globalement aucune modification à la suite d'une simple délimitation par rapport à l'état de la technique ou à ce qui s'est révélé ne pas fonctionner, le disclaimer (ou toute autre formulation "positive" conduisant au même résultat) ayant pour effet de ne "retrancher" de cet enseignement, au sens d'une renonciation partielle, que la partie que le demandeur ne peut revendiquer, en raison de l'absence de nouveauté ou de possibilités d'exécution. À cet égard, il existe un besoin considérable dans la pratique. Il ne s'agit que de définir de manière appropriée ce qui dans ces conditions peut encore être protégé dans l'enseignement inventif initialement exposé."

22.2 Les années suivantes, la ligne jurisprudentielle née de ces trois décisions est devenue une jurisprudence établie (la décision T 4/80 a été citée plus de 40 fois, la décision T 433/86 plus de 30 fois et la décision T 170/87 plus de 50 fois), jusqu'à ce qu'elle soit remise en question par la décision T 323/97 (non publiée au JO OEB – cf. point 22.3 ci-dessous).

Les principes dégagés dans cette série d'affaires peuvent être catégorisés comme suit :

(1) Les disclaimers divulgués ont été considérés comme admissibles si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer ne pouvait être techniquement défini directement (c'est-à-dire positivement) de manière plus claire et concise (cf. par exemple T 80/85, T 1050/93, T 98/94, T 673/94, aucune publiée au JO OEB).

(2) Les disclaimers non divulgués ont été souvent évalués de la même manière que les disclaimers divulgués, soit au regard de l'article 123(2) CBE (cf. par exemple T 155/87, T 3/89, T 172/90, T 434/92, T 448/93, T 982/94, aucune publiée au JO OEB), soit au regard des articles 54, 56 ou 84 CBE (cf. par exemple T 710/92, T 871/96, aucune publiée au JO OEB).

(3) Les critères de clarté et de concision ont été utilisés pour limiter l'admissibilité des disclaimers (cf. par exemple T 597/92, JO OEB 1996, 135).

(4) Les disclaimers visant à exclure un état de la technique détruisant la nouveauté de manière fortuite ont été admis (cf. par exemple T 433/86, T 857/91, T 653/92, T 426/94, T 917/94, T 645/95, T 596/96, T 608/96, T 863/96, T 13/97, T 339/98, T 43/99, aucune publiée au JO OEB). Cependant, une divulgation simplement hypothétique ou éventuelle de l'état de la technique n'a pas été considérée comme justifiant un disclaimer (cf. par exemple T 597/92, JO OEB 1996, 135, T 596/96, non publiée au JO OEB).

(5) Dans plusieurs affaires, la recevabilité d'un disclaimer a été confirmée lorsque le disclaimer avait été nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à une demande de brevet européen non encore publiée à la date de dépôt de la demande (article 54(3), (4) CBE 1973 ; cf. par exemple T 1125/97, T 318/98, T 351/98, T 525/99, JO OEB 2003, 452, T 664/00, aucune publiée au JO OEB, exceptée T 525/99).

(6) Il a été considéré que l'introduction d'un disclaimer ne devait pas avoir d'incidence sur les autres exigences de brevetabilité, en particulier sur l'appréciation de l'activité inventive (cf. par exemple T 857/91, T 597/92 (JO OEB 1996, 135), T 710/92, T 917/94, T 645/95, T 13/97, T 308/97, aucune publiée au JO OEB, exceptée T 597/92).

(7) Un disclaimer visant à exclure un objet "ne fonctionnant pas" pouvait être exceptionnellement admissible (cf. T 313/86 et T 436/92, aucune publiée au JO OEB).

(8) Un disclaimer ne devait pas retrancher plus que ce qui était nécessaire (cf. par exemple T 296/87, JO OEB 1990,195, T 12/90 et T 124/90, ces deux dernières n'ayant pas été publiées au JO OEB).

(9) Il n'était pas nécessaire que les disclaimers adoptent une formulation littérale de l'état de la technique exclu (cf. par exemple T 434/92, T 426/94, aucune publiée au JO OEB), mais ils devaient être précisément définis et limités à la divulgation comprise dans l'état de la technique (cf. par exemple T 915/95, T 863/96, T 893/96, T 1071/97, aucune publiée au JO OEB).

22.3 Dans la décision T 323/97 (JO OEB 2002, 476), de sérieux doutes ont cependant été émis quant à la pratique et la jurisprudence concernant les disclaimers qui découlaient des décisions T 4/80, T 433/86 et T 170/87. Dans l'affaire sous-tendant cette décision, le disclaimer avait été introduit dans la revendication 1 de la requête principale en vue d'exclure certains modes de réalisation de la portée de cette revendication. La chambre a estimé qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique "négative" donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation (c'est-à-dire l'introduction, dans la revendication, de ce que l'on appelle un disclaimer) n'en demeurait pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE. Cela signifie, au regard des exigences de l'article 123(2) CBE, que la revendication modifiée doit trouver un fondement dans la demande telle que déposée, cette exigence étant impérative pour que le brevet modifié ou la demande de brevet modifiée soit admissible, comme cela a déjà été exposé dans l'avis G 3/89 (cf. T 323/97, supra, point 2.2 des motifs).

Cette décision a été prise en compte dans les décisions de saisine ayant conduit aux décisions G 1/03 et G 2/03 (respectivement T 507/99 et T 451/99).

23. Jurisprudence postérieure à la décision G 1/03 et antérieure à la décision G 2/10

Les critères énoncés dans la décision G 1/03 pour les disclaimers non divulgués ont été appliqués dans de nombreuses décisions au cours de la période qui a précédé la décision G 2/10 (avec plus de 270 décisions des chambres de recours techniques citant la décision G 1/03). Les principales questions traitées étaient les suivantes :

(1) la portée de l'antériorisation fortuite (décisions concluant à une antériorisation fortuite : T 14/01, T 1049/99, T 217/03 ; décisions réfutant une antériorisation fortuite : T 1086/99, T 1050/99, T 285/00, T 500/00, T 1102/00, T 134/01, T 584/01, T 1146/01, aucune publiée au JO OEB) ;

(2) un disclaimer ne doit avoir aucune incidence sur d'autres exigences de brevetabilité, en particulier sur l'appréciation de l'activité inventive (cf. par exemple T 506/02, T 788/05, T 761/08, aucune publiée au JO OEB) ;

(3) une divulgation simplement hypothétique ou éventuelle de l'état de la technique ne saurait justifier un disclaimer (cf. par exemple T 285/03, non publiée au JO OEB) ;

(4) un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire (cf. par exemple T 747/00, T 10/01, T 8/07, T 477/09, aucune publiée au JO OEB) ;

(5) un disclaimer ne doit pas être formulé positivement (cf. par exemple T 201/99, non publiée au JO OEB) ;

(6) l'introduction d'un disclaimer dans une revendication ne doit pas rendre la revendication obscure (cf. par exemple T 67/02, T 161/02, T 286/06, T 923/08, aucune publiée au JO OEB) ;

(7) un disclaimer peut être introduit pour éviter l'exclusion de la brevetabilité pour des raisons non techniques (cf. par exemple G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 2b du dispositif) ;

(8) les critères de la décision G 1/03 ne sont pas applicables aux disclaimers divulgués (cf. par exemple T 1050/99, T 1102/00, T 1559/05 : toutes ces décisions ont traité la question de la divulgation de l'objet exclu dans la demande telle que déposée, mais ont finalement conclu que les disclaimers n'avaient pas été divulgués ; voir, cependant, T 1107/06 par exemple : dans cette décision, la chambre a étendu les critères de la décision G 1/03 à un disclaimer divulgué. Aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB).

24. Jurisprudence postérieure à la décision G 2/10

Les évolutions jurisprudentielles intervenues depuis la décision G 2/10 qui portent, d'une part, sur l'applicabilité des critères de la décision G 1/03 aux disclaimers divulgués et, d'autre part, sur l'applicabilité des exigences de la décision G 2/10 aux disclaimers non divulgués peuvent être résumées comme suit :

(1) Les critères de la décision G 1/03 ont été considérés comme ne s'appliquant pas aux disclaimers divulgués (cf. par exemple T 1049/08, T 850/13, aucune publiée au JO OEB).

(2) Cependant, il n'y pas eu d'approche uniforme quant à la question de savoir si la décision G 2/10 était applicable aux disclaimers non divulgués.

a) Dans les décisions T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14 et T 1872/14 (aucune publiée au JO OEB), le critère de la norme de référence de la décision G 2/10 a été appliqué aux disclaimers non divulgués en plus des critères énoncés dans la décision G 1/03.

b) Parmi les décisions mentionnées à la lettre a) ci-dessus, il semble que le critère de la norme de référence de la décision G 2/10 ait été appliqué sous une forme modifiée dans les décisions T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14 et T 1872/14.

c) Dans les décisions T 1441/13 et T 1808/13 (aucune publiée au JO OEB), les disclaimers non divulgués en question ont été examinés principalement sur la base du critère de la norme de référence de la décision G 2/10.

d) Dans les décisions T 678/09, T 1843/09 (JO OEB 2013, 508), T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14 et T 287/14 (à l'exception de T 1843/09, aucune publiée au JO OEB), les exigences de la décision G 1/03 ont continué d'être appliquées aux disclaimers non divulgués telles qu'elles l'avaient été suite à cette décision (cf. point 23 ci-dessus). Dans la décision T 2502/13 (non publiée au JO OEB), la chambre a rejeté la requête du demandeur visant à appliquer la décision G 1/03 à une caractéristique positive en vue de rétablir la nouveauté par rapport à un document au regard de l'article 54(3) CBE.

Jurisprudence nationale relative aux disclaimers

25. La question des disclaimers a été traitée par un certain nombre de juridictions des États parties à la CBE. Les principales approches suivies respectivement dans les jurisprudences allemande, britannique, française, néerlandaise et suisse sont résumées ci-dessous.

26. En Allemagne, le terme "disclaimer" est utilisé en référence à la solution trouvée par les juridictions allemandes pour surmonter le problème dit du "piège inextricable" de l'article 123(2) et (3) CBE. Un tel "disclaimer" est un texte ajouté au brevet indiquant que la caractéristique incluse dans la revendication (qui peut également être une revendication négative) viole l'interdiction d'ajouter des éléments, mais qu'aucun droit ne peut en être dérivé (cf. par exemple BPatG, BlPMZ 1989, 53 "Flanschverbindung" ; BPatG, BPatGE 42, 57 "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige" ; BPatG, BPatGE 45, 80 "Automatische Umschaltung", BPatG, 19 W (pat) 5/08, GRUR 2011, 40, exergue "Winkelmesseinrichtung"). Un tel "disclaimer" ne doit pas être assimilé au concept de disclaimer faisant l'objet de la présente saisine, à savoir l'introduction d'une caractéristique négative dans la revendication, bien que ces deux questions puissent être liées dans certains cas.

La Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) a fait référence à la question des disclaimers au sens des décisions G 1/03 et G 2/10 seulement en passant, c'est-à-dire sans l'examiner en détail (cf. par exemple BGH, décision du 17 avril 2012, X ZR 54/09 ; BGH, décision du 21 octobre 2010, Xa ZB 14/09 "Winkelmesseinrichtung"). Dans sa décision "Wundbehandlungsvorrichtung", en date du 17 février 2015 (X ZR 161/12, GRUR 2015, 573), la Cour a estimé qu'en principe, une caractéristique qui n'est pas initialement divulguée et ne fait que limiter l'objet revendiqué pouvait rester dans la revendication, mais ne pouvait être utilisée pour fonder la brevetabilité de l'objet revendiqué. Dans une décision plus récente, en date du 25 juillet 2017 (X ZB 5/16 – "Phosphatidylcholin", non publiée à la date de la présente décision), la Cour, faisant référence aux décisions G 1/03 et G 2/10 sans autre précision, a estimé que l'introduction d'une caractéristique selon laquelle la préparation revendiquée pouvait ne pas contenir une certaine substance ne constituait pas automatiquement en soi une extension inacceptable (s'écartant ainsi de l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2011 X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 "Reifenabdichtmittel"). Cependant, il ne ressort pas de manière évidente des motifs de la décision si le disclaimer examiné en l'espèce était un disclaimer non divulgué ou un disclaimer divulgué.

Bien qu'ayant cité la décision G 1/03 dans le contexte des disclaimers non divulgués (cf. par exemple décision du 7 mai 2015, 7 Ni 41/14 (EP) ; décision du 20 mai 2014, 3 Ni 19/13 (EP) et décision du 10 avril 2006, 20 W (pat) 314/03), le tribunal fédéral allemand des brevets (Bundespatentgericht) ne semble pas avoir adopté les principes de ladite décision ou, du moins, pas expressément. Dans sa décision "Kosmetische Zubereitung", en date du 11 septembre 2011 (14 W (pat) 30/13), le tribunal a retenu ce qui suit :

"Grundsätzlich können Anmelder die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen formulierten Ansprüche im Laufe des Erteilungsverfahrens noch anpassen bzw. ändern. Dies gilt grundsätzlich auch für die Aufnahme eines Disclaimers, mit dem ein bestimmter Teil des ursprünglich beanspruchten Gegenstands vom Schutz ausgenommen werden soll, indem ein (negatives) technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird. Derartige Änderungen müssen sich allerdings stets im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung halten. Eine unzulässige Erweiterung ist dann gegeben, wenn das Patentbegehren auf einen noch nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen enthaltenen Gegenstand erstreckt wird (…)."

("En principe, les demandeurs peuvent encore ajuster ou modifier les revendications formulées dans la demande initiale au cours de la procédure de délivrance. Il en va en principe de même pour l'introduction d'un disclaimer censé exclure de la protection une certaine partie de l'objet initialement revendiqué, par l'inclusion d'une caractéristique technique (négative) dans la revendication. Cependant, de telles modifications, doivent toujours être maintenues dans le cadre de la divulgation initiale. L'extension d'objet est inadmissible si la revendication est étendue au point d'englober un objet qui n'était pas inclus dans les pièces de la demande telle que déposée initialement (...).")

Dans sa décision du 16 février 2017 (11 W (pat) 8/13), le tribunal fédéral allemand des brevets semble avoir appliqué (en partie) les critères de la décision G 1/03 sans faire référence à cette décision (à savoir "exclusion de la brevetabilité" et "antériorisation fortuite").

27. Au Royaume-Uni, le critère de la décision G 1/03 a été repris dans plusieurs décisions de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (Court of Appeal of England and Wales) et du tribunal des brevets (Patents Court) (cf. par exempleLG Philips LCD Co Ltd c. Tatung (UK) Ltd & Ors [2006] EWCA Civ 1774, Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices ULC [2008] EWHC 800 (Pat), Ratiopharm GmbH c. Napp Pharmaceutical Holdings Ltd [2008] EWHC 3070 (Pat), Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm GmbH[2009] EWCA Civ 252, Sudarshan Chemical Industries Ltd c. Clariant Produkte (Deutschland) GmbH[2013] EWCA Civ 919, Nicocigs Ltd c. Fontem Holdings 1 BV [2016] EWHC 2161 (Pat)). Dans l'arrêt de principe Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm GmbH, Lord Justice Jacob a déclaré au sujet de la décision G 1/03 :

"La clé du raisonnement se trouve à la fin du point 2.6.1 : "Seule l'approche selon laquelle les disclaimers ne peuvent être que des limitations n'apportant aucune contribution à l'invention, et qui adopte de ce fait le critère décisif de l'article 123(2) CBE et non de l'article 56 CBE , est conforme à la Convention." Cela revient à dire que la question clé dans chaque affaire est la question de l'article 123(2). Il n'y a pas de critère supplémentaire, la seule question qui se pose est de savoir comment appliquer ce qui précède aux disclaimers."

28. Le tribunal de grande instance de Paris (TGI) et la Cour d'appel de Paris (CA) ont abordé la question des disclaimers dans les brevets européens dans un certain nombre d'affaires, mais ne l'ont pas traitée en détail en se référant à la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre (par exemple TGI 09/56031, décision du 12 janvier 2010, Aventis c. Teva ; TGI, 09/12706, décision du 20 mars 2012, Teva c. Eli Lilly, en appel : CA, 12/07203, décision du 12 mars 2014 ; TGI, 10/05718, décision du 21 décembre 2012, Alkermes c. Ethypharm, en appel : CA, 12/23743, décision du 3 novembre 2015 ; TGI, 14/15459, décision du 18 mai 2017, Lohman c. Novogen). Cependant, dans l'affaire Alkermes c. Ethypharm, le TGI semble s'être fondé sur la décision G 1/03 concernant un objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE.

29. Aux Pays-Bas, la question des disclaimers a également été abordée dans plusieurs décisions.

Aussi bien dans la jurisprudence antérieure que dans celle postérieure à la décision G 2/10, une distinction a été établie entre les disclaimers non divulgués, qui doivent satisfaire aux critères de la décision G 1/03 afin d'être admissibles, et les autres disclaimers, qui sont jugés à l'aune de l'article 123(2) CBE – ce dernier critère étant souvent appelé "critère de divulgation" (autrement dit la norme de référence).

Dans l'affaire Teva c. Abbott (procédure préliminaire du 15 juillet 2005, IEPT20050715), le tribunal de grande instance de La Haye (Rechtbank Den Haag) a fait référence aux décisions G 1/93 et G 1/03, et a estimé que la caractéristique "sans solvant" n'était pas admissible d'après la jurisprudence sur les disclaimers, étant donné que l'état de la technique pertinent ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans la décision G 1/03. Le tribunal s'est référé au critère des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB relatif à ce qui "peut être déduit directement et sans ambiguïté" (autrement dit la norme de référence) et a considéré que ledit disclaimer ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dans sa décision du 17 mai 2006 (ECLI:NL:RBSGR:2006:BA1058, Teva c. MSD (alendronate)), le tribunal de grande instance de La Haye a retenu que le disclaimer non divulgué en question ne pouvait pas être considéré comme une antériorisation fortuite telle que définie dans la décision G 1/03 et qu'il représentait donc un élément ajouté. Le brevet litigieux n'était pas européen, mais néerlandais.

Dans le cadre de la procédure préliminaire du 8 août 2006 (IEPT20060808 Visser c. Heto), le tribunal de grande instance de La Haye a de nouveau interprété un disclaimer comme étant non divulgué et considéré qu'il ne remplissait pas le "critère de divulgation" (c'est-à-dire la norme de référence). Le disclaimer ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Cette même approche antérieure à la décision G 2/10 se trouve dans la décision du tribunal de grande instance de La Haye en date du 7 avril 2010, Mundipharma c. Sandoz, BIE 2010 no 37, IER 2020 no 59. Le tribunal a procédé à une analyse détaillée conforme dans les grandes lignes aux décisions G 1/03 et T 1107/06, et a conclu que le disclaimer litigieux n'était pas un disclaimer non divulgué étant donné que l'objet était divulgué en termes positifs dans la demande initiale. Les règles de la décision G 1/03 n'étaient donc pas applicables. Le tribunal a ensuite analysé si ce disclaimer était conforme à l'article 123(2) CBE. Il a estimé que tel était le cas, étant donné que la seule raison d'adopter ce disclaimer était juridique, à savoir éviter une double protection par brevet. Le tribunal a conclu que l'enseignement technique du brevet n'était pas modifié par le disclaimer.

Postérieurement à la décision G 2/10, dans sa décision du 15 août 2012 (IER 2013/9 Boehringer c. Teva) rendue dans le cadre d'une procédure préliminaire, le tribunal de grande instance d'Utrecht (Rechtbank Utrecht) a retenu que l'affaire portait sur des disclaimers divulgués (G 2/10) plutôt que sur des disclaimers non divulgués et qu'il n'était donc pas pertinent pour la partie d'invoquer la décision G 1/03.

Dans sa décision du 20 février 2012 (IEPT20120220 SCA c. MTS), rendue dans le cadre d'une procédure préliminaire concernant la priorité, le tribunal de grande instance de La Haye a fait référence aux décisions G 2/98 et G 1/03 pour souligner le fait que le critère de divulgation (c'est-à-dire la norme de référence) devait être interprété de la même manière au regard de l'article 87(1) que de l'article 123(2) CBE. Afin d'expliquer plus avant pourquoi la suppression dans la demande d'une caractéristique qui figurait toutefois dans le document de priorité (de sorte que la demande constituait une généralisation) rendait la priorité nulle, il a été indiqué ce qui suit : à supposer que le document de priorité soit la demande telle que déposée, cela signifierait que la suppression de la caractéristique serait considérée comme un ajout d'élément contraire à l'article 123(2) CBE.

Dans sa décision du 5 juin 2013, rendue dans l'affaire Enros c. Smart Seal (darts-211-365-B-nl, IEPT20130605), le tribunal de grande instance de La Haye a estimé qu'indépendamment de la question de savoir si le disclaimer satisfaisait aux exigences des décisions G 1/03 ou G 2/10 (question qui est restée ouverte), il était nécessaire que les conditions prévues à l'article 84 CBE soient remplies (ce que le tribunal a considéré comme n'étant pas le cas).

30. En Suisse, le tribunal fédéral des brevets (Bundespatentgericht) a distingué la décision G 1/03, qu'il a considérée comme s'appliquant aux disclaimers non divulgués, de la décision G 2/10, qui selon lui s'applique aux disclaimers divulgués.

Dans sa décision O2012 030, en date du 17 septembre 2013 (confirmée par la décision du tribunal fédéral suisse (Bundesgericht), 4A 541 / 2013, du 2 juin 2014), le tribunal fédéral des brevets a établi une distinction entre les disclaimers non manifestes (qui excluent des éléments qui n'étaient pas divulgués dans les pièces de la demande) et les disclaimers divulgués contenus dans les pièces de la demande. D'après la décision G 1/03, l'admissibilité de ces derniers disclaimers n'est possible que dans certains cas exceptionnels, en particulier uniquement si le disclaimer ne peut pas être pertinent pour l'activité inventive, c'est-à-dire dans les affaires relatives à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE ou aux antériorisations fortuites. La recevabilité de ce dernier type de disclaimer avait été examinée dans la décision G 2/10.

En appliquant les principes posés dans la décision G 2/10, le tribunal a toutefois pris en compte un critère supplémentaire non prévu par la CBE, mais énoncé à l'article 24, paragraphe 1, lettre c de la loi suisse sur les brevets, qui était également pertinent pour la limitation de la partie suisse d'un brevet européen. En vertu de cette disposition, pour qu'une modification soit admise, elle doit trouver un fondement non seulement dans les pièces initialement déposées, mais également dans le brevet publié. Si un objet est supprimé d'un brevet dans le cadre de la procédure d'examen, d'une procédure d'opposition ou d'une procédure ultérieure de révocation partielle ou de limitation, un tel objet ne peut plus servir de divulgation pour fonder une modification ultérieure.

Interprétation de l'article 123(2) CBE

31. L'article 123(2) CBE s'énonce comme suit :

"La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

32. L'interprétation de la CBE suit les règles d'interprétation arrêtées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, en particulier telles qu'énoncées aux articles 31(1) et 32 de ladite convention.

33. La Grande Chambre considère que, indépendamment du libellé même des dispositions, l'objet et la finalité de l'article 123(2) CBE méritent une attention particulière dans le présent contexte.

34. Les dispositions de l'article 123(2) CBE sont restées pratiquement inchangées depuis 1973. La révision de la CBE en novembre 2000 a introduit une modification d'ordre purement rédactionnel au libellé de l'article 123(2) CBE afin de l'aligner sur l'article 123(1) CBE.

35. Le libellé de l'article 123(2) CBE est en soi clair et concis. Il se concentre sur l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (c'est-à-dire les revendications en particulier, mais également la description et tout dessin) est soumise à l'interdiction d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE.

Par conséquent, quel que soit son contexte, la modification ne peut être effectuée que dans les limites de ce qui peut être déduit objectivement de l'ensemble des pièces de la demande telle que déposée, c'est-à-dire de ce que l'homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté de ces documents, en se fondant sur ses connaissances générales à la date de dépôt. Ainsi, le libellé lui-même empêche qu'une nouvelle contribution technique soit apportée par la modification.

C'est cette lecture de l'article 123(2) CBE qui a été admise dans l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 par la Grande Chambre, et qui a été confirmée dans la décision G 2/10. Elle n'a pas été infirmée par la décision G 1/03.

36. L'idée sous-jacente de l'article 123(2) CBE est d'interdire au demandeur ou au titulaire du brevet de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle que déposée, car cela lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93, JO OEB 1994, 541, point 9 des motifs).

Différents types de disclaimers non divulgués

37. Sur la base des définitions des disclaimers en général et des disclaimers divulgués et des disclaimers non divulgués en particulier, qui sont énoncées aux points 12 à 16 ci-dessus, il est possible de subdiviser les disclaimers non divulgués selon leur finalité :

(1) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour rétablir la nouveauté en délimitant la revendication par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type A.

(2) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour rétablir la nouveauté en délimitant la revendication par rapport à une antériorisation fortuite telle que définie à l'article 54(2) CBE.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type B.

(3) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

Ces disclaimers seront désignés par la Grande Chambre comme disclaimers de type C.

(4) La revendication est modifiée par un disclaimer non divulgué qui n'appartient à aucun des types A à C, et ne remplit donc pas les critères énoncés au point 2.1 de la réponse de la décision G 1/03, en particulier parce que :

- le disclaimer est destiné à surmonter d'autres objections à la brevetabilité que celles mentionnées dans ladite réponse, et/ou

- le disclaimer retranche plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques au sens du point 2.2 de la réponse de la décision G 1/03, et/ou

- le disclaimer est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé au sens du point 2.3 de la réponse de la décision G 1/03.

Ces revendications seront désignées par la Grande Chambre comme revendications de type D. Cependant, étant donné qu'une modification entrant dans cette catégorie va clairement au-delà des critères énoncés dans la décision G 1/03, l'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas être justifiée par cette décision.

38. La chambre à l'origine de la saisine se penche sur deux disclaimers non divulgués de type B. Bien qu'il suffise, pour la procédure de recours devant la chambre à l'origine de la saisine, de déterminer la norme qu'il convient d'appliquer pour examiner ce type de disclaimer, la Grande Chambre considère qu'il y a lieu, dans la présente décision, de traiter et, en particulier, de clarifier le (ou les) critère(s) permettant d'apprécier tous les types de disclaimers non divulgués.

Critères d'évaluation des disclaimers non divulgués

39. À la lumière des différentes décisions de la Grande Chambre (résumées aux points 10 et 11 ci-dessus), des chambres de recours techniques (résumées aux points 21 à 24 ci-dessus) et des juridictions nationales (résumées aux points 25 à 30 ci-dessus), et compte tenu également des divers moyens et observations présentés par les parties à la procédure de recours, par l'Office et par de nombreux tiers, la Grande Chambre a recensé plusieurs approches possibles permettant de déterminer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Ces approches, déclinées en un certain nombre de scénarios, ont été mentionnées dans la notification de la Grande Chambre (point 4.7 de la notification du 16 août 2017) et ont fait l'objet de discussions avec les parties à la procédure de recours et l'Office lors de la procédure orale qui s'est tenue le 16 octobre 2017. Tous les participants à ces discussions ont considéré que ces scénarios couvraient intégralement les aspects essentiels des questions soumises et tout l'éventail de réponses possibles à ces questions.

40. Étant donné les différences conceptuelles entre les disclaimers divulgués et les disclaimers non divulgués, il convient de prendre en compte les caractéristiques respectives des disclaimers divulgués et des disclaimers non divulgués ainsi que des différents types de disclaimers non divulgués exposés dans le paragraphe précédent pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

41. La Grande Chambre, dans sa présente composition, réaffirme la conclusion de la décision G 2/10 selon laquelle le critère de divulgation de la norme de référence est la base appropriée pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer divulgué au titre de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, comme indiqué dans la décision G 2/10, pour que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer divulgué soit admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le seul critère à remplir est la norme de référence. Selon cette norme, il convient d'évaluer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE, à savoir s'il a été explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

42. Par ailleurs, comme l'a indiqué la chambre à l'origine de la saisine (décision de saisine, point 8.1 des motifs), l'application du critère de divulgation de la norme de référence de la décision G 2/10 lorsqu'il s'agit d'évaluer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE rend pratiquement improbable l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué.

Le fait d'introduire un disclaimer exclut par définition un objet d'une revendication et modifie donc le contenu technique de la revendication. Lorsque ni le disclaimer lui-même, ni l'objet exclu par le disclaimer ne sont divulgués dans la demande telle que déposée, autrement dit lorsqu'un disclaimer non divulgué est introduit dans la revendication, il s'ensuit (presque) automatiquement que l'objet restant dans la revendication après l'introduction d'un tel disclaimer non divulgué peut difficilement être considéré comme ayant été explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

43. Il découle de ce qui précède que le choix du critère adapté pour apprécier l'admissibilité de tout disclaimer est déterminé par la différence fondamentale qui existe, quant à leur nature juridique, entre les disclaimers divulgués et les disclaimers non divulgués. Cette différence exige pour chacune de ces deux catégories un critère spécifique unique pour évaluer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'article 123(2) CBE.

Pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis et, pour les disclaimers divulgués, le bon critère est le critère de divulgation de la norme de référence de la décision G 2/10.

44. Ainsi, pour apprécier si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est admissible, il convient d'appliquer exclusivement les critères énoncés dans la décision G 1/03. Autrement dit, une fois qu'une modification par un disclaimer non divulgué a satisfait aux exigences de la décision G 1/03, l'introduction d'un tel disclaimer non divulgué pour des raisons juridiques peut être considérée comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE, sans préjudice des autres exigences de la CBE. Aucune modification ne doit être apportée aux critères de la décision G 1/03, ni aucune condition ajoutée qui aille au-delà de ces critères.

Cependant, si ces critères ne sont pas remplis, la modification de la revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué ne peut pas être admise, car elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Les disclaimers non divulgués de type D (cf. point 37 ci-dessus) ne sont donc pas admissibles au regard de la décision G 1/03.

45. Pour évaluer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences prévues à l'article 123(2) CBE, il convient d'appliquer le critère suivant basé sur la décision G 1/03 :

Une telle modification peut être considérée comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE si le disclaimer non divulgué est introduit pour :

(1) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, premier alinéa du dispositif ; point 2.1, et sous-points, des motifs) ;

(2) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, deuxième alinéa du dispositif ; point 2.2, et sous-points, des motifs), une antériorisation étant fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; ou

(3) exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques au sens de la décision G 1/03 (point 2.1, troisième alinéa du dispositif ; point 2.4, et sous-points, des motifs).

46. Nonobstant ces critères, le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention, comme l'a déjà indiqué la Grande Chambre dans la décision G 1/03 (point 2.3 du dispositif ; point 2.6, et sous-points, des motifs).

Entérinant cette analyse, la Grande Chambre souhaite néanmoins apporter les éclaircissements supplémentaires suivants :

46.1 Dans la décision G 1/03, il a été retenu entre autres qu'un disclaimer excluant un objet pour des raisons uniquement juridiques n'était pas contraire à l'article 123(2) CBE, car il n'a "aucune incidence sur les informations techniques figurant dans la demande" et que l'objet restant n'est pas modifié par le disclaimer (point 2.1.3 des motifs), alors qu'un disclaimer apportant une contribution à l'enseignement technique étend l'objet de la revendication au sens de l'article 123(2) CBE (point 2.6.1 des motifs). Au point 2 des motifs de la décision G 1/03, il est indiqué que :

"[t]oute modification apportée à une revendication est présumée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication."

46.2 Cependant, ces passages pourraient être interprétés trop largement et d'une manière trop indifférenciée, car le fait d'introduire un disclaimer dans une revendication modifie nécessairement les informations techniques sur le plan quantitatif et souvent également sur le plan qualitatif.

Ce qui précède peut être illustré par l'exemple suivant :

Une revendication avant modification vise

"un composé chimique caractérisé par la formule X".

Cette revendication est modifiée par l'ajout de la mention selon laquelle

"X n'est pas A".

L'information ou l'enseignement technique initial, à savoir

"les composés de la formule X produisent l'effet Y",

est ensuite réduit à ce qui suit au moyen du disclaimer :

"les composés de la formule X – A produisent l'effet Y".

La détermination des composés qui produisent l'effet Y est un aspect important des informations techniques. Par conséquent, la revendication modifiée par un disclaimer contient un objet différent fondé sur des informations techniques différentes.

46.3 Indépendamment du fait que l'état de la technique qui incite à introduire le disclaimer non divulgué (qu'il s'agisse d'une antériorisation fortuite ou de documents selon l'article 54(3) CBE) n'a aucune incidence sur l'enseignement technique initial du brevet ou de la demande de brevet telle que déposée et qu'en ce sens, il ne la modifie pas, dans l'exemple ci-dessus, l'enseignement technique basé sur l'objet des revendications modifiées a été modifié en réduisant simplement le nombre de composés désormais revendiqués pour produire l'effet Y désiré. Cette différence est loin d'être négligeable, étant donné que l'indication des composés permettant d'obtenir l'effet Y constitue un élément essentiel de l'enseignement technique.

46.4 La question à poser dans ce contexte n'est pas de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif – c'est inévitable comme expliqué plus haut – mais plutôt de savoir s'il le modifie sur le plan qualitatif, en ce sens que la position du demandeur ou du titulaire du brevet se trouve renforcée par rapport à d'autres exigences de brevetabilité.

Si tel est le cas, l'enseignement technique initial a été modifié par l'introduction du disclaimer d'une manière inadmissible. Par conséquent, l'enseignement technique basé sur la revendication modifiée, c'est-à-dire sur l'objet restant sans le disclaimer, ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'invention présentée dans la demande telle que déposée initialement.

Il convient de noter par souci d'exhaustivité que l'interdiction de modifier l'enseignement initial sur le plan qualitatif vaut de manière absolue, c'est-à-dire non seulement à l'égard de l'état de la technique qui sert de fondement au disclaimer non divulgué, mais également à l'égard de l'intégralité de l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Concrètement, cela signifie que l'évaluation de l'activité inventive doit être effectuée sans tenir compte du disclaimer non divulgué, comme cela a été proposé dans la décision T 710/92 (supra, point 5 des motifs). Cela permet d'éviter toute modification inadmissible de l'enseignement technique initial lors de l'évaluation de l'activité inventive.

47. S'agissant des différents types de disclaimers non divulgués (cf. point 37 ci-dessus), la Grande Chambre conclut que seule la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué de type A à C, qui remplit le critère pertinent de la décision G 1/03 comme expliqué aux points 45 et 46 ci-dessus, est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

Ainsi, l'introduction d'un disclaimer non divulgué doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03, mais ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet revendiqué dans la demande telle que déposée ; autrement dit, l'identité de l'invention telle que déposée initialement ne doit pas être modifiée par l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer non divulgué.

En revanche, tout autre disclaimer non divulgué ne remplissant aucun de ces critères et désigné comme étant un disclaimer non divulgué de type D (cf. point 37 ci-dessus), n'est pas admissible selon le critère de la décision G 1/03 et ne peut être apprécié à l'aune du critère de la norme de référence définie dans la décision G 2/10.

48. Afin de ne laisser aucun doute, il y a lieu d'ajouter que les considérations qui précèdent ne concernent que le choix du critère ou de la norme approprié pour déterminer si l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans une revendication est conforme à l'article 123(2) CBE.

L'application du critère d'évaluation des disclaimers non divulgués, tel que défini aux points 45 et 46 ci-dessus, ne dispense en rien de la nécessité pour l'objet de la revendication telle que modifiée d'être conforme aux autres exigences de la CBE, en particulier aux exigences de nouveauté et d'activité inventive, de suffisance de l'exposé et de clarté, ainsi qu'aux exigences de l'article 123(2) CBE concernant les caractéristiques revendiquées autres que le disclaimer non divulgué.

À cette fin, la Grande Chambre, dans sa présente composition, fait siennes en particulier les exigences relatives aux disclaimers non divulgués énoncées aux points 2.2 à 2.4 du dispositif et aux points 2.6 à 3 des motifs de la décision G 1/03.

Réponses aux questions soumises

49. Considérant que les questions soumises constituent une demande d'éclaircissements au sujet du ou des critères qu'il convient d'appliquer pour déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE (cf. point 8 ci-dessus), la Grande Chambre répond à ces questions comme suit :

49.1 Concernant la question 1, la Grande Chambre, tout en confirmant la décision G 1/03, considère que le critère de divulgation de la norme de référence énoncé dans la décision G 2/10 n'est pas le critère pertinent pour déterminer si la modification d'une revendication par un disclaimer non divulgué est conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Cependant, plutôt que de répondre simplement à cette question par la négative, la Grande Chambre considère qu'il y a lieu également d'apporter la clarification suivante quant à la manière d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 lors de l'appréciation de l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué :

Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE , le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03 .

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

49.2 Compte tenu de la réponse apportée à la question 1, il n'est pas nécessaire de répondre aux deux autres questions.

Observations finales

50. Le critère pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué, tel que décrit au point 45 et précisé au point 46 ci-dessus, n'est pas destiné à être, ni ne doit être interprété comme un revirement par rapport à la décision G 1/03. Dans sa présente composition, la Grande Chambre interprète le critère susmentionné comme faisant déjà partie des exigences de la décision G 1/03.

51. La norme de référence telle que définie dans la décision G 2/10 reste le critère de divulgation pertinent pour apprécier l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer divulgué (cf. point 41 ci-dessus).

52. La Grande Chambre est convaincue que ces réponses aux questions de droit soumises non seulement permettront à la chambre à l'origine de la saisine de prendre une décision finale dans l'affaire en instance devant elle, mais serviront également d'orientation pour une approche uniforme lors de l'appréciation de l'admissibilité de la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué dans d'autres affaires instruites par les chambres de recours ou par les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

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