Publication supplémentaire 5/2015 Journal officiel OEB

Date de publication en ligne: 23.12.2015

EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX


Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence

FR France

Sophie DARBOIS

Conseiller à la chambre commerciale, économique et financière à la Cour de cassation

Au cours de la période du 30 mai 2012 au 30 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, en France, a rendu environ 60 arrêts portant sur un litige relatif aux brevets français, européens ou internationaux.

Il n'est pas question de les analyser en détail et je me contenterai de limiter mon propos autour des pourvois ayant posé des questions nouvelles dans les domaines suivants :

  • les requêtes en limitation des revendications d'un brevet et les requêtes en restauration des droits sur un brevet ;
  • la prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen lui étant substitué ;
  • les certificats complémentaires de protection (CCP) : les conditions de délivrance d'un CCP et les demandes de mesures provisoires du fait de l'atteinte imminente à un CCP.

I. Les requêtes en limitation des revendications d'un brevet ou en restauration des droits sur un brevet : recours contre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)

A. Les requêtes en limitation des revendications d'un brevet

La loi du 4 août 2008, complétée par le décret du 30 décembre 2008. a introduit dans le droit français une procédure de limitation volontaire du brevet français relevant de la compétence de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet :

"Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12".

Deux pourvois récents ont posé pour la première fois à la Cour de cassation des questions portant sur l'application de cet article, l'un, en ce qui concerne un brevet français et l'autre, en ce qui concerne la partie française d'un brevet européen.

1°) brevet français

Le premier pourvoi a posé la question de l'articulation entre l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité et l'article L. 613-25 du même code attribuant tous deux compétence juridictionnelle en matière de validité d'un brevet.

Comme le prévoit l'article L. 613-24, la requête en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et les recours contre les décisions du directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle relèvent de la cour d'appel de Paris. Ils tendent exclusivement à contester la légalité de ces décisions, en sorte que la cour d'appel ne peut que prononcer son annulation ou rejeter les recours, et ne saurait, en aucun cas, se substituer au directeur général de l'INPI en réformant ses décisions.

L'article L. 613-25, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article précédent, dispose en son alinéa premier :

"Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.".

L'action en nullité d'un brevet, qui relève du tribunal de grande instance de Paris, peut être exercée par voie principale, reconventionnelle ou à titre d'exception.

Ces deux textes sont-ils exclusifs l'un de l'autre ou ces deux procédures sont-elles complémentaires ? Un tiers, qui fait l'objet d'une poursuite pour contrefaçon d'un brevet et qui conteste la validité de celui-ci devant le tribunal de grande instance, a-t-il la faculté de former un recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI ayant accepté la limitation du brevet demandée par son titulaire ?

Dans le cas d'espèce, la société T., assignée en contrefaçon de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, avait demandé à titre reconventionnel l'annulation du brevet. Au cours de l'instance, la société R., titulaire du brevet, a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation du brevet qui a été accueillie.

Le recours formé par la société T. contre la décision du directeur général de l'INPI devant la cour d'appel de Paris a été déclaré irrecevable.

Un auteur commentant l'arrêt de la cour d'appel avait souligné son intérêt en ce qu'il se prononçait sur une "répartition des compétences entre le tribunal de grande instance statuant comme juge de la nullité du brevet et la cour d'appel statuant comme juge de la légalité de la décision administrative faisant droit à la requête en limitation même si le fondement juridique peut donner lieu à discussion."

Dans un arrêt rendu le 30 mai 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, d'un côté, "qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-25 d du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension ; que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir" et, d'un autre, "que le moyen développé par la société T. au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI s'analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elle".

2°) brevet européen

Le second pourvoi posait la question de ce qu'il faut entendre par limitation d'une revendication par application de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité. L'ajout d'un autre composé à une composition constitue-t-il une extension ou une limitation de la revendication ? Faut-il que la caractéristique ajoutée ait été revendiquée ?

Dans cette affaire, la société S., titulaire du brevet européen EP 90 300 779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fongicides", a, aux termes de sa requête en limitation de la partie française de ce brevet déposée le 28 septembre 2009 à l'INPI, demandé que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 (composé d'acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis.

La requête a été rejetée et la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société S. contre la décision du directeur général de l'INPI.

Lors de l'examen du pourvoi, le conseiller rapporteur a rappelé les dispositions de l'article 123 de la Convention de Munich sur le brevet européen et cité les décisions rendues par les chambres de recours de l'Office européen des brevets dans les affaires T 2017/07, T 999/10 et T 783/09.

Dans cette dernière affaire T 783/09, la chambre de recours avait retenu que l'objet de la revendication modifiée, qui consistait en une sélection dans deux listes de composés, satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE dès lors notamment que "toutes les combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes figurant dans le passage pertinent de la page 21 étaient divulguées directement et sans ambiguïté dans ledit passage. Par conséquent, chacune des combinaisons selon la revendication 1 était divulguée individuellement dans la demande telle que déposée si bien qu'il n'y avait aucune violation de l'article 123(2) CBE à cet égard."

En l'espèce, la combinaison revendiquée par la revendication 8 modifiée est décrite aux pages 39 à 41 de la traduction du brevet ; la description du brevet précise expressément que la composition peut contenir d'autres composés ayant une activité fongicide similaire ou complémentaire et fournit des exemples de composés qui se retrouvent dans la liste de la revendication 8 modifiée.

Cette revendication, tant dans sa rédaction initiale que dans celle qui fait l'objet du rejet par l'INPI, porte sur une composition fongicide comprenant un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant. La société S. a, dans la nouvelle revendication, souhaité ajouter un autre élément dans cette composition.

Il semble donc que l'ajout d'une caractéristique à la combinaison restreint la portée de la revendication 8 et que l'objet de la revendication 8 n'est pas modifié puisqu'il s'agit toujours d'une composition fongicide. Par ailleurs, la revendication 8 est une revendication dite "ouverte" de par l'emploi du terme "comprenant" et non de "consistant en". Enfin, l'ajout de cette caractéristique n'a pas pour effet de rendre un tiers, non-contrefacteur de la revendication initiale, contrefacteur de la nouvelle revendication puisque désormais, pour que la contrefaçon soit constituée, il faut non pas reproduire un composé suivant la revendication 1 (azoxystrobine) avec un support ou diluant mais, cumulativement, un principe actif suivant la revendication 1, un support ou diluant et un composé doué d'activité biologique.

Par l'arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel en ces termes : "Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

B. Les requêtes en restauration des droits sur un brevet

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Cour de cassation a été conduite à examiner un pourvoi posant la question de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, le 1er mai 2008, était susceptible d'avoir des conséquences sur la recevabilité d'un recours en restauration d'un brevet européen dont la traduction n'avait pas été fournie dans le délai de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007.

L'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, faisait obligation au titulaire d'un brevet européen, qui n'était pas rédigé en français, de fournir à l'INPI une traduction du texte de ce brevet.

En vertu de l'article R. 614-8, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, cette traduction devait être remise à l'INPI dans les trois mois suivant la publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, faute de quoi le brevet était sans effet en France.

L'article R. 614- 9 disposait que mention du défaut de remise de la traduction du brevet européen était publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

Par l'accord dit de Londres, les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ont renoncé aux exigences des traductions avec certaines limites.

La France ayant donc renoncé à cette exigence de traduction, l'article L 614-7 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 29 octobre 2007 et ses nouvelles dispositions ont été déclarées applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, soit à compter du 1er mai 2008. En outre, l'article R. 614-8 a été abrogé à effet à compter du 1er mai 2008 par un décret du 27 juin 2008.

Par ailleurs, l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'INPI peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé."

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la société H., titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'INPI a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction.

Le 2 février 2009, la société H. a formé un recours en restauration de ses droits qui, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011, a été déclaré irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l'empêchement invoqué, le délai ayant commencé à courir le 31 octobre 2008.

La cour d'appel a rejeté le recours formé contre cette décision par la société H..

Dans son arrêt, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que la question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, relevant de l'examen au fond du recours en restauration, l'examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable.

II. La prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen correspondant

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Cour de cassation s'est pour la première fois prononcée sur la question de l'application de la règle de la prescription visée à l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle quand une action en revendication porte à la fois sur un brevet français et sur un brevet européen correspondant.

En l'espèce, M. M., qui avait entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles avec M. R., avait déposé le 24 avril 1998 une demande de brevet français intitulé "porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz", le désignant comme inventeur, qui avait été délivré le 2 juin 2000 et publié sous le n° 2 777 935 ; qu'il avait également déposé le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen sous le n° EP 0 952 293, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. M. R., faisant valoir que M. M. ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait de la convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, notamment, en revendication des brevets français et européen.

Le tribunal de grande instance a dit que MM. M. et R. étaient les coinventeurs de la porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, objet du brevet français et du brevet européen et que l'action en revendication était recevable et fondée.

La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en revendication.

Il est renvoyé aux articles 2, 74 et 139(3) de la Convention de Munich. Faisant usage de la liberté donnée par ce dernier article, le législateur français a retenu un principe de non-cumul d'un titre national et d'un titre européen pour une même invention.

L'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que, "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu […]".

Toutefois, le cumul entre le brevet français et le brevet européen perdure tant que le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une délivrance irrévocable.

En l'espèce, en l'absence d'opposition, le brevet européen est devenu irrévocable le 3 avril 2003 et dès lors qu'il n'était pas prétendu que certaines des revendications du brevet français n'étaient pas reprises dans le brevet européen, la substitution a été totale.

Selon l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, "l'action en revendication de brevet se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle" et cette disposition vaut tant pour le brevet français que pour la partie française d'un brevet européen.

À la date à laquelle M. R. a formé sa demande en revendication, le délai pour former opposition à la délivrance du brevet européen était expiré depuis le 3 avril 2003 (3 juillet 2002 + 9 mois). À cette date, la substitution s'est opérée en vertu de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, aucune action en revendication du brevet français ne pouvait être introduite (ce que M. M. n'a cependant pas invoqué) et, s'agissant de la partie française du brevet européen, le délai pour agir en revendication a commencé à courir à compter de la mention de la délivrance du brevet européen, soit le 3 juillet 2002 et aucune prescription n'était donc encourue à la date de l'assignation le 17 novembre 2004.

La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en ces termes : "Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

III. Les certificats complémentaires de protection (CCP)

A. Les conditions de délivrance d'un CCP

Un pourvoi posait la question de l'interprétation de l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009.

La société Boehringer Ingelheim Pharma a déposé le 23 juillet 2002, à l'INPI, une demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le règlement (CE) n° 1768/92 (codifié par le règlement n° 469/2009). Cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée dans la Communauté européenne le 19 avril 2002 sous le n° EU/1/02/213/001 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le "telmisartan" et l'"hydrochlorothiazide", et mentionnait le brevet de base européen n° 92 101 579 déposé le 31 janvier 1992, publié sous le n° 502 314 et délivré le 20 mai 1998 sous le titre "benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation".

Le 9 décembre 2010, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande au motif que le brevet de base ne protégeait pas l'association du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide et que le produit telmisartan avait déjà fait l'objet d'une AMM n° EU/1/98/089/001 du 11 décembre 1998 et d'un CCP.

Le 25 février 2011, la société Boerhinger a formé un recours contre cette décision.

Entre-temps, le 14 décembre 2011, cette société a présenté une requête en limitation de la partie française du brevet n° 502 314. Cette requête, complétée le 19 décembre 2011, a été rejetée le 26 avril 2012 par le directeur général de l'INPI.

Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du 9 décembre 2010.

En l'état des pièces produites lorsque la Cour de cassation a examiné le pourvoi, un recours avait été formé le 25 juillet 2012 contre la décision en date du 26 avril 2012 de rejet de la requête en limitation et la procédure était toujours en cours.

En outre, une seconde demande en limitation des revendications avait été présentée le 17 septembre 2012 et cette procédure était en cours devant le directeur général de l'INPI.

La cour d'appel, saisie du recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI rejetant une demande de CCP, doit-elle surseoir à statuer si, parallèlement, une demande de limitation des revendications du brevet de base a été présentée ?

Dans son arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté le recours.

La Cour de cassation a rappelé que quand le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et que, la cour d'appel devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise, le moyen tiré de ce que l'octroi de la limitation entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt, est inopérant. Elle a en outre rejeté le moyen portant sur le fond de la décision et refusé de poser une question préjudicielle à la CJUE.

"Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt (...) ;

Mais attendu que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que si la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit dans son arrêt Medeva rendu le 24 novembre 2011 (C-322/10) que les principes actifs pour lesquels un certificat complémentaire de protection est demandé doivent être 'mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande', cela n'implique pas nécessairement que la désignation de ces principes actifs figure littéralement dans le texte des revendications ; qu'il est suffisant, lorsqu'une association de deux principes actifs est en cause, que le libellé des revendications couvre une telle association ; que tel est le cas lorsqu'une revendication couvre l'utilisation d'un principe actif pour la préparation d'un médicament doté d'un certain effet et que la description envisage la possibilité de préparer un tel médicament en combinant ce principe actif avec la seconde substance active en cause en donnant à l'homme du métier tous les moyens pour préparer ce médicament ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92 ensemble l'article 69 de la Convention de Munich ;

2°/ que subsidiairement il convient de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la question de savoir si l'on peut considérer que 'le produit est protégé par un brevet de base en vigueur', au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, lorsque sans contenir la désignation littérale des principes actifs combinés pour lesquels le certificat complémentaire de protection est demandé, le libellé des revendications du brevet de base, tel qu'interprété à la lumière de la description, couvre néanmoins leur combinaison ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-322/10, Medeva, 24 novembre 2011) que l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant le CCP pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande ; que l'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzimidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille ; qu'il relève encore que si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzimidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet n° 502 314, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que les effets de la limitation de la portée d'un brevet rétroagissant à la date du dépôt de la demande, la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout fondement légal la décision du directeur général de l'INPI refusant d'octroyer un certificat complémentaire de protection (CCP) sur le fondement du texte d'origine de ce brevet ; qu'en l'espèce, par lettre du 14 décembre 2011, la société Boehringer a sollicité, auprès du directeur général de l'INPI, la limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 servant de base à sa demande de CCP n° 02C0028 ; que la cour d'appel de Paris est actuellement saisie d'un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 26 avril 2012 rejetant cette requête en limitation ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondé sur le brevet européen n° 502 314 ;

2°/ que par lettre du 17 septembre 2012, la société Boehringer a présenté une seconde requête en limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le brevet européen n° 502 314 ;

Mais attendu que les requêtes en limitation des revendications du brevet n° 502 314 ayant été présentées au directeur général de l'INPI les 14 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et la cour d'appel, saisie du recours en annulation contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010 ayant rejeté la demande de CCP, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise, le moyen est inopérant."

B. Les demandes de mesures provisoires

Comme d'autres juridictions européennes, la Cour de cassation a eu à connaître de pourvois portant sur des demandes de mesures provisoires du fait de la mise sur le marché de médicaments génériques à une date proche de l'expiration d'un CCP.

A l'occasion d'un pourvoi, elle était saisie d'un moyen, tiré de la violation des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, portant sur l'appréciation du caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée.

La société Novartis, titulaire du brevet européen EP n° 0 443 983 en vigueur jusqu'au 12 février 2011 portant sur le principe actif dénommé valsartan et du CCP n° 97 C0050 expirant le 13 novembre 2011, et la société Novartis pharma, sa licenciée exclusive pour la partie française, ayant appris que la société Actavis group et la société Actavis France avaient l'intention de commercialiser deux médicaments génériques comprenant du valsartan et un autre principe actif l'hydrochlorothiazide (l'HCTZ), ont fait assigner ces sociétés devant le juge des référés afin d'obtenir diverses interdictions ayant trait aux compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par leurs brevet et CCP.

Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés a prononcé une mesure d'interdiction provisoire, sous astreinte, à l'encontre des sociétés Actavis. Par arrêt du 16 septembre 2011, la cour d'appel, infirmant cette ordonnance, a rejeté les demandes.

Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation, se référant à l'ordonnance rendue le 9 février 2012 dans l'affaire C-442/11, Novartis v Actavis, par la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par la High Court of Justice du Royaume-Uni, a cassé cet arrêt et, constatant que le CCP avait expiré le 13 novembre 2011, n'a pas renvoyé l'affaire devant la cour d'appel puisqu'il n'était plus possible de prononcer de mesures provisoires :

"Attendu que par ordonnance du 9 février 2012 (C-442/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 4 et 5 du règlement n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un produit consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l'égard de ce produit pour s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même produit peut, postérieurement à l'expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s'opposer à la commercialisation par un tiers d'un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration dudit certificat ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l'arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l'HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu'ainsi il n'apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d'un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s'opposer à l'utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l'associent à l'HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que l'appel portant sur des mesures provisoires ayant expiré le 13 novembre 2011 est devenu sans objet ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT que l'appel est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi."

Dans une autre affaire opposant les sociétés Novartis aux sociétés Sanofi et Zentiva, distributeur des médicaments génériques fabriqués par la société Actavis, la Cour de cassation se prononcera le 16 septembre 2014 sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Comme je l’ai indiqué lors de l’intervention orale, la Cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt du 16 septembre 2014, sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l’espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : se prévalant de ce que le brevet européen et le CCP dont la société Novartis AG était titulaire seraient contrefaits par le produit générique Valsartan hydrochlorothiazide Zentiva Lab dans différents dosages, la société Novartis AG et la société Novartis Pharma, elle-même titulaire d'une licence exclusive, ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva et aux fins d'obtenir la communication de différents éléments d'information, sur le fondement de l’article L 615-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services , toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente."

Ainsi qu’il a été indiqué, le CCP obtenu par la société Novartis pour le valsartan expirait le 13 novembre 2011. Les sociétés Novartis ont donc, en raison du court délai qui restait, choisi la voie de la requête, plus rapide, afin qu’aucun retard ne soit pris dans la mise en oeuvre de la mesure d’interdiction. C’est ainsi qu’elles ont présenté leur requête le 27 octobre 2011 et que, par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris a accueilli leurs demandes.

Les sociétés Sanofi et Zentiva ont présenté une requête en rétractation. Par ordonnance du 31octobre 2011, le juge des référés a maintenu l’ordonnance en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’obligation de communiquer des informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet EP 0 443 983 et du CCP n° 97C0050.

Sur appel des sociétés Sanofi et de la société Zentiva, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 11 décembre 2012, a rétracté l’ordonnance et rejeté les demandes des sociétés Novartis.

Plusieurs moyens étaient développés au soutien du pourvoi, parmi lesquels deux sont intéressants dans le cadre de nos travaux.

Le premier reprochait à la cour d’appel d’avoir violé le principe de la contradiction qui doit présider aux débats en soulevant, "d’office" et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la question de savoir si les circonstances de l’espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.

Il faut savoir qu’en droit français, les ordonnances sur requête rendues en matière de brevets obéissent à la procédure de droit commun des ordonnances sur requête prévues par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, en application de l’article 496, alinéa 2, "s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance" et l’article 497 précise que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire". Par conséquent, le juge des requêtes statuant en référé doit, en se plaçant au jour de la présentation de la requête, vérifier que le requérant établisse les circonstances justifiant que les mesures sollicitées soient prises sans que la partie adverse soit appelée (condition pour statuer par voie d’ordonnance sur requête prévue par l’article 493).

La Cour de cassation a donc approuvé la cour d’appel d’avoir effectué cette recherche, laquelle, relevant de la procédure même du référé-rétractation, ne pouvait pas l’avoir été d’office : "Mais attendu que, saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier juge, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations".

Le second moyen, intéressant, était celui qui critiquait les motifs par lesquels la cour d’appel avait considéré que les conditions prévues par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, pour prononcer une mesure d’interdiction provisoire par requête, n’étaient réunies.

La Cour de cassation y a répondu en ces termes :

"Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu'en considérant que l'hypothèse d'un retard de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier le recours à la procédure d'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, est conféré au titulaire d'un brevet européen pour compenser, au moins partiellement, la perte d'exploitation subie pendant la période séparant le dépôt de la demande de brevet de l'autorisation de mise sur le marché, cette perte d'exploitation étant jugée de nature à empêcher l'amortissement des investissements effectués dans la recherche; qu'au cas présent, pour retenir que le défaut d'interdiction provisoire immédiate de la diffusion des médicaments génériques de Sanofi n'aurait pas causé un préjudice irréparable à Novartis, la cour d'appel a retenu que "les investissements effectués pour découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ouvertement méconnu la raison d'être du certificat complémentaire de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; que constitue d'abord un préjudice irréparable celui qui n'est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients; qu'en considérant que ce préjudice pourrait "se résoud(re) en dommages-intérêts", cependant que sa teneur rendait très difficile voire impossible toute évaluation, la cour d'appel a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d'une ampleur ou d'une gravité telle que l'octroi de dommages-intérêts à la victime n'est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute, l'adoption de mesures permettant, en amont, d'empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme la meilleure manière de traiter ce type de cas; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu'en considérant que le dommage décrit pourrait se résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu'il ne serait pas irréparable, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance qu'une perte de part de marché, une guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l'innovation ne sont pas réparables par l'octroi de dommages-intérêts, et sont donc "irréparables", a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept jours après la présentation de la requête, l'arrêt relève qu'il était encore possible le 27 octobre 2011 d'obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d'heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l'urgence ; qu'après avoir également relevé qu'il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, il retient que le préjudice, qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l'expiration du CCP, était susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle soient prises de manière non contradictoire n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;"

La cour d’appel avait démontré qu’il n’existait aucun risque que le préjudice résultant de la commercialisation anticipée des génériques ne puisse être réparé si on respectait une procédure contradictoire. Conformément à la jurisprudence communautaire, qui est très stricte sur la notion de préjudice irréparable et retient qu’un préjudice financier ne peut être considéré comme irréparable que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple, la mise en péril de l’entreprise, ce qui, en l’espèce, n’était manifestement pas le cas, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 

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