Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

Online-Veröffentlichungsdatum: 15.12.2017

F. Priorität

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 15. September 2015 (X ZR 112/13) – Teilreflektierende Folie

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Offenbarung

Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten, transparenten und teilreflektierenden Folie zur Wiedergabe von Bildern im Hintergrund einer Bühne. Das Patent war unter Inanspruchnahme der Priorität eines deutschen Gebrauchsmusters (L2) angemeldet worden.

Der BGH führte aus, dass bei der Anmeldung eines europäischen Patents das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Gebrauchsmusteranmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden kann, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH X ZR 107/12 – Kommunikationskanal).

Bezüglich des Hilfsantrags hatte das Patentgericht das Merkmal 3e, wonach die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweise, als nicht in L2 offenbart angesehen. L2 enthalte keine Angaben oder Figuren, aus denen die in Merkmal 3e konkret beanspruchte Flächenangabe unmittelbar und eindeutig entnommen werden könne.

Nach Ansicht des BGH war dies nicht korrekt. Der BGH entschied, dass die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist. Demnach nahm das Streitpatent die Priorität von L2 wirksam in Anspruch. Insbesondere führte der Umstand, dass L2 keine konkreten Angaben zu den Maßen der Folie enthielt, nicht dazu, dass das Streitpatent die Priorität der L2 nicht in Anspruch nehmen kann. Das Fehlen von Maßangaben legt nahe, dass der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen die Verwendung von Folien unterschiedlicher Größe umfasst und damit auch solcher, die eine kleinere Fläche als 3 m auf 4 m aufweisen. L2 offenbart mittelbar, ohne sich auf bestimmte Maßangaben festzulegen, eine breite Bereichsangabe, die nur durch den Begriff der Bühne begrenzt wird und jedenfalls übliche Bühnengrößen umfasst.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 15. Januar 2016 (13/17432) – Time Sport gegen Decathlon

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Beschränkungsverfahren

Die im Fahrradbereich tätige Firma T ist Inhaberin des europäischen Patents 0 682 885 für eine Vorrichtung zur Befestigung eines Helms am Hinterkopf, für das die Priorität des am 10. Mai 1994 angemeldeten französischen Patents 9 406 014 beansprucht wurde.

Laut der Firma D konnte die Firma T die Priorität des französischen Patents nicht in Anspruch nehmen, weil das europäische Patent im Rahmen eines Beschränkungsverfahrens umformuliert wurde, sodass die beiden Patente nicht dieselbe Erfindung betrafen. Für die Gültigkeit von Anspruch 1 des europäischen Patents sei daher der Anmeldetag, d. h. der 9. Mai 1995, und nicht der Prioritätstag maßgeblich.

Das Gericht verwies auf die Grundzüge des Prioritätsrechts und führte aus, dass eine Patentanmeldung, für die die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, nach Art. 87 EPÜ dieselbe Erfindung, d. h. denselben Gegenstand, wie die ursprüngliche Anmeldung betreffen und inhaltlich mit ihr identisch sein muss. Die Form ist dabei unerheblich, sofern die kennzeichnenden Merkmale klar und präzise erkennbar sind, und zwar nicht unbedingt in den Ansprüchen, sondern im Hinblick auf den Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) und unter der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA festgelegten Bedingung, dass der "Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann".

Die Firma D brachte vor, dass die Erfindungen im Prioritätsdokument und im europäischen Patent aufgrund der Neuformulierung des europäischen Patents nicht identisch seien. Insbesondere sei Anspruch 1 des französischen Patents im europäischen Patent auf zwei Ansprüche aufgeteilt worden, wobei bestimmte kennzeichnende Merkmale entfallen und eine neue Ausführungsform hinzugekommen seien. Im Übrigen sei bezeichnend, dass der Patentinhaber das französische Patent aufrechterhalten und die Jahresgebühren entrichtet habe.

Das Gericht urteilte jedoch, dass die im Prioritätsdokument klar und präzise offenbarten wesentlichen Merkmale mit derselben Anordnung, denselben Funktionen und demselben technischen Ergebnis ohne Hinzufügungen oder Änderungen im europäischen Patent enthalten sind und dieselbe Erfindung betreffen. Aus der Weiterzahlung der Jahresgebühren kann aus der Sicht des Gerichts nicht abgeleitet werden, dass die Patentinhaberin eine mangelnde Übereinstimmung zwischen dem europäischen Patent und dem Prioritätsdokument anerkennt.

Das Gericht entschied, dass das europäische Patent 0 682 885 die Priorität des französischen Patents vom 10. Mai 1994 genießt. Den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit verneinte das Gericht und kam insbesondere in Bezug auf den vorbekannten Helm "Giro" zu dem Ergebnis, dass dieser keine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstellen kann, weil er eine andere Aufgabe löst als das Streitpatent. Der Fachmann konnte nicht allein aufgrund seines Fachwissens und durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte vom Helm "Giro" zur Lösung aus dem Patent von Time Sport gelangen. Im Übrigen wurde das Dokument von den Prüfern des EPA nicht aufgegriffen, obwohl es in der streitigen europäischen Patentanmeldung angeführt ist.

Anmerkung des Herausgebers: In einem anderen Verfahren zum selben Patent hat sich der Kassationsgerichtshof mit Urteil vom 22. November 2016 (15-16647) ebenfalls positiv zur Frage der Priorität geäußert, die Gegenstand der Revision gegen das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 16. Dezember 2014 war (s. die vorliegende Publikation an anderer Stelle). Eine Zusammenfassung in Französisch findet sich in PIBD (2017) 1063-III-1. Der Kassationsgerichtshof urteilte insbesondere mit Verweis auf Art. 87 EPÜ, "dass eine Patentanmeldung nur dann die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen kann, wenn diese sich auf dieselbe Erfindung bezieht, d. h. wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 1. Dezember 2014 – Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors [2014] EWHC 3916 (Pat); Court of Appeal, 8. November 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089

Schlagwort: Priorität – Recht auf Priorität – Rechtsnachfolger – kollidierende PCT-Anmeldung

Für ihren gegen das europäische Patent (UK) 1 523 489 von Idenix und anderen erhobenen Einwand mangelnder Neuheit berief sich Gilead auf ihre eigene anhängige internationale Anmeldung, die von der Firma Pharmasset Barbados eingereicht worden war ("Pharmasset-PCT"-Anmeldung). Auf diese Anmeldung konnte sie sich nur stützen, wenn für diese die Priorität einer früheren US-Anmeldung ("US368") beansprucht werden konnte. Idenix bestritt, dass die Pharmasset Barbados zum Zeitpunkt der Einreichung der "Pharmasset-PCT"-Anmeldung berechtigt gewesen sei, als Rechtsnachfolgerin des Erfinders die Priorität aus US 368 in Anspruch zu nehmen. Dies warf sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf das Recht der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs komplizierte Fragen auf.

Arnold J verwies auf den gesetzlichen Rahmen, Section 5 Patents Act 1977, Art. 87 EPÜ, Art. 8 PCT, Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft, sowie auf die einschlägige Rechtsprechung in Edwards Lifesciences AG v Cook Biotech Inc [2009] EWHC 1304 (Pat), KCI Licensing Inc v Smith & Nephew Plc [2010] EWHC 1487 (Pat) und HTC Corporation v Gemalto SA [2013] EWHC 1876 (Pat) (für eine Zusammenfassung der betreffenden Urteile siehe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2004-2011), ABl. SA 3/2011, S. 187 und 189, bzw. "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, S. 122).

Gilead machte in erster Linie geltend, dass die dem Arbeitgeber des Erfinders – der Pharmasset Georgia – zustehenden Rechte des Erfinders an der Erfindung aufgrund einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zwischen diesen Unternehmen auf die Pharmasset Barbados übertragen worden seien. Zwar konnte Gilead keine Ausfertigung der betreffenden Vereinbarung vorlegen, doch gelangte der Richter aufgrund der Beweislage nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu der Überzeugung, dass die Vereinbarung unterzeichnet worden war. Durch Auslegung des Vertragswortlauts nach dem anwendbaren Recht des Staates Georgia und dem US-Bundespatentrecht gelangte er außerdem zu dem Schluss, dass die Vereinbarung eine Übertragung der in US 368 beschriebenen und beanspruchten Erfindung auf Pharmasset Barbados bewirkt habe. Demnach war Pharmasset Barbados zu dem Zeitpunkt, als sie die "Pharmasset-PCT"-Anmeldung eingereicht hatte, Rechtsnachfolgerin des Erfinders gewesen. Für diese Anmeldung habe daher im Vereinigten Königreich Anspruch auf die Priorität aus US 368 bestanden.

Hilfsweise machte Gilead Folgendes geltend: Sollte die Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung keine Übertragung des Eigentumsrechts an der Erfindung bewirkt haben, so sei damit doch das gesamte wirtschaftliche Eigentum ("beneficial interest") an der Erfindung übertragen worden. Selbst angenommen, es habe sich lediglich um eine Vereinbarung über eine spätere Übertragung der Erfindung gehandelt, sei Pharmasset Barbados zum Zeitpunkt der Einreichung der "Pharmasset-PCT"-Anmeldung wirtschaftlich betrachtet Eigentümerin ("equitable owner") und somit im Hinblick auf den Prioritätsanspruch Rechtsnachfolgerin gewesen, so der Richter.

Das Gericht stellte fest, dass die betreffenden Ansprüche durch die "Pharmasset-PCT"-Anmeldung vorweggenommen seien.

In der Berufung vor dem Court of Appeal nahm Kitchin LJ in einem "obiter dictum" zur Frage des Prioritätsrechts Stellung (wobei die von Idenix eingelegte Berufung aus anderen Gründen zurückgewiesen wurde). Auf das Vorbringen von Idenix, dass zur Klärung der Bedeutung des Begriffs "Rechtsnachfolger" in Art. 4A der Pariser Verbandsübereinkunft ein allen Unterzeichnern der Verbandsübereinkunft gemeinsames Konzept der Inhaberschaft und ihrer Übertragung ermittelt werden müsse, äußerte Kitchin LJ die vorläufige Auffassung, dass KCI und HTC (supra) diesbezüglich korrekt entschieden worden seien. Die Pariser Verbandsübereinkunft erhebe keinen Anspruch darauf, die Voraussetzungen für eine wirksame Übertragung des Rechts an einer Erfindung zu bestimmen; diese Frage bleibe dem einschlägigen nationalen Recht anheimgestellt (vergleiche auch T 205/14). Einleuchtend sei die Auffassung, dass es auf die Übertragung des materiellen Rechts und Eigentums an der Erfindung ankomme. Allerdings könnten auch andere Dokumente und Entscheidungen für diese Frage relevant sein. Zusammenfassend sei es im Rahmen der vorliegenden Berufung nicht nötig diesen Punkt abschließend zu klären.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 23. November 2015 – Unwired Planet International Ltd gegen Huawei Technologies Co Ltd & Ors [2015] EWHC 3366 (Pat)

Siehe Kapitel B.1. Stand der Technik

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 10. August 2016 – Actavis Group PFC EHF & Ors gegen ICOS Corp [2016] EWHC 1955 (Pat)

Siehe Kapitel B.1. Stand der Technik

 

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