Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

Online-Veröffentlichungsdatum: 15.12.2017

E. Patentansprüche

1. Klarheit der Ansprüche

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 27. Oktober 2015 (X ZR11/13) – Fugenband

Schlagwort: Patentansprüche – Klarheitsprüfung nach Patenterteilung

Das Streitpatent (EP 0 792 973) betraf in der in diesem Verfahren verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares Fugenband im Straßenbau.

Die Klägerin machte geltend, dass der in Merkmal 4 des im Patentnichtigkeitsverfahren beschränkten Patentanspruchs verwendete Begriff "gesondert" auf Klarheit zu überprüfen sei. Dies wurde vom BGH verneint.

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren zu untersuchen ist, ob die beabsichtigte Selbstbeschränkung unzulässig ist, etwa weil der so definierte Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht oder den Schutzbereich des Patents erweitert. Ein Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommener Merkmale und Begriffe kann zudem sein, ob der Anspruch durch deren Aufnahme hinreichend deutlich und klar gefasst wird (vgl. BGH X ZR 88/09 – Elektronenstrahltherapiesystem). Dies folgt aus Art. 84 Satz 2 EPÜ; für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV.

Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänderten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA Große Beschwerdekammer G 3/14).

Nach diesen Grundsätzen war im Streitfall eine Prüfung der in Verwendungsansprüche geänderten Patentansprüche nicht statthaft. Das in Streit stehende Wort "gesondert" war nicht durch eine Änderung in den als Verwendungsanspruch umgestalteten Patentanspruch aufgenommen worden. Es war bereits Bestandteil des Sachanspruchs in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung, der mit Ausnahme der Ausgestaltung als Verwendungsanspruch unverändert geblieben war.

Der vom BGH formulierte Leitsatz lautet: Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.

2. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich

AT Österreich

Oberlandesgericht Wien, 15. März 2016 (34 R 146/15p)

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Schutzbereich – Formstein-Einwand

Nach § 163 (1) PatG kann beim Patentamt gegen den Patentinhaber ein Feststellungsantrag eingebracht werden, dass ein Gegenstand oder ein Verfahren nicht unter das Patent fällt. § 163 (1) PatG ist lex specialis zu einer Feststellungsklage vor Gericht. Bei einem anhängigen Verletzungsverfahren vor Gericht ist ein Feststellungsantrag unzulässig.

Unter Hinweis auf das Protokoll über die Auslegung des Art. 69 EPÜ führte das Oberlandesgericht (OLG) Wien aus, dass für die Feststellung des Inhalts des Patentanspruchs maßgeblich sei, wie der durch die Beschreibung und Zeichnungen erläuterte Wortlaut des erteilten Patents auszulegen sei. Ob die Erteilungsakten für einen engeren Umfang sprechen, sei nicht maßgebend (Oberster Gerichtshof, 17 Ob 35/09k; 4 Ob 214/12t).

Im Verfahren über einen Feststellungsantrag verpflichte § 163 (5) PatG das Patentamt, bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Patents auch den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen. Demnach werde der Schutzbereich durch den Stand der Technik im Anmelde- bzw Prioritätszeitpunkt begrenzt, weil ein Patentanspruch nicht umfassen kann, was vor dem Anmeldetag bereits zum Stand der Technik gehörte (Oberster Patent- und Markensenat, Op 3/02; Op 2/13; Oberster Gerichtshof, 4 Ob 9/06m).

Dieser Vorrang des freien Stands der Technik (sogenannter "Formstein-Einwand“; siehe dt. Bundesgerichtshof, X ZR 28/85 – Formstein) bedeute, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs der Einwand zulässig sei, dass die angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik am Anmelde- oder Prioritätstag keine patentfähige Erfindung sei. Im Verletzungsverfahren nach deutschem Recht dürfe bei diesem Einwand die angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Klagepatents allerdings nicht identisch, das heißt wortsinngemäß, verwirklichen. In diesem Fall würde die Verneinung einer Patentverletzung implizit die Patenterteilung in Frage stellen. Dies dürfe das Verletzungsgericht nicht, da es an die Patenterteilung gebunden sei. Zur Abwehr eines wortsinngemäß umgesetzten Klagepatents müsse die mangelnde Rechtsbeständigkeit in einem separaten Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden. Insofern sei der Formstein-Einwand nur bei einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln relevant (dt. Bundesgerichtshof, X ZR 74/14).

Nach dem OLG Wien ist diese Differenzierung im Feststellungsverfahren nach § 163 PatG nicht erforderlich, weil hier auch die Frage der (Teil)Nichtigkeit des Streitgegenstands – und damit zumindest mittelbar auch die Rechtmäßigkeit der Erteilung – aufgeworfen werden kann. Der Stand der Technik ist ohne jede Differenzierung zwischen Wortsinngleichheit und Äquivalenz zu berücksichtigen und die formal aufrechte Patenterteilung für sich allein nicht maßgeblich. Die Erhebung des Formstein-Einwands kann in diesem, in erster Instanz vor dem Patentamt als Erteilungsbehörde geführten Feststellungsverfahren inter partes dazu führen, dass das Patent als de facto nichtig anzusehen sei. Daraus folge, dass die Patenterteilung anders als in Deutschland keine Bindungswirkung entfalte.

Im Ergebnis bestätigte das OLG Wien die Entscheidung des Patentamts, dass das Patent der Antragstellerin nicht unter das Patent der Antragsgegnerin (Streitpatent EP 1 989 066) fiel, da Ersteres zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik naheliegend war.

BE Belgien

Kassationsgerichtshof, 12. März 2015 (C.14.0098.F) – Saint-Gobain gegen Knauf

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Äquivalente

Der Kassationsgerichtshof stellte fest, dass Patente in ihrer Eigenschaft als Ausschlussrechte dem Grundsatz der unternehmerischen Freiheit zuwiderlaufen und deshalb eng auszulegen sind. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs gilt es jedoch allen Elementen Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

Anmerkung des Herausgebers: Der Kassationsgerichtshof bestätigte das Urteil des Appellationshofs Lüttich vom 19. September 2013 (2011/RG/1503) Saint-Gobain gegen Knauf – eine Zusammenfassung dieses Urteils enthält die Zusatzpublikation 2 zum ABl. EPA 2015, "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), S. 155 (Europäisches Patent 0 399 320).

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 14. Oktober 2014 (X ZR 35/11) – Zugriffsrechte

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Ausführungsbeispiele nicht von Auslegung umfasst

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal (EP 1 186 189).

Der BGH stellte fest, dass das Patentgericht zu einer Auslegung des Patentanspruchs kam, die zur Folge hatte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde.

Der BGH entschied, dass eine solche Auslegung nur dann in Betracht kommt, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht.

Im vorliegenden Fall waren diese Voraussetzungen nicht gegeben. Der Patentanspruch ließ vielmehr noch hinreichend deutlich erkennen, dass mit den darin vorgesehenen Merkmalen beide in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele erfasst werden sollen.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 12. Mai 2015 (X ZR 43/13) – Rotorelemente

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche

Die Klägerinnen machten geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig.

Der BGH befand, dass der fragliche Patentanspruch zunächst unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist, bevor das Gericht sich der Frage zuwenden kann, ob der Gegenstand des Streitpatents, der als das Ergebnis der Auslegung zutage tritt, in den ursprünglichen Unterlagen als die angemeldete Erfindung oder als dieser zugehörig offenbart ist. Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss also die Ermittlung des Sinngehalts des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Auslegung des Patentanspruchs stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint. Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen (BGH X ZR 85/96 – Spannschraube). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt (BGH X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt.

Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass Teile der Beschreibung zur Auslegung nicht herangezogen werden dürfen. Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH X ZR 35/11 – Zugriffsrechte). Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist auch ein für sich genommen eindeutiger Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche ergibt, dass zwei im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander auszutauschen sind.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 2. Juni 2015 (X ZR 103/13) – Kreuzgestänge

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Das Klagepatent (EP 1 366 968) betraf einen zusammenklappbaren Wagen für Kinder oder Puppen mit einem Wagengestell.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Beschreibung und Zeichnungen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen, und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstandes des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist (BGH X ZR 117/11 – Polymerschaum I; BGH X ZR 43/13 – Rotorelemente).

Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH X ZR 85/96 – Spannschraube). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung). Demgemäß kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würden, nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH X ZR 35/11 – Zugriffsrechte). Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.

Der BGH stellte auch fest, dass Verletzungsgerichte das Klagepatent selbständig auszulegen haben; dabei sind sie weder rechtlich noch tatsächlich an die Auslegung durch den Bundesgerichtshof in einem das Klagepatent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebunden.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 9. Juni 2015 (X ZR 101/13) – Polymerschaum II

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Das Streitpatent betraf Polymerschaum enthaltende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.

Der BGH bestätigte seine Rechtsprechung, wonach der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen muss, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind. Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen, bevor es sich der Frage zuwandte, ob dieser Gegenstand gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert ist. Ein erteilter Patentanspruch hat Rechtsnormcharakter (BGH X ZB 13/06 – Momentanpol II), und es ist eine Rechtsfrage, was sich aus einem Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit BGH X ZR 156/97 – Räumschild). Die verbindliche Beantwortung von Rechtsfragen ist Aufgabe des angerufenen Gerichts, von der es auch dann nicht entbunden ist, wenn die Rechtsnorm unklar oder deren Auslegung schwierig ist. Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet (im Anschluss an BGH X ZR 95/05 – Straßenbaumaschine).

Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch ist umso weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes Verständnis hindeutet (BGH X ZR 85/96 – Spannschraube).

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 13. Oktober 2015 (X ZR 74/14) – Luftkappensystem

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche

Die Klägerin machte Ansprüche wegen Verletzung des europäischen Patents 0 596 939 geltend, das ein Luftkappensystem für eine Farbspritzpistole betraf.

Das Berufungsgericht war bei der Auslegung des Patentanspruchs (insbesondere des Merkmals "Blockieren der Luftströmung") von einem allgemeinen Wortsinn ausgegangen, für dessen Bestimmung es auf die sprachliche Bedeutung abgestellt hatte. Dies wurde im Ansatz vom Bundesgerichtshof auch nicht beanstandet. Das Berufungsgericht hatte sich davon ausgehend im Wesentlichen aber nur noch mit der Frage befasst, ob sich der Patentschrift Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständnis entnehmen lassen. Diese Vorgehensweise stand laut dem Bundesgerichtshof in Widerspruch zu den folgenden Grundsätzen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. nur BGH X ZR 76/68 – Streckwalze; BGH X ZR 85/96 – Spannschraube). Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. nur BGH X ZR 72/05 – Ziehmaschinenzugeinheit I). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (vgl. nur BGH X ZR 113/11 – Palettenbehälter III).

Sowohl der Begriff "blockieren" als auch die vom Berufungsgericht als Synonyme angeführten Begriffe "absperren", "abriegeln" und "verschließen" mögen im Zusammenhang mit einer Luftströmung häufig nahelegen, dass jegliche Durchtrittmöglichkeit unterbunden sein soll. Das Berufungsgericht zog daraus für die Lehre des Klagepatents implizit die Schlussfolgerung, es genüge nicht, wenn der Luftstrom nur teilweise unterbunden werde. Dabei vernachlässigte es nach Ansicht des Bundesgerichtshofs die Prüfung, ob dieses Auslegungsergebnis mit dem maßgeblichen technischen Sinn des Merkmals im Rahmen der Lösung der gestellten Aufgabe vereinbar ist. Das Berufungsgericht hätte sich mit der Frage befassen müssen, ob das strittige Merkmal ein vollständiges Blockieren erfordert oder ob ein teilweises Blockieren ausreichen kann. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist Letzteres der Fall, da aus der Beschreibung zu entnehmen ist, dass ein teilweises Blockieren des Luftstroms genügt, sofern damit die mit der Erfindung angestrebte Wirkung erreicht wird.

Der vom BGH formulierte Leitsatz lautet: Werden in einer Patentschrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnahmen (hier: Blockieren und Drosseln eines Luftstroms) ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit benannt, so kann aus dem Umstand, dass im Patentanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 10. Mai 2016 (X ZR 114/13) – Wärmetauscher

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Heranziehung eines Unteranspruchs zur Auslegung des Hauptanspruchs

Das Streitpatent (DE 196 54 370) betrifft ein Heizsystem mit Luftkanälen für offene Fahrzeuge (Cabriolets) zur Umströmung des Kopfes mit Warmluft. Patentanspruch 1 sieht dabei eine gesonderte Heizung mit separatem Wärmetauscher vor. Unteranspruch 3 sieht elektrische Heizdrähte wenigstens in einem Teil der Luftkanäle vor.

Nach dem Bundesgerichtshof hat das Berufungsgericht für das Verständnis vom Begriff des "Wärmetauschers" maßgeblich auf das Verhältnis von Anspruch 1 zu Unteranspruch 3 und den Umstand abgestellt, dass in letzterem Unteranspruch als zusätzliches Mittel zur Erwärmung der Luftströmung ein als Heizdraht bezeichnetes Element vorgesehen ist. Das Berufungsgericht hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass ein Aggregat dann nicht als Wärmetauscher eingeordnet werden kann, wenn die Wärmeerzeugung dabei wie bei einem Heizdraht erfolgt. Der BGH folgt diesem Ansatz nicht.

Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen. Denn Unteransprüche gestalten die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter aus und können daher – mittelbar – Erkenntnisse über deren technische Lehre zulassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sie regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern, nicht anders als Ausführungsbeispiele (BGH X ZR 255/01 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung), lediglich – gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen.

Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt im Übrigen von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet. Wird dadurch ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständen tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen. Anders ist es aber dann, wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird.

Im Streitfall handelt es sich um letztere Variante, da zur Unterstützung der Wirkung des Heizsystems ein weiteres autonomes Heizmittel (Heizdrähte) hinzugefügt wird. Daraus können – anders als das Berufungsgericht – keine Rückschlüsse auf die Wirkungsweise des hauptsächlich vorgesehenen Heizmittels, des Wärmetauschers, gezogen werden.

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (15. Senat), 7. Januar 2016 (3/2016) – Gamesa Corporación Tecnológica et al gegen Aloys Wobben

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Patentansprüche – Schutzumfang

Das von Herrn Wobben gehaltene europäische Patent (ES) 0 847 496 betraf ein Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage. Die Firma Gamesa hatte vor dem erstinstanzlichen Gericht Nr. 6 vorgebracht, das Patent sei unter anderem wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit ungültig. Zwischenzeitlich hatte Herr Wobben die Firma Gamesa (vor dem erstinstanzlichen Gericht Nr. 8 in Barcelona) wegen Patentverletzung verklagt, weil diese in Spanien hohe Windturbinen installiert hatte, denen angeblich die Technologie aus dem Patent zugrunde lag. Beide Verfahren wurden vom erstinstanzlichen Gericht Nr. 6 verbunden. Das Gericht stellte die Gültigkeit des Patents und dessen Verletzung durch einzelne Turbinen von Gamesa fest.

Im Berufungsverfahren vor dem Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) war der zentrale Streitpunkt die Frage, ob bei der Prüfung der Patentgültigkeit und bei der Prüfung der Verletzungsfrage dasselbe Kriterium zur Ermittlung des Schutzumfangs angewandt wurde. Gamesa war der Meinung, das erstinstanzliche Gericht habe nicht dasselbe Kriterium angewandt. Die technische Wirkung des einschlägigen Merkmals sei das einzige Element, das dem Patent Neuheit und erfinderische Tätigkeit verleihe, sei im Hinblick auf den Ausschluss der Patentverletzung aber nicht berücksichtigt worden.

Laut dem Berufungsgericht sind die Auslegung der Ansprüche und die Ermittlung ihres Schutzumfangs sowohl für die Prüfung der Gültigkeit als auch für die Feststellung einer möglichen Patentverletzung von wesentlicher Bedeutung. Der Schutzumfang wird durch den Inhalt der Ansprüche definiert, der unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen ist (Art. 26 und 60.1 Spanisches PatG sowie Art. 69 EPÜ). Wie aus der Beschreibung des Patents klar hervorging, besteht das wesentliche und unterscheidende Merkmal des patentierten Verfahrens darin, dass sich die Windturbine bei extremer Windgeschwindigkeit nicht abschaltet, sondern bei reduzierter Leistung und Rotorbetriebsdrehzahl weiterläuft, während sich konventionelle Turbinen plötzlich abschalten, wenn der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit ("maximale Abschaltgeschwindigkeit") erreicht. Das Berufungsgericht befand, dass sich der Schutzumfang des Patents nur auf diejenigen Windturbinen erstreckt, die ohne Unterbrechung weiterlaufen und sich nicht abschalten, wodurch das Problem der Ein/Aus-Hysterese gelöst wird. So kam es zu dem Schluss, dass die von Gamesa installierten hohen Windturbinen nicht unter den Schutzbereich des Patents fallen, weil sie sich bei hoher (maximaler) Windgeschwindigkeit abschalten. Das Berufungsgericht hob somit das erstinstanzliche Urteil auf und entschied, dass keine Patentverletzung vorlag.

Für Parallelverfahren zu diesem europäischen Patent in anderen Staaten, siehe Kapitel H.3. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 26. Mai 2016 (14/05090) – Frau W. und France Brevets gegen Nintendo

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – file history estoppel

Die Anmeldung für das französische Patent 0 608 323 wurde am 22. September 2006 eingereicht, am 6. März 2009 wurde das Patent darauf erteilt. Sein Gegenstand ist eine "dynamische Positionierungsvorrichtung zur Erkennung der Position eines balancierten Zweibeiners". Die Erfindung soll dem Nutzer u. a. ermöglichen, sich darauf zu konzentrieren, wie sich sein Körpergewicht im Stand (auf einer ebenen, beweglichen Fläche) auf seine Fußsohlen verteilt, und ein etwaiges Ungleichgewicht wahrzunehmen.

Frau W. war der Auffassung, dass das Wii Balance Board und die zugehörige Software Wii Fit der Firma Nintendo (N) – beides Elemente der Konsole Wii – die Merkmale ihres französischen Patents 0 608 323 reproduzierten und verklagte N wegen Patentverletzung. N erhob Widerklage auf Nichtigerklärung der streitigen Patentansprüche.

Nach Meinung von Frau W. ist der Fachmann ein Masseur/Physiotherapeut, der (aufgrund seiner Schul- und Hochschulausbildung) außerdem über Grundkenntnisse der Mechanik und der Elektronik verfügt. Das Gericht vertrat ebenso wie N die Auffassung, der Fachmann sei ein Team aus einem Spezialisten für Posturologie und einem auf Messinstrumente und insbesondere Personenwaagen spezialisierten Ingenieur, der auch Kenntnisse auf dem Gebiet der Signalverarbeitung besitzt.

Was die Auslegung des Patents angeht, definieren die Parteien zwei Merkmale des Patents unterschiedlich. Das Gericht stellte fest, dass die Antworten, die der Vertreter von Frau W. im Rahmen der Prüfung des dieselbe Erfindung betreffenden europäischen Patents 2 067 009 abgegeben hatte, als Indizien bei der Anspruchsauslegung vor allem im Hinblick auf die Beschreibung berücksichtigt werden müssen. Sie geben dem Gericht nämlich Aufschluss darüber, welche Bedeutung die Erfinderin selbst bestimmten Begriffen zumisst, und verdeutlichen bzw. beschränken diese in bestimmten Fällen. Die Antworten sind daher zwangsläufig ein guter Indikator dafür, was die Erfinderin schützen wollte und was wirklich ihre Erfindung darstellt; sie sind ein wichtiges Indiz für den Umfang der Erfindung und deren Auslegung.

Das Gericht urteilte in Anwendung des Verbots widersprüchlichen Verhaltens zum Schaden eines Anderen, dass Frau W. vor dem Gericht nicht das genaue Gegenteil ihrer Position vor dem EPA vertreten kann.

Abschließend erklärte das Gericht insbesondere nach der Neuheitsprüfung im Hinblick auf das Gerät Multitest die streitigen Ansprüche für nichtig (Vorwegnahme mit zuverlässigem Datum – Nutzerhandbuch und Diplomarbeit).

GB Vereinigtes Königreich

Court of Appeal, 24 June 2015 – Smith & Nephew Plc gegen ConvaTech Technologies Inc [2015] EWCA Civ 607

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Zahlenbereiche

Laut Kitchin LJ in der Entscheidung über das europäische Patent (UK) 1 343 510 ist der allgemeine Ansatz zur Auslegung eines Patentanspruchs gemäß Kirin Amgen Inc gegen Hoechst Marion Roussel Ltd [2004] UKHL 46 und Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Premium Aircraft Interiors UK Ltd [2009] EWCA Civ 1062 auch auf einen Anspruch anzuwenden, der einen Zahlenbereich enthält. Die entscheidende Frage ist, welche vom Autor beabsichtigte Bedeutung der Fachmann aus den Wörtern oder Zahlen im Anspruch herauslesen würde. Es ist gängige Praxis unter Wissenschaftlern, Zahlenwerte bewusst mit einem bestimmten Grad an Genauigkeit anzugeben, und dieser Genauigkeitsgrad vermittelt dem Leser dann, wie der Autor eine bestimmte Zahl verstanden haben wollte.

Kitchin LJ zufolge ergeben sich einige relevante Aspekte für Ansprüche dieser Art aus der Rechtsprechung der englischen Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA. Erstens ist sowohl für Patentverletzungs- als auch für Gültigkeitsfragen exakt derselbe Schutzumfang des Anspruchs zugrunde zu legen. Zweitens ist es nicht gerechtfertigt, Rundungs- oder andere Näherungswerte zu verwenden, um die Offenbarung des Stands der Technik oder die angebliche Patentverletzung zu ändern. Drittens sind Bedeutung und Umfang eines Zahlenbereichs in einem Patentanspruch im Lichte des allgemeinen Fachwissens und der Patentschrift als Ganzem zu bestimmen. Viertens erkennt der Fachmann möglicherweise im Lichte des allgemeinen Fachwissens und der Lehre der Patentschrift, dass der Patentinhaber die Zahlen im Anspruch bewusst mit einem bestimmten, aber begrenzten Grad an Genauigkeit ausgedrückt hat, damit der Anspruch alle Werte in dem beanspruchten Bereich umfasst, wenn sie mit demselben Grad an Genauigkeit angegeben sind. Ob dem so ist oder nicht, hängt fünftens von den Gesamtumständen ab, auch von der Anzahl der Dezimalstellen oder signifikanten Stellen, mit denen die Zahlen im Anspruch offenbar ausgedrückt wurden.

Anmerkung des Herausgebers: Um die Auslegung von Zahlenbereichen ging es auch in Napp Pharmaceutical Holdings Ltd gegen Dr Reddy's Laboratories UK Ltd & Sandoz Ltd [2016] EWHC 1517 (Pat) und [2016] EWCA Civ 1053.

NL Niederlande

Oberster Gerichtshof, 5. Februar 2016 – Bayer gegen Sandoz

Schlagwort: Patentansprüche – Auslegung der Ansprüche – Schutzbereich – Äquivalente

In diesem Verfahren für vorläufigen Rechtsschutz ging es um zwei europäische Patente, die der Firma Bayer für Drospirenon erteilt wurden (EP 0 918 791 und EP 1 149 840); beide beanspruchten eine Priorität vom 12. August 1996.

Drospirenon ist einer der Wirkstoffe in zwei oralen Kontrazeptiva, die Bayer in den Niederlanden unter den Markennamen Yasmin und Yaz vertreibt. Sandoz vertreibt ein Generikum von Yasmin; das darin enthaltene Drospirenon wird von Industriale Chimica hergestellt, wobei hier anstelle des in EP 0 918 791 beanspruchten Metallsalzes Ruthenium eine als TEMPO bekannte organische Verbindung als Katalysator zur Oxidation verwendet wird. Dieses adaptierte Verfahren zur Herstellung von Drospirenon bildete den strittigen Punkt in diesem Fall.

Bayer zufolge war das Verfahren äquivalent zu einem oder beiden von Bayer patentierten Prozessen, und da das generische Verhütungsmittel von Sandoz als direkt aus der Anwendung dieses Verfahrens gewonnen zu betrachten sei, stelle sein Vertrieb in den Niederlanden eine Patentverletzung dar.

Bayer hatte in der Berufungsbegründung unter anderem angeführt, dass die Vorinstanz nicht den richtigen Test angewandt habe, um festzustellen, dass ein Patent keine Äquivalente abdecke, d. h. dass sein Inhaber gute Gründe gehabt habe, auf ihren Schutz zu verzichten, auch wenn dieser verfügbar gewesen wäre. Das Gericht befand, dass die Position von Bayer keine Rechtsgrundlage hat.

Die Vorinstanz – so das Gericht – habe richtig geprüft, ob der Durchschnittsfachmann aus dem Anspruch 1 von EP 0 918 791 herausgelesen hätte, dass Bayer bewusst Rutheniumsalz als Katalysator zur Oxidation verwendet habe. Berücksichtigt wurden der Inhalt des Patents, der Stand der Technik, der beabsichtigte Zweck des patentierten Verfahrens, die damit verbundenen Vorteile, das Wissen über die Existenz der betreffenden Stoffe, ihre Beschaffenheit und ihr Verhältnis zueinander sowie Ausmaß und Art ihres Zutuns zum gewünschten Ergebnis – alles aus der Perspektive des Durchschnittsfachmanns. Nach Abwägung sämtlicher Aspekte habe sie geschlossen, dass Bayer Rutheniumsalz bewusst gewählt habe und dass deshalb die Verwendung von TEMPO als Katalysator nicht das europäische Patent 0 918 791 verletze. Das Gericht sei nicht befugt, sich in die Bewertung der relevanten Faktoren durch die Vorinstanz einzumischen, die ihre Schlussfolgerung weder unklar noch unangemessen begründet habe.

Bayer habe in der Berufungsbegründung zum einen übersehen, dass aus dem Urteil der Vorinstanz klar hervorgehe, dass nach deren Ansicht der Fachmann TEMPO nicht als Stoff betrachtet hätte, der dasselbe Ergebnis erziele wie Rutheniumsalz, und dies alleine bedeute, dass seine Verwendung nicht als Äquivalent betrachtet werden könne. Ferner habe Bayer übersehen, dass es hier um die Frage gehe, ob aus Sicht des Fachmanns die Ansprüche – im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen – Raum für Äquivalente ließen, wenn man das zweifache Ziel bedenke, sowohl angemessenen Schutz für den Patentinhaber als auch Rechtssicherheit für Dritte zu schaffen. Bei der Entscheidung über diese Frage sei es irrelevant, ob der Patentinhaber bei der Einreichung der Patentanmeldung beabsichtigt habe, auf solchen Schutz für Äquivalente zu verzichten.

3. Product-by-Process-Ansprüche

ES Spanien

Berufungsgericht Barcelona (15. Senat), 2. Februar 2016 (20/2016) – Oatly AB gegen Liquats Vegetals SA et al.

Schlagwort: Patentansprüche – Product-by-Process-Ansprüche – Schutzumfang – Kriterien für Gültigkeits- und Verletzungsfragen

Das europäische Patent 731 646 betraf eine homogene und stabile Getreidesuspension, die den Geschmack und das Aroma von natürlichem Hafer besitzt und durch ein spezifisches Verfahren herstellbar ist. Anspruch 1 war ein Product-by-Process-Anspruch. Das Gericht erster Instanz hatte die Verletzungsklage des Patentinhabers abgewiesen.

Im Berufungsverfahren sollte das Berufungsgericht Barcelona über die Auslegung und den Schutzumfang des Anspruchs 1 befinden. Der Patentinhaber war der Meinung, dass Product-by-Process-Ansprüche echte Erzeugnisansprüche seien, d. h. dass der Schutzumfang nicht auf das beschriebene Verfahren beschränkt sei. Das Berufungsgericht erläuterte, dass das EPA im Gegensatz zu Ländern wie den USA, die restriktive Kriterien anwenden, Product-by-Process-Ansprüche als Erzeugnisansprüche betrachtet. In den Richtlinien F-IV, 4.12 (Stand: 2013) heißt es: "Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. ... [Unabhängig von der genauen Formulierung] bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94)"; in diesem Zusammenhang wurden verschiedene Entscheidungen der Beschwerdekammern zusammen mit Urteilen deutscher Gerichte sowie – für das Vereinigte Königreich – dem Urteil Kirin-Amgen Inc. gegen Hoechst Marion Roussel Ltd. [2004] UKHL 46 angeführt. Das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts entsprechend dem Ansatz des EPA nur dann als gestützt bzw. begründet anzusehen ist, wenn er dem Beitrag zum Stand der Technik entspricht. Dem Berufungsgericht zufolge ist ein Product-by-Process-Anspruch zwar eine Art Erzeugnisanspruch, sein technischer Beitrag ist aber kein Erzeugnis, das unabhängig von dem für seine Herstellung verwendeten Verfahren definiert wird. Das Verfahren ist Bestandteil des Anspruchs, und daher ist es nicht überraschend, dass es berücksichtigt werden muss, um den Schutzumfang im Rahmen eines Verletzungsverfahrens abzugrenzen oder auszulegen (aber nicht zu beschränken), zumindest wenn nicht klar ist, dass das angeblich verletzende Erzeugnis wie im vorliegenden Fall mit dem beanspruchten Erzeugnis identisch ist.

Das Berufungsgericht führte aus, dass die Rechtslehre des EPA in erster Linie auf die Gültigkeit des Patents in der Prüfungsphase ausgerichtet ist; deshalb ist sie nicht unmittelbar auf Verletzungsfälle anwendbar, für die ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig sind. Daraus kann allerdings nicht gefolgert werden, dass diese Rechtslehre bei Verletzungsstreitigkeiten überhaupt nicht anwendbar ist. Das Berufungsgericht führte aus, dass es im Falle von Product-by-Process-Ansprüchen nicht richtig ist, Verletzungsfragen anders zu entscheiden als Gültigkeitsfragen, d. h. die Prüfung der Gültigkeit von der Prüfung einer Verletzung zu trennen, weil beide Fragen eng miteinander verknüpft sind. Bei der Auslegung der Ansprüche sind Beweismittel aus dem Patenterteilungsverfahren und insbesondere die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA einzubeziehen, wenn sie für die Ermittlung der tatsächlichen Bedeutung und des tatsächlichen Schutzumfangs eines Anspruchs relevant sind.

Im vorliegenden Fall konnte der Schutzumfang des betreffenden Anspruchs mittels der Aussagen des Patentinhabers vor der Einspruchsabteilung des EPA geklärt werden. Das Berufungsgericht führte aus, dass dem Patent im Rahmen einer Verletzungsfrage kein größerer Schutzumfang zugeschrieben werden kann, als vom Anmelder selbst zur Stützung der Neuheit beansprucht worden war. Ansonsten würde dem Patentinhaber vom Gericht ein übermäßiges Monopolrecht verliehen, das durch den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik nicht gerechtfertigt wäre. Das Berufungsgericht kam zu dem Schluss, dass das durch das Herstellungsverfahren erhaltene Erzeugnis das Patent nicht verletzt haben konnte, und wies die Berufung des Patentinhabers zurück.

4. Änderungen der Ansprüche

AT Österreich

Oberlandesgericht Wien, 19. August 2014 (34 R 34/14s)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Teilverzicht – Erweiterung des Schutzbereichs

Im einseitigen Verzichtsverfahren nach § 46 (1) Z 3 PatG hatte das Patentamt einen Teilverzicht des Inhabers des europäischen Patents 0 502 314 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Änderung des Anspruchs durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung beantragt worden sei. Diese ständige Praxis des Patentamts folge der Überlegung, dass durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung eine Merkmalskombination entstehe, die weder recherchiert noch geprüft worden sei, und dass dadurch eine angemessene Rechtssicherheit für Dritte nicht mehr gegeben wäre, weil man sich nicht mehr auf den Schutzumfang einmal erteilter Ansprüche verlassen könnte. Durch die Nennung von weiteren, konkreten Wirkstoffen verschiebe sich der zentrale Gegenstand des Anspruchs zudem von der allgemeinen Verbindung hin zur Wirkstoffkombination. Es liege somit eine Verschiebung des Erfindungsgegenstands vor.

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hielt fest, dass bei einem Teilverzicht die materielle Verfügungsbefugnis des Patentinhabers über sein Schutzrecht anzuerkennen sei. Betreffe ein Verzicht nur einzelne Teile des Patents, bleibe das Patent in seinen übrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbstständigen Patents bilden könnten (Oberster Gerichtshof (OGH), 17 Ob 26/08k, Op 1/13).

Nach Art. 69 EPÜ werde der Schutzbereich europäischer Patente durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen seien jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Zu achten sei insbesondere auf die Formulierung der (kennzeichnenden Teile der) Patentansprüche: Diese könnten abschließend oder mehr oder weniger offen textiert sein.

Unter Verweis auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in G 2/88 führte das OLG Wien aus, dass der Schutzbereich des Patents durch den nunmehr beantragten Anspruch kleiner geworden sei. Auch die ursprüngliche Offenbarung sei nicht überschritten worden (OGH, 17 Ob 26/08k; 17 Ob 24/09t; Op 1/13), da die nunmehr im Anspruch angeführten Wirksubstanzen als Kombinationsmittel bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents enthalten gewesen seien. Unter diesen Voraussetzungen – keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs – wäre selbst ein Kategoriewechsel zulässig (OGH, 17 Ob 26/08k).

Durch die Wortwahl "enthaltend“ sei im erteilten Patent eine offene Anspruchsformulierung gewählt worden. Daher bewirke die nunmehr beantragte Beschränkung des erteilten Arzneimittelanspruchs auf Kombinationswirkstoff-Präparate kein unzulässiges Aliud, sondern eine Einschränkung. In der konkret vermittelten Lehre zur Dosierung der Wirkstoffe in dieser kombinierten Formulierung komme der Teilgegenstand der patentgemäßen Erfindung zweifelsfrei zum Ausdruck. Es bestünden keine Bedenken, die Kombinationspräparate zu übernehmen, wenn der Patentgegenstand im erteilten Anspruch offen formuliert sei und der auf die reinen Stoffansprüche rückbezogene Arzneimittelanspruch dann außer Frage stehe, sowie wenn diese Kombinationspräparate und die zu kombinierenden Wirkstoffe in der Beschreibung als zur betreffenden Erfindung gehörend offenbart seien (vgl. BGH Piperazinoalkylpyrazole, X ZB 6/76).

Im Ergebnis änderte das OLG Wien die Patentansprüche in Übereinstimmung mit dem erklärten Teilverzicht.

BE Belgien

Appellationshof Mons, 3. April 2017 (17/1385) – Nouvag gegen Dr Malak

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – kein Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ – Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Der Chirurg Herr M ist Inhaber des europäischen Patents 0 971 754 für eine Fettsaugvorrichtung, die eine Saugkanüle umfasst; der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, eine unrunde Bewegung der Kanüle zu erzeugen, die dem Patent zufolge zur Ablösung des Fetts führen und sein Absaugen erleichtern soll.

Die Gesellschaft N, die eine Fettsaugvorrichtung vertreibt, hat auf Nichtigerklärung des europäischen Patents geklagt. Die Nichtigkeitsklage wurde 2015 in erster Instanz hinsichtlich der behaupteten unzulässigen Erweiterung für unbegründet erklärt.

Zur Verletzung von Art. 123 (2) EPÜ ruft die Berufungsinstanz zunächst die anwendbaren Grundsätze und die EPA-Richtlinien in Erinnerung, aber auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wie sie insbesondere dem "Rechtsprechungsbericht der Beschwerdekammern", 7. Auflage 2013, zu entnehmen ist (unter Hinweis unter anderem auf T 962/98, T 1067/97, T 714/00). Insbesondere weist sie darauf hin, dass Art. 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde liegt, dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen; dass der Inhalt der Anmeldung nicht als Reservoir verstanden werden darf; und dass auch das zu berücksichtigen ist, was implizit offenbart wird. Speziell zu Zwischenverallgemeinerungen stellt das Gericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern fest, dass das EPA Zwischenverallgemeinerungen nicht untersagt, sondern sie unter strengen Voraussetzungen zulässt. Das Gericht verweist schließlich auf weitere belgische und französische Urteile und hält zum Argument der "Zwischenverallgemeinerung" mit seinen eigenen Worten fest, dass es nach Art. 123 (2) EPÜ untersagt ist, einen Anspruch durch die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu ändern, das isoliert aus dem Zusammenhang gerissen wird, d. h. aus der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels der Erfindung, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen kann, dass der Gegenstand des auf diese Weise geänderten Anspruchs eine der Anmeldung eindeutig zu entnehmende technische Aufgabe vollständig löst.

Die Gesellschaft N behauptet, dass bei zwei strittigen Merkmalen eine Zwischenverallgemeinerung vorliege. Das Gericht weist dieses Vorbringen in Anwendung der genannten Grundsätze zurück.

Hinsichtlich eines dritten strittigen Merkmals stellt das Gericht fest, dass unstreitig ist, dass die Patentanmeldung keine Angaben zur Größe des Zwischenraums enthält; wenn es im Patent heißt, dass der Zwischenraum zwischen der Kanüle und dem Gehäuse "groß genug ist, dass die Vibration die Ablösung des Fetts auslösen kann“, wird damit nichts Neues gesagt, sondern lediglich wiederholt, dass der Zwischenraum so bemessen sein muss, dass er die Vibration, die ja das Fett ablösen soll, nicht verhindert. Die Größe muss nicht unbedingt ausdrücklich präzisiert werden; dies kann auch implizit geschehen, sofern sie sich unmittelbar und eindeutig aus dem bekannten Inhalt der Patentanmeldung ableiten lässt und der Fachmann diesem mit Sicherheit entnehmen kann, dass der Zwischenraum groß genug sein muss, um das Ablösen des Fetts zu erlauben.

Anmerkung des Herausgebers: Das Urteil enthält interessante Erwägungen zu res judicata.

BE Belgien

Handelsgericht Mons, 23. Oktober 2014 (14/5716) – Oliver Funderingstechnieken gegen Votquenne Foundations

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung

Die Firma O ist Inhaberin des europäischen Patents 0 747 537 mit der Bezeichnung "Verdrängungsbohrer und Herstellungsverfahren eines Bodenschraubpfahles". Im Stand der Technik sind Schraubpfähle aus Beton bekannt, die mithilfe eines schraubenförmigen Bohrkopfs gebildet werden. Der Beitrag des Patents besteht darin, dass die Schraube, die am Bohrer angebracht ist, eine Verstärkung oder eine Kurvenscheibe aufweist, die den Boden zusammendrückt und mit wesentlich weniger Kräften ein dickes Gewinde formt, als bei der Nutzung der bisher bekannten Vorrichtungen erforderlich sind. Die Firma V ist wegen Patentverletzung angeklagt und erhebt Widerklage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit, mangelnder Klarheit und Einführung eines neuen Gegenstands während des Erteilungsverfahrens.

Zur mangelnden Klarheit stellt das Gericht fest, die Tatsache, dass die Abmessungen und die Form der Kurvenscheibe nicht beschrieben sind, sei nicht hinderlich, denn der Fachmann könne diese so dimensionieren, dass er das gewünschte Ergebnis in Bezug auf die Tragfähigkeit des Pfahls erhält. Da die Anforderungen an die Tragfähigkeit von den Bodenverhältnissen abhängen, sei es nicht notwendig, eine eindeutige Form oder Abmessung der Kurvenscheibe zu definieren. Das Gericht stellt zudem fest, dass die Firma O zu Recht aus den Prüfungsrichtlinien des EPA zitiert (F-IV, 6.5 [Satz 1, unverändert in der Fassung der Richtlinien vom November 2016]).

In Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung wurde lediglich eine Schraube offenbart, die mindestens über einen Teil ihrer Länge mit einer Verstärkung versehen ist; auf die Stellungnahme des Prüfers hin wurde der Anspruch geändert und das Wort Verstärkung durch "Kurvenscheibe, die den Boden beim Ein- bzw. Zurückschrauben des Bohrers zusammendrückt" ersetzt. Dass in Anspruch 4 der ursprünglichen Anmeldung bereits eine Kurvenscheibe erwähnt ist, wird nicht bestritten. Die Firma V ist aber dennoch der Meinung, dass das Zusammendrücken des Bodens durch diese Kurvenscheibe in der ursprünglichen Fassung des Patents nicht beschrieben war; sie bringt daher vor, dass diese Änderung einen neuen Gegenstand in das Patent einführt.

Hinsichtlich des Vorbringens der Einführung eines neuen Gegenstands erinnert das Gericht zunächst an die in Bezug auf Art. 123 (2) EPÜ anwendbaren Grundsätze; dabei verweist es auf die Prüfungsrichtlinien H-IV, 2.2 [H-IV, 2.1 in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 – unverändert, dritter Absatz sowie Satz 1 des vierten Absatzes] und H-IV, 2.3 [H-IV, 2.2 in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 – unverändert, erster Absatz]: Verbot, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen; Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Anmeldung; Möglichkeit, unmittelbar und eindeutig abzuleiten; Einbeziehung von implizit enthaltenen Sachverhalten. Das Gericht ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass das dem Anspruch hinzugefügte Merkmal aufgrund der impliziten Elemente unmittelbar und eindeutig aus der Beschreibung abgeleitet werden kann.

Die Firma V bringt außerdem vor, dass die Firma O eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorgenommen hat, weil sie neue Elemente in das Patent einführt. Das Gericht ruft unter Verweis auf die Prüfungsrichtlinien des EPA [H-V, 3.2.1 – die drei ersten Absätze, wobei der dritte Absatz in der Fassung der Richtlinien vom November 2016 teilweise geändert wurde] den Vorgang der Zwischenverallgemeinerung in Erinnerung, insbesondere das Herausgreifen eines isolierten Merkmals aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination. Nach Auffassung des Gerichts hat die Firma O mit der Aufnahme des Zusammendrückens durch die Kurvenscheiben in den Anspruch 1 nicht verschiedene Ausführungsformen kombiniert, um künstlich zu einer bestimmten Kombination zu gelangen. Die Isolierung des Merkmals "Kurvenscheiben, die den Boden zusammendrücken" ist durch die allgemeine Offenbarung gerechtfertigt, in der die Formung eines dicken Gewindes durch eine Verstärkung der Schraube, die durch eine oder mehrere Kurvenscheiben gebildet wird, beschrieben ist. Die Firma O hat keine Zwischenverallgemeinerung vorgenommen.

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Vorbringen der Firma V zur Anfechtung des europäischen Patents nicht stichhaltig sind. Es stellt im Übrigen fest, dass der Prüfer des EPA auf die Änderung der Patentanmeldung nicht reagiert habe, was ebenfalls ein Indiz für die Rechtsgültigkeit sei, auch wenn dies für das Gericht nicht bindend ist.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 25. November 2014 (X ZR 119/09) – Schleifprodukt

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung

Das Patent betraf das technische Problem, ein Schleifprodukt zur Verfügung zu stellen, das eine deutlich längere Betriebsdauer als bekannte Produkte ermöglicht (EP 779 851).

Der BGH bestätigte seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Zwischenverallgemeinerungen. Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken (BGH X ZB 9/89 – Spleißkammer; und BGH X ZR 12/10). Auch in diesem Zusammenhang muss die beanspruchte Kombination jedoch in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH X ZB 18/00 – Drehmomentübertragungseinrichtung).

Im vorliegenden Fall lagen diese Voraussetzungen nicht vor und es lag eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Der Fachmann konnte der Darstellung eines insoweit nicht näher erläuterten Ausführungsbeispiels entnehmen, dass eine von der Erfindung angestrebte Wirkung (hier: eine offene und flexible Struktur eines gewirkten Tuchs) durch eine bestimmte Verbindung zweier technischer Maßnahmen (hier: die Kombination von Trikot- und Satinmaschen in bestimmter Anordnung) erreicht wird. Damit war aber nicht notwendigerweise offenbart, dass dasselbe auch für jede andere Kombination dieser beiden Maßnahmen gilt.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 17. Februar 2015 (X ZR 161/12) – Wundbehandlungsvorrichtung

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unentrinnbare Falle

Das europäische Patent 1 088 569 betrifft eine tragbare Wundbehandlungseinrichtung.

Nach der Rechtsprechung des BGH müssen deutsche Patente und Gebrauchsmuster, wenn ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht für nichtig erklärt oder gelöscht werden, sofern die Änderung in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem Aliud abgewandelt wird.

Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hatte der Bundesgerichtshof bisher offen gelassen (BGH Xa ZB 14/09 – Winkelmesseinrichtung). In der hier vorliegenden Entscheidung hat der BGH diese Frage – entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts – bejaht.

Der BGH führte aus, dass seine Rechtsprechung nicht in Widerspruch zu den Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens steht. Nach der Rechtsprechung der EPA Beschwerdekammern führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 (2), 100 (c) EPÜ.

Die Große Beschwerdekammer hatte in G 1/93 eingeräumt, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Patentinhaber führt, weil er Gefahr läuft, nach einer Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer "unentrinnbaren Falle" zu sitzen und alles zu verlieren, wenn die Änderung den Schutzbereich des Patents einschränkt. Nach Ansicht des BGH ermöglicht seine Rechtsprechung demgegenüber, auf eine vollständige Nichtigerklärung des Patents zu verzichten, ohne dass Abstriche an der Wahrung der berechtigten Interessen Dritter und der Öffentlichkeit gemacht werden müssen.

Im konkreten Fall handelte es sich bei der Einfügung des in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals um eine bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstands und nicht um ein Aliud. Diese Unterscheidung ist danach zu bestimmen, ob lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der daraus weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Das streitentscheidende Merkmal war hier – entgegen der Auffassung des Patentgerichts – nicht als Aliud einzuordnen.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 28. Mai 2015 (12/11963) – Nexira gegen San-Ei

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Zwischenverallgemeinerung – Zahlenbereiche

Die Firma S ist Inhaberin des europäischen Patents 1 611 159 mit der Bezeichnung "Modifiziertes Gummi arabicum aus Acacia senegal", das auf eine PCT-Anmeldung zurückgeht. Gummi arabicum ist ein essbares Exsudat aus Pflanzensaft, das aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften bei der Herstellung bestimmter Nahrungsmittel und kosmetischer Produkte als Emulgator dient.

Die Firma N hatte die Firma S auf Nichtigkeit des französischen Teils des europäischen Patents verklagt und dies insbesondere mit der Erweiterung des Gegenstands des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus begründet.

Das Gericht stellte fest, dass geänderter Anspruch 1 des europäischen Patents 1 611 159 die Angabe eines Bereichs (zwischen 42,3 und 138 nm) für den Trägheitsradius des Gummi arabicum umfasst, der in dieser Form weder in der internationalen Anmeldung noch in Anspruch 1 oder in der Beschreibung des Patents enthalten war.

Die Firma S behauptete, dass die Werte des Bereichs (42,3 und 138 nm) in der Beschreibung enthalten seien. Diese umfasst Beispiele, bei denen der Wert für den Trägheitsradius innerhalb des Bereichs liegt.

Dagegen erklärte das Gericht, dass die Daten zu den Trägheitsradien bestimmten Ausführungsbeispielen entsprechen. Mit der Aufnahme dieser Ergebnisse in Anspruch 1 des Patents wird ein Bereich für den Trägheitsradius, der in Ausführungsbeispielen der Beschreibung der internationalen Anmeldung für ein Gummi arabicum mit einer bestimmten Form, Größe und somit auch Zusammensetzung ermittelt wurde, auf jedes Gummi arabicum verallgemeinert.

Auch wenn es möglich ist, einen aus einem Beispiel stammenden Bereich von Werten zu verallgemeinern, ist eine solche Zwischenverallgemeinerung nach Art. 123 (2) EPÜ nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei herleiten kann, dass diese Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen. Diese Zwischenverallgemeinerung ist nur dann zulässig, wenn sie das Ergebnis unmissverständlicher Angaben ist, die der Fachmann dem Beispiel und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen würde. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann bei der Lektüre der internationalen Anmeldung nicht zweifelsfrei erkennen, dass diese Merkmale von zwei Ausführungsbeispielen für Gummi arabicum einer bestimmten Größe und Zusammensetzung nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen dieser Ausführungsbeispiele stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen.

Daher ist die Aufnahme dieses Bereichs von Trägheitsradien, der in Anspruch 1 der internationalen Anmeldung nicht enthalten war, in Anspruch 1 des europäischen Patents 1 611 159 eine Erweiterung über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Somit erklärte das Gericht den französischen Teil des Patents für nichtig.

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 26. Juni 2015 (14/23888) – Arkema gegen Generaldirektor INPI

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Antrag auf Beschränkung des französischen Teils eines europäischen Patents – vor dem EPA anhängiger Einspruch

Die Firma H beantragte 2013 – zu einem Zeitpunkt, als gegen dieses Patent ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig war – beim französischen Patentamt (INPI) die Beschränkung des französischen Teils ihres europäischen Patents 1 716 216. Das INPI gab dem Beschränkungsantrag 2014 statt. Gegen diese Entscheidung des Generaldirektors des INPI legte die Firma A Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung. Dies ist Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Firma A bestreitet nicht, dass es dem Inhaber eines europäischen Patents freisteht, lediglich den französischen Teil seines angefochtenen europäischen Patents vor dem INPI zu beschränken, ohne eine zentrale Beschränkung vor dem EPA betreiben zu müssen, doch müssten die auf die Beschränkung anwendbaren Regeln der europäischen Natur des Patents Rechnung tragen. Nach Auffassung der Firma A hätte das INPI den Beschränkungsantrag wegen des anhängigen Einspruchs für unzulässig erklären müssen. Hierfür beruft sie sich insbesondere auf die unmittelbare Anwendbarkeit des EPÜ in Frankreich, auf die Normenhierarchie sowie auf die sich ergebenden praktischen Schwierigkeiten und die mangelnde Rechtssicherheit.

Das Gericht stellte fest, dass es keine Rechtsnorm gibt, welche die Möglichkeit ausschließt, vor dem INPI eine Beschränkung nur des französischen Teil eines europäischen Patents zu beantragen, wenn ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig ist.

Die in den Artikeln L 613-24 und R 631-24 des französischen Patentgesetzes (CPI) geregelte Beschränkung durch das INPI betrifft unterschiedslos nationale (L 613-25) und europäische (L 614-12) Patente, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und zu den in Art. R 613-45 CPI abschließend aufgezählten Unzulässigkeitsgründen gehört nicht ein laufendes Einspruchsverfahren vor dem EPA.

Nichts in all diesen Bestimmungen schränkt das Recht des Inhabers eines europäischen Patents ein, den Schutzbereich des französischen Teils seines Patents, das Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist, vor dem INPI zu beschränken, um auf diese Weise der vor einem französischen Gericht angestrengten Nichtigkeitsklage entgegenzutreten. Art. 105a EPÜ verfolgt eine andere Zielsetzung, nämlich zu vermeiden, dass in all den Staaten, in denen das europäische Patent in Kraft ist, zwei unterschiedliche Entscheidungen des EPA zur Anwendung kommen, und kann eine Versagung dieses Rechts nicht rechtfertigen.

Das INPI hat den Beschränkungsantrag daher zu Recht für zulässig erklärt, und die hiergegen eingelegte Beschwerde ist zurückzuweisen. Da das Gericht erster Instanz Paris mit einer Nichtigkeitsklage gegen das beschränkte Patent befasst worden ist, ist die Firma A außerdem nicht befugt, die Entscheidung des INPI im vorliegenden Verfahren inhaltlich anzufechten.

Anmerkung des Herausgebers: Das Patent wurde inzwischen durch die Entscheidung T 860/12 endgültig widerrufen. Über die Revision von Arkema gegen das Urteil des Berufungsgerichts wurde daher nicht mehr verhandelt (Kassationsgericht – Handelskammer, 24. Mai 2017 (15-24416)).

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 8. April 2016 (14/00580) – Exten.S & Eram gegen Calzados Hergar

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Die Firma E ist Inhaberin des europäischen Patents 1 383 402, das auf eine PCT-Anmeldung mit der Priorität einer französischen Patentanmeldung zurückgeht. Die Erfindung betrifft eine Schuhsohle, die bequem für unterschiedliche Fußbreiten verwendet werden kann. Die Firma E hatte die Firma C, eine Gesellschaft nach spanischem Recht, wegen Patentverletzung in Bezug auf die Patentansprüche 1 bis 4 verklagt. Das Gericht erster Instanz Paris hatte die Ansprüche wegen Erweiterung der Anmeldung über den ursprünglichen Inhalt der zugrunde liegenden PCT-Anmeldung hinaus für nichtig erklärt.

Das Berufungsgericht führte aus, dass in Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung "eine oder mehrere Öffnungen" im Teil des Vorderfußes des Sohlenbodens ausgewiesen seien. In der PCT-Anmeldung, die dem Streitpatent zugrunde liege und deshalb als einzige Referenz heranzuziehen sei, würden in der Beschreibung in Bezug auf den Sohlenboden sowie in Anspruch 2 "Öffnungen" erwähnt. Weder die Beschreibung noch die Ansprüche oder die Zeichnungen der PCT-Anmeldung wiesen auf das Vorliegen nur einer Öffnung in der Schuhsohle hin.

Die Firma E (die Patentinhaberin) hatte vorgebacht, dass die Überstände mit den Öffnungen zusammenwirkten und deshalb implizit nur eine Öffnung im vorderen Teil des Sohlenbodens vorgesehen sei; sie stützte sich dabei auf eine einzige Passage der Beschreibung, wonach "dieser dehnbare Einsatz auf der Oberseite flach und mit einem oder mehreren Überständen auf der Unterseite versehen ist. Diese Überstände sind dazu bestimmt, sich in den Sohlenboden einzufügen." Das Gericht widersprach dem, da in der PCT-Anmeldung nur von mehreren Öffnungen die Rede sei und die Firma C (die Beklagte) zu Recht vorgebracht habe, dass das Vorliegen nur eines Überstands an dem Einsatz nicht zwangsläufig bedeute, dass der Sohlenboden nur eine Öffnung aufweise.

Das Gericht führte weiter aus, dass gemäß Anspruch 1 der PCT-Anmeldung der starre Sohlenboden durch Gießen oder Kleben auf einem Einsatz angebracht werde, während dieses Merkmal im Anspruch 1 des Streitpatents – in der der Schutzumfang eingeschränkt sei – fehle. Dort heiße es umgekehrt, dass "der besagte Einsatz (...) durch Kleben oder Spritzschweißen auf die besagte Sohle aufgebracht wird" und der Einsatz "zwischen den Klebebereichen des Bodens und des Schaftes befestigt wird". Das Berufungsgericht bestätigte deshalb das Urteil des Gerichts erster Instanz.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Gericht erster Instanz Paris, 3. Oktober 2014 (10/10179) – Nestec SA & Nespresso France gegen Ethical Coffee Company et al.

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 7. Oktober 2016 (14/16544) – PMT Italia gegen ABK Machinery

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung

Die Firma P ist Inhaberin des europäischen Patents 1 215 336 mit der Bezeichnung "Entwässerungsleiste für eine Papiermaschine". Sie hatte eine Verletzungsklage gegen die Firma A angestrengt, worauf das Gericht erster Instanz Paris den französischen Teil des Patents wegen Erweiterung des Gegenstands für nichtig erklärte. Die Firma P legte gegen dieses Urteil Berufung ein.

Im Verfahren vor dem EPA hatte die Firma P den Hauptanspruch der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geändert und die Beschreibung um eine Präzisierung bezüglich der senkrechten Ausrichtung der Gelenkachsen ergänzt. In der Berufung verwies die Firma P auf eine zumindest implizite Offenbarung in der Beschreibung und argumentierte unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, dass die Ergänzung lediglich die schriftliche Umschreibung dieser Zeichnungen sei und den Schutzumfang des Patents klarstelle bzw. einschränke, weil es sich um ein beschränkendes Merkmal handle.

Das Gericht verwies auf den Wortlaut des Art. 84 EPÜ, wonach der Gegenstand eines Anspruchs von der Beschreibung gestützt werden müsse. Die Beschreibung könne sich zur Darstellung von Form und Anordnung der Einzelbestandteile auf Zeichnungen beziehen, die die Beschreibung besser veranschaulichen, nicht aber ersetzen könnten. Eine Neuformulierung der technischen Aufgabe verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern die präzisierte Aufgabe und ihre Lösung vom Gesamtinhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

Das Gericht gab der Firma A darin recht, dass der Fachmann der ursprünglichen Anmeldung nicht entnehmen konnte, wie die Gelenkachsen auszurichten seien – nämlich senkrecht zum Bespannungslauf –, um die Erfindung so auszuführen, wie dies aus der vor dem EPA geänderten Anspruchsfassung hervorgehe. Diese Elemente seien in der Beschreibung und in den Zeichnungen nicht implizit offenbart. Die Zeichnungen seien fakultativ und sollten die Beschreibung zum Zwecke der Auslegung ergänzen und nicht umgekehrt; verpflichtend sei nur die Beschreibung – schließlich sei etwas, das zwar beansprucht, aber nicht beschrieben sei, nicht geschützt.

Die Firma A habe auch zu Recht darauf hingewiesen, dass aus der schriftlichen Antwort des Rechtsbeistands der Firma P an den EPA-Prüfer hervorgehe, dass der neue Anspruch einen technischen Beitrag leisten könne und es nicht um eine einfache Neuformulierung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung gehe, die vom Gesamtinhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden könnten.

Das Urteil wurde vom Berufungsgericht bestätigt.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 22. September 2014 – CompactGTL gegen Velocys plc & Ors [2014] EWHC 2951 (Pat)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – Berichtigungen

Im Verletzungsverfahren in Bezug auf die europäischen Patente (UK) 1 206 508 und 1 206 509 beantragte Velocys für beide Patente eine Änderung der Hauptansprüche und der entsprechenden Passagen der Beschreibung mit der Begründung, dass diese einen offensichtlichen Fehler enthielten. Beantragt wurde, die Angabe "residence time" jeweils durch "contact time" zu ersetzen. Es war unstrittig, dass die betreffenden Ansprüche ohne diese Änderung wegen unzureichender Offenbarung nichtig waren.

Der Richter legte die anzuwendenden Grundsätze dar. Die Änderung eines Patents sei unzulässig, wenn sie a) dazu führe, dass die Patentschrift zusätzliche Gegenstände offenbare, oder b) den Schutzbereich des Patents erweitere (s. Section 76 (3) Patents Act 1977, vgl. Art. 123 (2) und (3) EPÜ). Unstreitig würden die vorgeschlagenen Änderungen gegen beide Verbote verstoßen, es sei denn, bei der Angabe "residence time" liege ein offensichtlicher Fehler vor. Dann seien die Änderungen nicht zu beanstanden, weil mit ihnen lediglich der Wortlaut der Ansprüche an die Bedeutung angepasst würde, die ihnen der Fachmann ohnehin entnehmen würde. Das Gericht habe deshalb die für Anträge nach R. 139 EPÜ (früher R. 88 EPÜ 1973) geltenden Grundsätze anzuwenden. Der Richter zitierte die Auslegung der R. 88 Satz 2 EPÜ 1973 durch die Große Beschwerdekammer in G 11/91 (Nrn. 5 - 6 der Gründe). Die Große Beschwerdekammer habe befunden, dass – obwohl Art. 123 EPÜ auch für Berichtigungsanträge nach R. 88 EPÜ 1973 gelte – eine nach dieser Regelung zulässige Änderung den Gegenstand oder den Schutzbereich nicht erweitern könne, denn "die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte."

Velocys musste somit nachweisen, dass die Angabe "residence time" in den Ansprüchen ein so offensichtlicher Fehler war, dass der Fachmann sofort verstehen würde, dass dies nicht beabsichtigt war und der Patentinhaber eindeutig "contact time" gemeint hat. Angesichts der Offenbarungen und der Sachverständigenbeweise befand der Richter, dass dem Fachmann sofort klar wäre, dass die Angaben "residence time less than 5 seconds" und "contact time less than 5 seconds" uneinheitlich und nicht miteinander vereinbar sind. Somit musste ein Fehler vorliegen. Zweitens würde der Fachmann nach kurzer Überlegung zu der Schlussfolgerung gelangen, dass der Patentinhaber beabsichtigt haben musste, durchgängig "contact time less than 5 seconds" zu verwenden und dies auch so zu beanspruchen. Der Fehler in den Ansprüchen war daher offensichtlich – und ebenso die Berichtigung.

GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 24. April 2015 – IPCOM GmbH & Co KG gegen HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat)

Schlagwort: Änderungen der Ansprüche – unzulässige Erweiterung – Zwischenverallgemeinerung

Die Klägerin IPCom hatte die Änderung ihres europäischen Patents (UK) 1 841 268 beantragt, das den "Zugriff einer Mobilstation auf einen wahlfreien Zugriffskanal in Abhängigkeit ihrer Nutzerklasse" betraf.

Die Beklagte HTC machte geltend, dass der Anspruch in der geänderten Fassung eine unzulässige Erweiterung in Form einer Zwischenverallgemeinerung darstelle, wenn er wie von IPCom propagiert ausgelegt würde, d. h. so, dass er mehrere Bitmuster abdecke und auch mehrere Zugriffsklassenbits. Gemeint war mit diesem Vorbringen eine Verallgemeinerung, die breiter ist als die enge zweite Ausführungsform (die nur ein einziges physisches Zugriffsklassenbit und ein einziges Bitmuster offenbarte) und enger als die breite allgemeine Offenbarung in der Patentschrift (die nicht auf Bitmuster beschränkt war und generell jegliche Zugriffsklasseninformationen zuließ). Birss J stimmte HTC darin zu, dass der Schutzumfang des Anspruchs tatsächlich etwas Allgemeineres abdeckte als die zweite Ausführungsform des Patents. So gesehen sei der Anspruch in Bezug auf seinen Umfang eine Zwischenverallgemeinerung.

Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechungslinie von AC Edwards Ltd gegen Acme Signs and Displays Ltd [1992] RPC 131 bis AP Racing gegen Alcon [2014] EWCA Civ 40 (eine Zusammenfassung des letztgenannten Falls findet sich in der Veröffentlichung "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, 113) stellte Birss J allerdings fest, dass im englischen Patentrecht zwischen Umfang und Offenbarung unterschieden werde. Damit eine Zwischenverallgemeinerung einer Erweiterung gleichkomme, müsse sie in Bezug auf die Offenbarung eine Verallgemeinerung sein und nicht in Bezug auf den Umfang. Der Nachweis, dass ein Anspruch in Bezug auf seinen Umfang eine Zwischenverallgemeinerung sei, sei kein Beleg für eine Erweiterung.

Das Argument von HTC scheitere am Unterschied zwischen Umfang und Offenbarung. Anspruchsgegenstand seien die Übermittlung "als Bitmuster" sowie ein "Zugriffsklassenbit". Im Lichte der gesamten Patentschrift werde nichts offenbart, was über die zweite Ausführungsform hinausgehe. Der Fachmann entnehme der Lektüre des Anspruchs keine Informationen, die gegenüber der zweiten Ausführungsform neu seien. Sprachlich könnten mehr Systeme abgedeckt sein als in der zweiten Ausführungsform, aber darum gehe es nicht. Daher, so Birss J, scheitere das Argument der Erweiterung.

Anmerkung des Herausgebers: Die Feststellung von Birss J zur Frage der Erweiterung wurde vom Court of Appeal aufrechterhalten. Siehe IPCOM gegen HTC Corporation [2017] EWCA Civ 9.

 

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