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Richtlinien für die Prüfung

 
 
4.3
Umfang der Prüfung 

Der Umfang der Prüfung wird durch Regel 95 (2) beschränkt. Die Prüfungsabteilung hat nur darüber zu entscheiden, ob die geänderten Patentansprüche des Antrags gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder geänderten Fassung (wie unter D-X, 4.2 dargelegt) eine Beschränkung darstellen und ob siedie geänderten Ansprüche den Erfordernissen der Art. 84 und 123 (2) und (3) genügen.

Mit dem Begriff "Beschränkung" ist gemeint, dass der Schutzbereich der Patentansprüche verkleinert wird. Bloße Klarstellungen oder Änderungen, die dem Schutz eines anderen Gegenstands ("aliud") dienen, können nicht als Beschränkungen gelten.

Insbesondere ist die Beschränkung eines abhängigen Anspruchs ohne die gleichzeitige Beschränkung eines unabhängigen Anspruchs zulässig. Unzulässig sind jedoch nicht beschränkende Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche, die sich nicht aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben (z. B. Klarstellung unklarer Ansprüche und Änderungen, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen). Auch dürfen im Beschränkungsverfahren keine abhängigen Ansprüche hinzugefügt werden, die sich nicht direkt aus der Beschränkung der Ansprüche ergeben.

Bei Änderungen an einem Patentanspruch, die dessen Schutzbereich verkleinern, aber dazu führen, dass er teilweise über den Schutzbereich des zuvor eingereichten Anspruchs hinausgeht, ist Vorsicht geboten. Auch wenn die Änderung eine Beschränkung darstellt, verstößt ein solcher Patentanspruch in der Regel gegen Art. 123 (3) (siehe auch H-V, 7 in Bezug auf Art. 123 (3) im Falle eines Wechsels der Anspruchskategorie).

Nach Maßgabe der Regel 95 (2) hat die Prüfungsabteilung nur die geänderten Patentansprüche zu prüfen. Gemäß Regel 92 (2) d) kann sich der Antrag auf Beschränkung aber auch auf eine geänderte Fassung der Beschreibung und Zeichnungen erstrecken. In diesem Fall sind auch diese Änderungen auf die oben genannten Erfordernisse hin zu prüfen. Daher sollte der Prüfer prüfen, ob die geänderten Ansprüche noch von der Beschreibung gestützt werden. Änderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent zu verbessern, oder kosmetische Änderungen, die nicht durch die beschränkten Ansprüche erforderlich werden, sind unzulässig.

Regel 92 (2) d)

Art. 69 (1)

Zur Auslegung der Art. 84 und 123 (2) siehe F-IV, 4 und H-IV, 4.4. Zur Auslegung der Patentansprüche werden nach Maßgabe des Art. 69 (1) sowie des Protokolls über dessen Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen. Deshalb könnte eine Änderung dieser Teile möglicherweise bewirken, dass Gegenstände eingeführt werden, die gegen Art. 123 (3) verstoßen (siehe H-IV, 3.1 und 3.3).

Nicht zu prüfen ist, ob der Gegenstand der beschränkten Fassung des Patents nach Maßgabe der Art. 52 bis Art. 57 patentierbar ist oder ob der zu vermutende Zweck der Beschränkung (z. B. Abgrenzung von einem bestimmten Stand der Technik), sofern angegeben, mit der beantragten Änderung der Patentansprüche tatsächlich erfüllt wird.

Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten können aber auf Antrag oder von Amts wegen berichtigt werden.

Die Einreichung von Hilfsanträgen zusammen mit dem Hauptantrag ist möglich (siehe H-III, 3).

Verweisungen

Regel 95 (2)

Regel 92 (2) d)

Art. 69 (1)

Art. 69 (1)

Regel 139