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Richtlinien für die Prüfung

 
 
3.8
Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie  

Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen anderen Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhängiger Anspruch im Sinne der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfür ist ein Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter F-IV, 3.2 i) - ein auf ein Teilstück gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstück Bezug nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammenwirkt ..."), kein abhängiger Anspruch. In all diesen Fällen sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme enthält, zwangsläufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er Bezug nimmt. So kann ein Anspruch, der einfach lautet: "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1" wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden. Da der Anspruch durch den Wechsel der Anspruchskategorie zu einem unabhängigen Anspruch geworden ist, sollte der Anmelder aufgefordert werden, die wesentlichen Merkmale der Vorrichtung in den Anspruch aufzunehmen.

Der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Kategorie kann auch bis zu einem gewissen Grad durch Merkmale einer anderen Kategorie definiert sein; es kann also eine Vorrichtung durch die Funktionen gekennzeichnet sein, die sie ausführen kann, sofern die Struktur hinreichend klar gemacht wird; oder ein Verfahren kann durch wesentliche Strukturmerkmale der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gekennzeichnet sein; oder ein Element einer Vorrichtung kann durch die Art seiner Herstellung definiert sein. Jedoch muss bei der Formulierung solcher Ansprüche und bei der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes klar zwischen Erzeugnisansprüchen einerseits (z. B. Produkt, Vorrichtung, System) und Verfahrensansprüchen andererseits (z. B. Verfahren, Tätigkeit, Verwendung) unterschieden werden. So kann beispielsweise ein Anspruch auf eine Vorrichtung normalerweise nicht nur durch die Art und Weise beschränkt werden, wie sie verwendet wird; aus diesem Grund sollte ein Patentanspruch, der lediglich lautet: "Vorrichtung Z, verwendet zur Durchführung des Verfahrens Y" ebenfalls wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden.

Bei einem Anspruch für ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis führt, das Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren nicht auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit hin geprüft zu werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patentfähig ist, sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (siehe auch G-VII, 13) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe F-IV, 4.5 und T 169/88). Dies gilt auch bei einem Anspruch für die Verwendung eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit seinen beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94). Ansonsten gilt, dass die Patentfähigkeit des Anspruchs, auf den Bezug genommen wird, nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der die Bezugnahme enthaltende unabhängige Anspruch patentfähig ist. Zu beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Verwendungsansprüche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe F-VI, 1 und 2), noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein kann (siehe auch G-VII, 13).