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Richtlinien für die Prüfung

 
 
6.2
Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände 

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig. Dies ist ein anderer Fall als Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H-II, 7.2 behandelt werden.

In der Praxis sollte Regel 137 (5) im Rahmen von Art. 123 (2) und 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.

Werden in einen Anspruch jedoch Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen, die einer anderen erfinderischen Idee als dem ursprünglichen Anspruch zuzuordnen sind, so kann ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden. Es kann vorkommen, dass die Beschreibung eine weitere allgemeine erfinderische Idee umfasst, die sich von der des Hauptanspruchs und seiner etwaigen abhängigen Ansprüche unterscheidet, die aber als solche in der Beschreibung nicht eindeutig ausgewiesen oder erklärt ist. Wird in einem solchen Fall der auf der ersten erfinderischen Idee basierende Gegenstand des Hauptanspruchs geändert, könnte jede Änderung, die sich ausschließlich auf die zweite erfinderische Idee bezieht, einen nachträglichen Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigen (siehe T 1394/04).

Daher ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.

Ebenso - aber anders als in dem im vorangegangenen Absatz beschriebenen Fall (in dem das hinzugefügte Merkmal einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet) - wäre ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn ein in der Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefügt würde, es sei denn die Änderung führt nicht zu einer Änderung der allgemeinen erfinderischen Idee. Dieser Fall kann z. B. eintreten, wenn die ursprünglichen Ansprüche einen breiten Anspruch mit einem nicht neuen oder nicht erfinderischen Gegenstand umfassen, daneben aber noch weitere Ansprüche, die eine oder mehrere Erfindungen definieren, und ein technisches Merkmal aus der Beschreibung diesem breiten Anspruch hinzugefügt wird, das eine in den ursprünglichen Ansprüchen nicht erwähnte Wirkung hat, sodass der neue beschränkte Anspruch und die ursprünglich vorhandenen Ansprüche nicht einheitlich sind.

Soll ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann, sofern wenigstens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

Wird in einer Mitteilung der Prüfungsabteilung kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82, sondern ein Einwand gegen die Zulässigkeit einer Änderung nach Regel 137 (5) erhoben, wird dadurch die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung nach Regel 36 (1) b) nicht in Gang gesetzt oder, falls schon vorher im Prüfungsverfahren ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde (siehe A-IV, 1.1.1.3), nicht erneut in Gang gesetzt. Demzufolge kann der Anmelder in einem solchen Fall, wenn die Frist nach Regel 36 (1) a) und - weil vorher im Prüfungsverfahren schon ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde - auch die Frist nach Regel 36 (1) b) bereits abgelaufen ist, keine Teilanmeldung mehr einreichen. Wird ein solcher Einwand nach Regel 137 (5) nicht erhoben, so sollte die Prüfungsabteilung in Betracht ziehen, eine zusätzliche Recherche durchzuführen (siehe C-IV, 7.2).

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H-II, 2.3).