6.2
Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände 

Regel 137 (5) sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist (siehe C‑IV, 7.2).

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B‑III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind die Änderungen nicht zulässig.

In der Regel ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.

Ein Einwand nach Regel 137 (5) wäre ebenso zu erheben, wenn ein in der Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefügt würde. Dieser Fall kann eintreten, wenn der ursprünglich beanspruchte Gegenstand geändert werden muss, weil ein Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit erhoben wurde, der auf eine breite Formulierung des Anspruchs zurückzuführen ist, und wenn der ursprüngliche breite Anspruch durch das Hinzufügen eines technischen Merkmals aus der Beschreibung beschränkt wird, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit den Wirkungen der im ursprünglichen Anspruchssatz bereits enthaltenen Merkmale steht, sodass der neue beschränkte Anspruch und die ursprünglich vorhandenen Ansprüche nicht einheitlich sind.

SollWird ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.

Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 oder Regel 164 (1) oder (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H‑II, 7.2 behandelt werden.

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H‑II, 2.3).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, für die das EPA als ISA oder als SISA tätig war, muss die Prüfungsabteilung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist, die in der Mitteilung nach Regel 161/Regel 162 gesetzt wurde, für nicht recherchierte Erfindungen, die in den der Prüfung zugrunde zu legenden Anmeldungsunterlagen enthalten sind, eine Aufforderung nach Regel 164 (2) erlassen, selbst wenn diese Erfindungen aus der Beschreibung aufgenommen wurden (siehe C‑III, 2.3).

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