4.1
Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") 

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, kann in folgenden Fällen nach Art. 123 (2) gewährbarzulässig sein (siehe G 1/03 und G 2/03 sowie F‑IV, 4.20):

i)
Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer Offenbarung nach Art54 (3);
ii)
Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegnahme vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01);
iii)
Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulässig.

Die Einführung eines nicht offenbarten Disclaimers sollte jedoch nicht dazu führen, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwähnt noch implizit offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10). Allgemein gesagt gilt der in G 2/10 definierte Test nach Art. 123 (2) (siehe H‑V, 4.2) auch für sogenannte "nicht offenbarte Disclaimer" (siehe T 1176/09).

Ist der beanspruchte Gegenstand nach der Einführung eines Disclaimers nicht explizit in der Anmeldung offenbart, so ist eine notwendige Voraussetzung für das Vorliegen einer impliziten Offenbarung d. h. für den Nachweis, dass der Fachmann den verbleibenden Gegenstand auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens ausführen könnte -, dass der verbleibende Gegenstand am wirksamen Anmeldetag bekannt war (siehe T 1441/13 und T 1808/13).

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist nicht gewährbarzulässig, wenn

i) 
er verwendet wird, um nicht funktionsfähige Ausführungsformen auszuklammern oder einer unzureichenden Offenbarung abzuhelfen;
ii) 
er einen technischen Beitrag leistet.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere nicht gewährbarzulässig, wenn:

i) 
die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist; 
ii) 
der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zufällige Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;
(iii) 
der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist, es sei denn, dies ist aufgrund von Art. 84 EPÜ erforderlich und führt nicht zu einer willkürlichen Änderung der Ansprüche; Art. 84 gilt gleichermaßen für den Anspruch als solchen wie auch für den Disclaimer selbst (siehe T 2130/11). Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Art. 84 erfüllen.

Im Interesse der Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

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