T 0208/88 (Wachstumsregulation) 28-02-1990

1. Der geltende Anspruch 1 richtet sich auf die Verwendung von als solche bekannten Verbindungen der Formel (i) zur Regulierung des Pflanzenwachstums. Auf Grund der Antwort der Großen Beschwerdekammer zu der ihr vorgelegten Rechtsfrage ist sein Gegenstand neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ, wenn die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sind:

i) Die technische Wirkung, auf der die beanspruchte Verwendung beruht, muß in der Patentanmeldung, und zwar selbstverständlich bereits in deren Erstunterlagen, beschrieben sein;

ii) die betreffende technische Wirkung darf der Öffentlichkeit nicht bereits vor dem maßgeblichen Prioritätsdatum der Streitanmeldung zugänglich gemacht worden sein.

Diese zweite Voraussetzung ist, wie die Große Beschwerdekammer ausgeführt hat, im Einzelfall eine Tatfrage.

2. Die erste dieser beiden Voraussetzungen ist unzweifelhaft erfüllt; siehe z. B. den ursprünglichen Anspruch 1, beginnend mit den Worten "Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums", später gefolgt durch eine Definition der in dem Mittel enthaltenen Wirkstoffe, die mit der Definition dieser Wirkstoffe im geltenden Anspruch 1 identisch ist. Die technische Wirkung, auf deren Offenbarung es zufolge der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ankommt, ist dem auf das Mittel als solches gerichteten ursprünglichen Anspruch 1 selbstverständlich genauso deutlich zu entnehmen wie dem geltenden Verwendungsanspruch. Im übrigen ist im ersten Satz der ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich von einer "Verwendung" die Rede, und Seite 2, Absatz 1, spricht von "starke(n) wachstumsregulierende(n) Eigenschaften" der betreffenden Verbindungen.

3. Somit bleibt zur Entscheidung über die Neuheitsfrage noch zu untersuchen, ob die Wirkung der in Rede stehenden Stoffe (i) als Wachstumsregulatoren etwa bereits vor dem Prioritätstag der Streitanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich war.

3.1. Eine solche "Zugänglichkeit" der wachstumsregulierenden Wirkung ist nicht etwa schon dann gegeben, wenn bei der aus (1) bekannten Verwendung der Verbindungen (i) zur Pilzbekämpfung tatsächlich - wenn auch unerkannt - eine Wachstumsregulation der behandelten Kulturen eintrat, wie dies hier wohl der Fall gewesen sein dürfte; denn die Entscheidung G 6/88 betont, daß sich die Frage der Inhärenz im Zusammenhang mit Art. 54 EPÜ nicht stellt (Abschnitt 8, insbesondere Unterabschnitte 8.1 und 8.2). Vielmehr wird eine bisher nicht beschriebene, aber bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre tatsächlich eintretende Wirkung, die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, der Öffentlichkeit erst dann zugänglich, wenn sie bei dieser Ausführung so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt. Im vorliegenden Fall wäre die wachstumsregulierende Wirkung der Verbindungen (i) erst dadurch zugänglich im Sinn einer neuheitsschädlichen Lehre zum technischen Handeln geworden, daß an den zwecks Pilzbekämpfung mit (i) behandelten Kulturen augenfällig, d. h. unübersehbar, ein abnormes Wachstumsverhalten sowie unzweideutig ein Kausalzusammenhang zwischen der erfolgten Behandlung der Kulturen und diesem Wachstumsverhalten erkennbar geworden wäre.

3.2. Für die Beurteilung der Frage, ob als unbeabsichtigte Folge einer auf Pilzbekämpfung abzielenden Behandlung der Kulturen mit der Verbindung (i) ein unmittelbar in die Augen springendes abnormes Wachstumsverhalten auftreten mußte, hat die Kammer keinen Anhaltspunkt. Hätte sich aber einem Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung tatsächlich die Beobachtung aufgedrängt, daß eine Kultur ein vom Üblichen abweichendes Wachstumsverhalten zeigt, so hätte er die Ursache dafür - falls er sich überhaupt nach ihr fragte - unter einer Mehrzahl von Umständen suchen können, z. B. einer besonderen Bodenbeschaffenheit, dem Zeitpunkt oder der Art des Anbaus, klimatischen Verhältnissen, der Düngung u. a. m. Die Öffentlichkeit war somit weder durch die Lektüre von (1), noch durch die praktische Ausführung seiner Lehre objektiv in die Lage versetzt, das Wesen der hier beanspruchten Erfindung in Gestalt der wachstumsregulierenden Wirkung der Verbindungen (i) unzweideutig zu erkennen.

3.3. Da anderer Stand der Technik, der die Neuheit des Gegenstandes der Streitanmeldung in Frage stellen könnte, der Kammer nicht vorliegt, muß dieser als neu gelten.

4. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hat die angefochtene Entscheidung auf Seite 5, vierter Absatz, unter Bezugnahme auf die am 29. Februar 1984 eingereichten Vergleichsversuche gegenüber (2) kurz, aber eindeutig festgehalten, daß sie deren Vorliegen "für den Anmeldungsgegenstand, soweit er neu ist", anerkenne.

4.1. Gemeint war mit dieser Aussage offenbar das folgende: Ausgegangen wurde von (2) als nächstem Stand der Technik, was angesichts der ganz anderen Aufgabe von (1) gerechtfertigt war. Aufgabe war die Angabe von verbesserten Wachstumsregulatoren (wie in der Begleiteingabe zu den Vergleichsversuchen ausgeführt). Die tatsächliche Lösung dieser Aufgabe durch den Vorschlag, die Verbindungen (i) zu verwenden, wurde auf Grund der Vergleichsversuche als glaubhaft und durch (2) nicht nahegelegt anerkannt. Insoweit sieht die Kammer keinen Anlaß, von der Beur- teilung durch die Vorinstanz abzuweichen. Zu untersuchen bleibt lediglich, ob man etwa durch Einbeziehung des von der Vorinstanz für neuheitsschädlich gehaltenen Dokuments (1) in die Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis gelangt.

4.2. Nach Auffassung der Kammer ist dies nicht der Fall: Weder ist ersichtlich, wie durch (1) allein, wo als einzige Verwendungsmöglichkeit der Verbindungen (i) diejenige als Fungizide erwähnt ist, deren Wirksamkeit als Wachstumsregulatoren oder gar als gegenüber den Verbindungen nach (2) verbesserte Wachstumsregulatoren zu erwarten gewesen sein sollte; noch ist zu erkennen, wieso es nahegelegen haben sollte, auf der Suche nach gegenüber (2) verbesserten Wachstumsregulatoren gerade nach den aus (1) bekannten Fungiziden zu greifen.

4.3. Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit.

5. Die Ansprüche 2 bis 4 richten sich auf die Verwendung als Wachstumsregulatoren je einer unter die allgemeine Formel (i) von Anspruch 1 fallenden individuellen Verbindung; sie werden daher von der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen.

6. Voraussetzung der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre gemäß Regel 67 EPÜ das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. Ein solcher wurde jedoch weder seitens der Beschwerdeführerin dargetan, noch ist er für die Kammer ersichtlich. Insbesondere hat zwar die bewußte Abkehr der Vorinstanz von der Entscheidung T 231/85 zu einem, wie oben dargelegt, unrichtigen Ergebnis geführt; als wesentlicher Verfahrensmangel ist aber das Abweichen von einer zunächst vereinzelt dastehenden Beschwerdeentscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht anzusehen. Ein Grund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegt somit nicht vor.